Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ? (Э.П. Гаврилов, "Патенты и лицензии", N 3, март 2012 г.)

Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ?

Э.П. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права НИУ-ВШЭ (Москва, sirill@mail.ru) анализирует изменения, которые предполагается внести в главу 72 ГК в соответствии с проектом, опубликованным 14 сентября 2011 г.

Опубликованный в "Российской газете" 14 сентября 2011 г. проект федерального закона о внесении изменений в ГК РФ и в отдельные законодательные акты содержит предложения о внесении в главу 72 ГК "Патентное право" 46 изменений. Некоторые из этих изменений уже анализировались в научных публикациях*(1).

В настоящей статье дается комментарий наиболее важных изменений, которые намечается внести в главу 72 ГК.

Патентоспособные объекты

Как известно, патентное право предусматривает правовую охрану трех объектов: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В настоящее время в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу. Никакой иной объект не считается патентоспособным изобретением.

Ныне предлагается дополнить этот перечень третьей категорией - "изобретением на применение": в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу, "в том числе к применению продукта или способа по новому назначению".

Это предложение направлено на то, чтобы возродить известные законодательству СССР "изобретения на применение", незаслуженно забытые в бурные годы перестройки. Если это предложение будет принято, то нам, очевидно, придется еще раз проштудировать советскую научную литературу об "изобретениях на применение", в том числе - диссертацию профессора Зенкина Н.М. на эту тему*(2).

По ныне действующему законодательству в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия. Признаки промышленного образца должны найти отражение на изображениях изделия и содержаться в перечне существенных признаков промышленного образца.

Во все приведенные выше нормы намечается внести значительные и многочисленные изменения.

Прежде всего, решение внешнего вида изделия, которое может охраняться как промышленный образец, более не будет называться "художественно-конструкторским". Очевидно, это объясняется тем, что придуманное в 60-х годах прошлого столетия в СССР "художественное конструирование" не выдержало испытание временем, оказалось несостоятельным научным направлением.

Предлагается, далее, указать, что к существенным признакам промышленного образца могут быть отнесены только эстетические особенности внешнего вида изделия, в то время как указания на эргономические признаки более не будут упоминаться в ГК. Таким образом, эргономика, изучающая систему "человек-машина", не будет учитываться при решении вопроса о патентоспособности промышленного образца.

Наконец, предлагается указать в ГК, что все существенные признаки промышленного образца обязательно должны найти отражение на изображениях внешнего вида изделия. Это означает, что никаких перечней существенных признаков не будет требоваться. Такое изменение совпадает с тем, что предлагалось, в частности, О.Л. Алексеевой и автором настоящей статьи*(3).

Нельзя не упомянуть еще об одной новелле, которую предлагается внести в понятие промышленного образца. В настоящее время промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Таким образом, ГК требует наличия одновременно двух признаков: "новизны" и "оригинальности". Поскольку требование "новизны" предъявляется к объектам патентного права (к изобретениям, полезным моделям), а требование "оригинальности" - к объектам авторского права (произведениям), причем и в первом, и во втором случае предъявление одного требования считается вполне достаточным для предоставления охраны, то становится очевидным, что промышленные образцы занимают в нашем праве промежуточное место между изобретениями и авторскими произведениями, они все еще не могут "прибиться к тому или иному берегу". Нет сомнения в том, что принятый ныне подход одновременного требования и новизны, и оригинальности, является нелогичным и чрезмерно жестким. Поскольку изменения, которые намечается внести в ГК, предусматривают, что эргономические особенности внешнего вида изделия не должны учитываться при определении патентоспособности промышленного образца, очевидно, что наше законодательство постепенно склоняется к тому, что основным признаком промышленного образца должна считаться оригинальность, поскольку именно этот признак применяется при оценке художественных достоинств изделия. Тем не менее, в будущем ГК от промышленного образца по-прежнему будет требоваться и оригинальность, и новизна.

Определение оригинальности промышленного образца содержится в действующем ГК: пункт 3 ст. 1352 ГК устанавливает, что

"Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия".

Это определение предлагается дополнить следующими словами:

"в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца не известно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя изделия такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия".

Это дополнение понятия "оригинальности" промышленного образца, которое на первый взгляд может показаться незначительным и невинным (в связи с тем, что оно предваряется выражением "в частности"), на самом деле является совершенно неприемлемым.

Оно, это дополнение, искажает или, точнее сказать - извращает, принцип "оригинальности", по сути дела отождествляет его с принципом "новизны", применяемым к изобретениям и полезным моделям.

Между тем "оригинальность" (иначе - творческий характер полученного результата, уникальность, неповторимость в процессе независимого параллельного творчества) не знает таких понятий как "первенство" ("приоритет"), привязка к определенной территории, сравнение с известными (общедоступными) источниками.

Эти основополагающие принципы "оригинальности", давно и широко признанные, а ныне - признаваемые во всем мире, не могут быть изменены и не будут изменены, даже если иное будет включено в определение "оригинальности" промышленного образца в ст. 1352 ГК РФ.

Если такое все-таки произойдет, то это будет второй негодной попыткой неправильного истолкования принципа "оригинальности". Первая такая попытка была предпринята еще в 2002 году при внесении изменений в законодательство о товарных знаках. Ныне эта норма содержится в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК. Эта последняя норма, по-видимому, не находит практического применения. По крайней мере, сведений о ее применении нет.

Еще одно важное изменение предлагается внести в перечни объектов, которые не могут быть признаны изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК) и не могут являться полезными моделями (п. 5 ст. 1351 ГК). Ныне эти перечни сформулированы как точные, исчерпывающие. Их предлагается считать примерными, открытыми. Возникает, однако, неясность: кто и как будет иметь право дополнять эти перечни?

Сфера и сроки действия исключительных патентных прав

1. Самым острым и больным вопросом, касающимся сферы действия исключительного патентного права, является в настоящее время вопрос о том, вправе ли владелец патента осуществлять использование своего запатентованного объекта, если при таком использовании одновременно происходит использование другого объекта, охраняемого исключительным патентным правом, принадлежащим другому лицу? К глубокому сожалению (и негодованию) многих специалистов (в том числе и автора настоящей статьи), арбитражная практика отвечает на этот вопрос положительно: патентообладатель вправе использовать запатентованный объект, невзирая на то, что его действия являются нарушением чужих патентных прав*(4).

Проект изменений, вносимых в ГК, предусматривает новый подход к решению этого общего принципиального вопроса о "столкновениях" патентных прав. Этот новый подход соответствует букве действующего законодательства. Кроме того, он отвечает существу исключительного патентного права, что, по нашему мнению, является самым важным.

ГК РФ предлагается дополнить новой статьей 1358-1 "Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец".

"Зависимым" предлагается считать такой охраняемый патентом объект (то есть изобретение, полезную модель, промышленный образец), который невозможно использовать без использования другого объекта, охраняемого патентом, имеющим более ранний приоритет.

Именно такое определение "зависимости" (сформулированное, однако, в три раза пространнее, а потому - менее четкое) предлагается включить в новую ст. 1358-1 ГК.

Определив таким образом понятие "зависимости", проект предлагает включить в эту статью следующую норму:

"Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми".

Это и есть долгожданная, логичная норма, устанавливающая, что владелец исключительного права не всегда может использовать охраняемый объект по своему усмотрению: владелец исключительного патентного права на "зависимый" охраняемый объект вправе использовать этот объект лишь получив разрешение от обладателя патента на другой - "основной охраняемый объект".

Фактически в данном случае мы сталкиваемся еще с одним случаем, когда наше новое, молодое патентное право восстанавливает те принципы и правила, которые существовали в патентном праве царской России, в советском изобретательском праве, а ныне существуют в патентных законодательствах практически всех зарубежных стран, но были утрачены во время "перестройки". Восстановление этих принципов и правил осуществляется у нас, к сожалению, постепенно и непоследовательно, но, сам процесс, конечно, надо приветствовать: ведь "Самое главное, - как говорил Президент СССР М.С. Горбачев, - начать".

Обычно в патентном законодательстве выделяются "дополнительные" (а не "зависимые"!) изобретения. Это такие изобретения, при использовании которых обязательно происходит использование другого ("основного") изобретения. В некоторых странах на дополнительные изобретения выдаются "зависимые" патенты, которые иногда имеют более короткие сроки действия.

Таким образом, взаимосвязь между "дополнительным" изобретением и "основным" изобретением не юридическая, а фактическая: при использовании одного всегда фактически используется другое. Такое "столкновение" исключительных прав лучше всего не допускать путем введения в законодательство простой и ясной нормы:

"Исключительное патентное право может использоваться только при условии соблюдения других исключительных патентных прав (или - при том условии, когда другие исключительные патентные права не нарушаются)".

Именно такую общую норму следует включить, по моему мнению, в ГК в качестве последнего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК. При этом не следует обращать внимания на то, какое из находящихся в "столкновении" исключительных прав имеет более ранний приоритет.

По сути, аналогичная норма ныне содержится в п. 3 ст. 1260 ГК:

"Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения".

Обе эти нормы (предлагаемая мною и ныне содержащаяся в п. 3 ст. 1260 ГК) представляют собой исключения из общей нормы, содержащейся в первой фразе п. 1 ст. 1229 ГК:

"Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом".

Эту норму следует дополнить словами "если настоящим Кодексом не установлено иное"*(5).

Вернемся к содержащемуся в проекте предложению о введении в ГК понятия "зависимого" охраняемого патентом объекта, который может быть использован только с разрешения обладателя патента на основной объект. Принятие этого предложения, прежде всего, приведет к появлению следующей неясности: будет ли эта "зависимость" отражаться в выдаваемых на патенты документах? Появится и вторая, более существенная, неясность: каковы будут последствия выдачи патента на "зависимый" объект с более ранним приоритетом, чем у патента на основной охраняемый объект? Уверен, что и в этом последнем случае нельзя допускать возможности параллельного использования взаимно совпадающих исключительных прав, принадлежащих разным лицам.

2. Вторая новелла, касающаяся сферы действия исключительных патентных прав, относится к исключительному праву на промышленный образец. Эта новелла несколько сужает данную сферу. Второй абзац п. 3 ст. 1358 ГК предлагается сформулировать следующим образом:

"Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение".

Эта норма представляется слишком сложной. Думается, что вторую ее часть (начиная со слов "или совокупность признаков") следовало бы исключить, исходя из того, что если в противопоставляемом изделии какой-либо признак промышленного образца отсутствует, но сами сравниваемые изделия производят на потребителя сходное впечатление (или, просто - в основном сходны), то этот отсутствующий признак не следует считать существенным: "существенность" того или иного признака проявляется при сравнении промышленного образца и противопоставляемого изделия.

3. В статью 1363 ГК, посвященную срокам действия исключительных патентных прав, предлагается внести несколько юридико-технических изменений и одну существенную поправку.

Эта поправка касается срока действия исключительного права на полезную модель. Сейчас он составляет 10 лет с даты подачи заявки и может быть продлен еще на три года. Предлагается исключить из ГК возможность продления этого срока. Таким образом, максимальный срок действия исключительного права на полезную модель будет составлять 10 лет. Срок действия прав на полезную модель то удлиняется, то сокращается: его "лихорадит".

Что касается срока действия исключительного права на изобретение, то он остается прежним: обычно - 20 лет с даты подачи заявки, а в отношении изобретений на лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты - до 25 лет с даты подачи заявки.

К сожалению, многочисленные юридико-технические поправки, касающиеся совершенствования ст. 1363 ГК, предлагавшиеся в научных публикациях (В.И. Еременко, К.М. Гаврилов), были проигнорированы авторами законопроекта.

Получение патента

В нормы, содержащиеся в § 5 "Получение патента" главы 72 ГК, намечается внести многочисленные и обширные изменения. По сути дела текст этого параграфа (ст. 1374-1397 ГК) подвергается почти сплошной ревизии. В основном - это редакционные, иногда - юридико-технические уточнения. Большинство предлагаемых изменений представляются мне надуманными, искусственными. Не верится, что эти изменения разработаны в стенах института частного права. Рискну предположить, что эти изменения придуманы в каком-то ведомстве, которое считает процедуру получения патентов своей вотчиной и не придерживается общих принципов построения норм ГК. Между тем, поскольку сама процедура получение патента включена в структуру ГК, она должна излагаться по канонам гражданского права. В частности, противоречит гражданско-правовым принципам наделение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности дискреционным правом (то есть правом действовать по собственному усмотрению): свыше десяти раз в ГК указывается, что этот орган "может" принимать определенные решения или совершать определенные действия (ст. 1381, 1382, 1384, 1386, 1389 ГК и др.), в то время как по сути дела речь идет о решениях и действиях, которые этот орган "должен" принимать и осуществлять.

Следующие намечаемые изменения представляются мне наиболее существенными.

1. Статья 1379 ГК ныне предусматривает, что заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель, и - наоборот.

Предлагается дополнительно предусмотреть возможность преобразования заявок на изобретения и полезные модели в заявки на промышленные образцы.

Теоретически такие случаи могут встретиться.

2. Ныне п. 3 ст. 1387 ГК устанавливает сроки, в течение которых заявитель может оспорить решение об отказе в выдаче патента и о запросе копий противопоставленных заявке материалов.

Эти сроки составляют, соответственно, шесть месяцев и два месяца, исчисляемые с момента получения заявителем соответствующих решений.

Эти сроки предлагается увеличить, соответственно, до семи и трех месяцев, но исчислять их с даты направления заявителю решения, принятого по заявке.

3. Содержащиеся в ст. 1248, 1387, 1389 и др. ст. ГК ссылки на Палату по патентным спорам заменяются ссылками на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким образом предполагается, что ППС не будет принимать решений, имеющих юридическое значение.

4. Ныне действующая ст. 1388 ГК устанавливает право заявителя знакомиться со всеми материалами, на которых имеются ссылки в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях и иных документах, получаемых им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, запрашивать и получать копии патентных документов. Это право относится не только к заявкам на изобретения, но и к заявкам на полезные модели и промышленные образцы.

Эту норму предлагается дополнить указанием на то, что заявитель не имеет права знакомиться "с документами заявки, с которыми не вправе знакомиться любое лицо".

Это предложение никак нельзя принимать, поскольку заявке смогут противопоставляться документы иной заявки, с которыми заявитель не вправе знакомиться. При этом гражданские права заявителя будут существенно ущемляться.

Если противопоставляемые материалы засекречены или их использование ограничено, то они никогда не должны противопоставляться заявке!

5. В настоящее время патенты на полезные модели выдаются без проверки новизны. Это обстоятельство вызывает многочисленные практические трудности, что отмечалось в научных публикациях.

Предлагается выдавать патенты на полезные модели лишь после их экспертизы по существу (ст. 1390 ГК). Это - самое серьезное изменение, касающееся процедуры получения патента. Следует полагать, что в случае принятия этого предложения, процедура получения патента на полезную модель существенно удлинится. Между тем, быстрое получение патента на полезную модель (в течение 6-8 месяцев с даты подачи заявки) было основным преимуществом заявок на полезные модели. Очевидно, что число заявок на полезные модели существенно сократится.

Защита патентных прав

В этом разделе мы остановимся на двух изменениях.

1. Статья 1392 ГК устанавливает правила, касающиеся временной правовой охраны изобретений: со дня публикации заявки до дня публикации сведений о выдаче патента. Лицо, которое использует изобретение в этот промежуток времени, не получив согласия заявителя, обязано выплатить патентообладателю, после получения им патента, денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Предлагается заменить выражение "денежная компенсация" выражением "денежное вознаграждение".

Хотя предлагаемое изменение является чисто редакционным и само по себе возражений не вызывает, оно, по сути дела, ничего не дает: остается неясной правовая природа предлагаемого "вознаграждения".

Равным образом неясна и правовая природа ныне предусмотренной "компенсации".

Между тем, по своей правовой природе денежные суммы, подлежащие уплате патентообладателю в рассматриваемом случае, являются ничем иным как возмещением убытков, о которых говорится в ст. 15 ГК.

Об этом и следует прямо указать в п. 3 ст. 1392 ГК:

"Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, без разрешения заявителя, обязано возместить убытки патентообладателя после получения им патента. При этом применяются правила преждепользования (ст. 1361 настоящего Кодекса)".

Если мое предложение будет принято, то последняя фраза, ныне содержащаяся в п. 3 ст. 1392 ГК, теряет смысл и должна быть исключена.

2. Ныне ст. 1398 ГК предусматривает, что патент может быть признан недействительным (аннулирован) "в течение срока его действия".

Из этой формулировки может быть сделан вывод, что если патент уже прекратил свое действие (по истечении предельного срока или досрочно), то уже нельзя ставить вопрос о признании его недействительным (аннулировании).

В постановлении Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 указанная норма ГК была истолкована следующим образом: даже если действие патента прекратилось, все же может быть поставлен вопрос о признании его недействительным.

Это толкование является логичным и соответствующим общему смыслу патентного права. Но все же это - не прямая норма, а толкование норм ГК.

Исправляя этот недостаток, ныне предлагается в п. 2 ст. 1398 ГК прямо указать на то, что патент может быть оспорен "заинтересованным лицом и по истечении срока его действия".

Казалось бы, это предложение должно снять вопросы, касающиеся возможности оспаривания уже не действующего патента. К сожалению, не все эти вопросы оказываются решенными.

Во-первых, неясно, почему действующий патент может быть оспорен "любым лицом", а прекратившийся патент - только "заинтересованным лицом". Такое различие недопустимо.

Во-вторых, неясно, что следует понимать под "истечением срока действия патента"? Имеется ли здесь в виду только предельный срок или и досрочное прекращение патента? Следовало бы прямо пояснить: "по истечении срока действия патента (включая досрочное прекращение действия патента)" и т.д.

В-третьих, следует прямо указать, что при признании недействительным патента в течение срока его действия, исковая давность не применяется, но если оспаривается прекратившийся патент, то применяются правила об исковой давности.

Разумеется, в настоящей статье рассмотрены далеко не все изменения, которые намечается внести в главу 72 "Патентное право". Поэтому я очень рекомендую практическим работникам внимательно ознакомиться с намечаемыми изменениями и высказывать о них свои мнения. Это надо сделать до того, как эти предложения станут законом.

Э.П. Гаврилов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права НИУ ВШЭ

"Патенты и лицензии", N 3, март 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Джермакян В.Ю. Изобретение на применение: вопрос решен / "Патенты и лицензии", 2011, N 11, с. 11; Ушаков В.А. Объем правовой охраны промышленных образцов в России / "Патенты и лицензии", 2011, N 11, с. 14.

*(2) Зенкин Н.М. Изобретение "на применение" в изобретательском и патентном праве. Автореф. диссерт. ... кандидата юрид. наук, М.: 1973.

*(3) См., напр., Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2005; Гаврилов Э.П. Патент на промышленный образец: сфера действия / "Патенты и лицензии", 2009, N 1, с. 17.

*(4) Первоначально такой принципиально неверный подход содержался в одном судебном арбитражном споре. На него впервые обратил внимание Е.А. Дедков ("Патентный поверенный", 2007, N 6). Затем этот подход был воплощен в п. 9 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122). Многие специалисты в своих научных статьях указывали на то, что при "столкновениях" исключительных патентных прав нельзя допускать одновременного использования одинаковых объектов. Эти статьи публиковались, в основном, в журналах "Патентный поверенный", "Патенты и лицензии" и "Хозяйство и право"; авторами их были В.Ю. Джермакян, В.А. Мещеряков, автор настоящей статьи и др. Высказанные в этих публикациях соображения представляют интерес для широкого круга специалистов по интеллектуальным правам и в настоящее время.

*(5) Необходимость введения такой оговорки подтверждают и нормы, содержащиеся в п. 2 ст. 1315, п. 2 ст. 1323, п. 5 ст. 1330 ГК.