Об изобретениях на "применение" (Э.П. Гаврилов, "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права", N 12, декабрь 2012 г.)

Об изобретениях на "применение"

Э.П. Гаврилов - доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права НИУ ВШЭ (Москва, sirill@mail.ru) полагает, что прежде чем вводить понятие изобретения на "применение" следует определить, имеет ли цель любого изобретения правовое значение и должна ли новизна изобретения определяться применительно к отдельной отрасли техники или к технике в целом.

Я с большим интересом слежу за дискуссией, касающейся охраны российским патентным правом изобретений на "применение".

Конечно, следует учитывать и Проект модернизации ГК РФ. Этот Проект предусматривает новую редакцию абз. 1 п. 1 ст. 1350 ГК:

"В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению".

Кроме того, этот Проект предполагает включение одной новой дополнительной нормы в ст. 1358 ГК.

Ныне действующая ст. 1358 ("Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец") предусматривает:

"2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

...".

Проект предусматривает дополнение этого положения следующей новой нормой:

"4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с его назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

...".

Эти две новеллы и будут означать, что в российском патентном законодательстве появятся изобретения на "применение" - изобретения, относящиеся к известному продукту или способу, которые применяются по новому назначению. Очевидно, что такие изобретения, кроме новизны, должны обладать изобретательским уровнем ("Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники" - абз. 2 п. 2 ст. 1350 ГК) и быть промышленно применимыми.

Дискуссия, развернувшаяся вокруг изобретений на "применение", касается двух вопросов: во-первых, целесообразно ли вообще охранять такие изобретения, и, во-вторых, при положительном ответе на первый вопрос, как именно их следует охранять, как следует строить формулу таких изобретений.

Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, надо быть специалистом не только в сфере патентных прав, но и в сфере патентоведения.

Патентоведение как самостоятельная научная дисциплина определяет, какие именно объекты признаются изобретениями и как строятся их формулы.

Как и многие другие лица, я полагаю, что патентовед должен обладать познаниями в области техники. Не обладая такими познаниями, я не буду давать ответы ни на первый, ни на второй поставленные вопросы, ибо, как сказал И.А. Крылов, "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать - пирожник!". Тем не менее, хочу высказать по обоим этим вопросам свои соображения.

Критики моей статьи могут здесь вспомнить один афоризм Козьмы Пруткова:

"Не зная законов языка ирокезского, какое мнение ты можешь высказать по сему предмету, которое не было бы наивно и глупо?".

Отвечаю: Патентоведение (в нем я не специалист) и патентное право (его я профессионально изучаю) тесно между собой связаны. Хотя патентоведение имеет свои собственные цели и задачи (логическое построение формулы, обеспечение поиска аналогов и т.п.), тем не менее, оно подчинено патентному праву, оно обслуживает патентное право. Основная цель и задача патентоведения - определение сферы действия права на изобретение: определение того, на какие случаи распространяется исключительное право на изобретение, когда именно это право считается нарушенным. Вот почему я считаю себя вправе высказываться по данным вопросам.

В проходящей ныне дискуссии об изобретениях на "применение" меня очень смущает почти полное игнорирование истории этого вопроса: каждый высказывает свое собственное мнение, выдавая его за новое, без учета ранее высказывавшихся соображений. А такие соображения высказывались, причем как в России, так и за рубежом.

Остановлюсь лишь на том, что по этому предмету говорилось в России. Ведь без учета этих мнений мы окажемся "иванами, родства не помнящими". В понятие "Россия" теперь мы, конечно, включаем СССР и царскую Россию.

Исторический экскурс, касающийся изобретений на "применение", значительно облегчается после следующей подсказки: ранее, причем - в течение длительного времени - изобретения на "применение" именовались изобретениями, касающимися "переноса", или, даже, просто - "перенос".

Об изобретениях на "перенос" писал еще А.А. Пиленко. Как известно, эта работа была впервые опубликована относительно недавно - всего 110 лет тому назад, в 1902 году - но в ней имеются ссылки на предшествующие судебные решения и литературу Германии, Франции и США.

Ссылаясь на немецкую литературу и судебную практику, А.А. Пиленко приходит к выводу, что перенос в некоторых особых случаях может быть патентоспособным (стр. 278-279). Вместе с тем, его общий вывод состоит в том, что патент на изобретение может содержать указание только на один способ использования изобретения, и, тем не менее, выдача патента закрепляет за изобретателем даже те способы использования изобретения, до которых он не додумался (стр. 436).

Довольно подробно изобретения, касающиеся "переноса", были проанализированы в книге Н.А. Райгородского. Н.А. Райгородский под "переносом" понимал предложение применять в какой-либо области техники (или отрасли промышленности) устройство или процесс, уже до этого предложения находившие свое применение или описанные в литературе как возможные для применения в другой области техники (стр. 66).

"Перенос" в соответствии с практикой Комитета по изобретениям (1928 г.) должен давать новый эффект (стр. 67), существенную новизну мероприятия (стр. 70). Проблема "переноса", отмечал этот автор, представляет собой частный случай более общей проблемы о правовом значении цели изобретения (стр. 69).

Наконец, этот автор отмечал, что согласно зарубежной практике патентоспособный "перенос" появляется, когда запатентованное изобретение применяется в другой отрасли промышленности, для другой цели и когда, вследствие этого, выдача нового патента не затрагивает интересов прежнего патентообладателя (стр. 70).

Очень интересные соображения, касающиеся изобретений на "применение", можно найти в работах В.А. Дозорцева. По мнению В.А. Дозорцева, "цель изобретения, выраженная в его формуле, не имеет правового значения" (стр. 105), но "в формуле изобретения на применение цель имеет правовое значение" (стр. 115).

В советский период изобретение на "применение" исследовал и Н.М. Зенкин.

В этих работах, относящихся к сфере патентного права, была выявлена основная проблема, касающаяся изобретений на "применение". Эту проблему можно сформулировать так:

"Имеет ли правовое значение цель изобретения"?

В патентных документах (описание, формула, резюме) цель изобретения может найти отражение, причем - по-разному.

В некоторых странах (а в России - в отдельные периоды ее истории) цель изобретения отражается (отражалась) в формуле изобретения: "Стул, состоящий из сидения, четырех ножек и спинки, отличающийся тем, что для того, чтобы спина меньше уставала, сидение выполнено вогнутым".

Цель изобретения может быть выражена не в формуле, а в описании изобретения или в реферате.

Наконец, цель может быть выражена в самом названии изобретения: "Стул (то, на чем сидят), "Нож" (то, чем режут) и т.п. Полагаю, что само название "стул" означает "устройство для сидения человека", а не "устройство для сидения слона / или кошки".

Я пришел к выводу о том, что в ныне действующем российском законодательстве общее правило гласит: цель изобретения, даже если она включена в формулу изобретения, не является самостоятельным правовым признаком (элементом). Иными словами, цель не учитывается при решении вопросов о том, использовано ли изобретение или, что одно и то же, нарушены ли исключительные права на изобретение.

Даже если цель изобретения выражена (в описании, названии, формуле) узко, изобретение должно распространяться на любые цели, для достижения которых может быть использовано изобретение. При таком подходе нет места изобретениям на "применение".

Таким образом, изобретение по ГК РФ есть "техническое решение", которое может быть применено для любой цели, по любому назначению.

Ситуация, однако, осложняется, если понятие "техника" начинает делиться на отдельные, самостоятельные, независимые друг от друга сегменты. Обычно эти сегменты именуются "отрасли техники". При этом в каждой отрасли техники появляются свои собственные технические решения (читай - "изобретения"), обладающие новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, причем каждый из этих признаков определяется только в пределах соответствующей отрасли техники.

Вот при таком подходе - и только при таком подходе - и появляются изобретения на "применение". Они появляются в том случае, если изобретатель "заглянет через забор на соседний участок", позаимствует техническое решение, которое уже существует в другой отрасли техники, попытается применить его на своем "участке" и обнаружит, что при таком "новом" применении это изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Таким образом, при решении вопроса о том, должны ли существовать в российском патентном праве изобретения на "применение", следует предварительно ответить на несколько принципиальных, можно даже сказать - философских, вопросов.

Вот эти вопросы:

Первый вопрос: Должна ли новизна изобретения определяться по отношению ко всем существующим отраслям техники или лишь по отношению к той отрасли техники, к которой относится заявленное изобретение?

Отвечая на этот вопрос на основе нашего права, не будем спешить. С одной стороны, изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники, а уровень техники включает любые общедоступные в мире сведения (п. 2 ст. 1350 ГК).

С другой стороны, изобретение признается использованным, если продукт содержит, а в способе использованы признаки, эквивалентные тем, которые приведены в независимом пункте формулы изобретения или ставшие известными в качестве эквивалентных в данной области техники (п. 3 ст. 1358 ГК).

Кроме того, при определении изобретательского уровня используется фигура "специалиста": "Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники" (абз. 2 п. 2 ст. 1350 ГК). В литературе отмечается, что под "специалистом" здесь следует понимать специалиста в определенной области техники, либо лицо, квалификация которого соответствует среднему уровню в данной области техники.

Полагаю, что на первый поставленный вопрос может быть дан только один ответ, касающийся любых изобретений.

Второй вопрос: Имеет ли правовое значение для определения сферы действия исключительного права на запатентованное изобретение цель изобретения?

Понятие "цель изобретения" может быть выражено по-разному, например, как "назначение изобретения" (см., например, п. 10.7.3, 10.8.1.3 Административного регламента по изобретениям), "область применения изобретения" (п. 10.7.4 этого Административного регламента) или как "область техники, к которой относится изобретение" (п. 10.10 этого Административного регламента).

Полагаю, что наше действующее российское законодательство дает отрицательный ответ на этот вопрос: цель изобретения не имеет правового значения для определения сферы действия исключительного патентного права.

Именно поэтому из определения изобретения (а классическое его определение - "техническое решение задачи") было исключено слово "задача". В результате этого получился ребус: становится непонятным, что именно "решает" изобретение. Логика подсказывает, что глагол "решать" требует прямого дополнения: что именно решается? "Решаться" может конкретная задача, проблема, вопрос. Решение без указания "предмета" решения не имеет смысла.

Именно поэтому и в предшествующем советском законодательстве, и в научной литературе постоянно указывалось на то, что изобретение представляет собой решение какой-либо задачи.

Нынешнее определение изобретения, которое является "беспредметным" ("безобъектным"), не поддается логическому толкованию.

Тем не менее, я предполагаю, что такое определение появилось не случайно: "задача" ("проблема"), решаемая изобретением, всегда конкретна. Поэтому указание на такую конкретную задачу всегда ограничивает сферу действия исключительного патентного права, может привести к тому, что цель изобретения может стать юридически значимой. Но иногда оказывается, что техническое решение конкретной задачи может быть использовано и для решения других задач, в более широкой сфере.

В этой связи приходится либо признать, что изобретением является техническое решение, в частности, указанной конкретной задачи, причем решение любых других задач также подпадает под действие исключительного патентного права, возникающего на изобретение, либо признать, что изобретение является решением только указанной задачи, причем решение других сходных, эквивалентных задач также подпадает под действие исключительного патентного права, а вот решение иных задач выходит за пределы указанного исключительного права.

В первом случае цель изобретения не имеет правового значения, а потому изобретениям на "применение" нет места, а вот во втором случае могут появляться изобретения на "применение", во втором случае цель изобретения получает правовое значение, она ограничивает действие исключительных патентных прав.

Участники современной дискуссии о введении изобретений на "применение", той дискуссии, которая проходит, в основном, на страницах журналов "Патенты и лицензии. Исключительные права" и "Патентный поверенный", к сожалению, "из-за деревьев не видят леса": они предлагают ввести изобретения на "применение" без решения общей, единой, принципиальной проблемы о том, имеет ли цель изобретения правовое значение.

Эклектический ответ, который проникнет в российское патентное право в случае принятия Проекта модернизации ГК РФ (а ответ этот состоит в следующем: "Цель изобретения не имеет значения для определения сферы его правовой охраны, кроме случаев изобретений на "применение", где эта цель приобретает правовое значение"), никого не устраивает: сфера действия исключительного патентного права становится неопределенной.

Если будет избран общий подход, состоящий в том, что цель изобретения имеет правовое значение для определения сферы действия исключительного патентного права (а только при таком подходе могут иметь место изобретения на "применение"), то тогда надо решить - причем также принципиально и общим образом - ряд дополнительных вопросов.

К их числу относится вопрос о "двойном патентовании".

"Двойное патентование" - очень широкое понятие. Мы рассмотрим только одно его конкретное проявление: может ли владелец патента на изобретение, относящееся к продукту или способу, через некоторое время после получения патента претендовать на выдачу ему другого патента, касающегося применения этого продукта или способа по новому назначению?

В случае принятия Проекта модернизации ГК на этот вопрос придется ответить утвердительно. Тем самым мы допустим увеличение срока патентной монополии, что, по моему мнению, будет несправедливым. Полагаю, что в этом случае следовало бы установить, что срок действия патента на "применение" не может превышать предельного срока действия "основного" патента.

Вообще говоря, проблемы, касающиеся изобретений на "применение", тесно связаны с вопросами зависимых изобретений и дополнительных патентов, а эти вопросы в последнее время в нашей литературе оказались вне поля зрения.

Наконец, следовало бы рассмотреть вопрос о том, не являются ли изобретения на "применение" непатентоспособными в связи с тем, что они являются решениями, представляющими собой только представление новой информации об уже известных продуктах или способах (подп. 6 п. 5 ст. 1350 ГК)?

В заключение хочу сказать: в замечательном фильме "Иван Васильевич меняет профессию" царь Иван Грозный (артист Ю. Яковлев) произносит знаменитую фразу: "Требую продолжения банкета!".

А автор настоящей статьи (юрист Э. Гаврилов) "требует продолжить дискуссию об изобретениях на "применение!".

Э.П. Гаврилов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права НИУ ВШЭ

"Патенты и лицензии", N 12, декабрь 2012 г.