Арбитражный спор, касающийся нарушения исключительного права на запатентованное изобретение (Э. Гаврилов, "Хозяйство и право", N 12, декабрь 2012 г.)

Арбитражный спор, касающийся нарушения исключительного права на запатентованное изобретение

Российская организация имеет патент на изобретение, относящееся к определенной вакцине. Индийская компания изготовляет свою вакцину в Индии и осуществляет ее продажу. Индийская вакцина импортируется в Россию и продается здесь. Арбитражный суд решил, что индийская компания не осуществляет в России действий по использованию своей вакцины, а также что индийская вакцина не является эквивалентом запатентованной вакцины.

Российское Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания "Комбиотех" (далее - "компания "Комбиотех") является обладателем патента N RU2238105 на изобретение "Вакцина для профилактики вирусного гепатита В". Дата приоритета патента на изобретение 14.03.2003 г.

Вакцина содержит вещество, полученное путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta.

Индийская компания "Serum Institute of India Ltd" (далее - "Индийская компания") производит в Индии вакцину для профилактики вирусного гепатита В. Индийская вакцина содержит вещество, полученное путем культивирования штамма дрожжей Hansenula polymorpha.

Эта вакцина ввозится на территорию России и продается в России.

Посчитав, что использование индийской вакцины в России нарушает исключительное право, охраняемое принадлежащим ей патентом Российской Федерации, компания "Комбиотех" обратилась в арбитражный суд. В качестве ответчика была указана Индийская компания.

Исковые требования были выражены в двух пунктах:

1) Признать незаконным использование Индийской компанией изобретения, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105. Это использование осуществляется в форме ввоза в РФ, предложения к продаже, продажи, хранения в РФ индийской вакцины;

2) обязать Индийскую компанию прекратить нарушение исключительных прав истца на указанный патент, осуществляемое в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в РФ индийской вакцины.

По этому делу было принято пять арбитражных актов:

1) Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2010 г., дело N А40-66073/09-51-579.

2) Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 11.01.2011 г. N 09АП-21085/2010-ГК.

3) Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 г. N КГ-А40/3145-11.

4) Определение ВАС РФ от 03.11.2011 г. по делу N 11025/11.

5) Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 г. N 11025/11.

Вкратце существо этих арбитражных актов состоит в следующем:

Арбитражный суд г. Москвы исковые требования отклонил, в иске отказал.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы, исковые требования удовлетворил.

Федеральный арбитражный суд МО оставил в силе постановление Девятого апелляционного суда.

ВАС РФ передал дело на рассмотрение в Президиум ВАС.

Президиум ВАС отменил постановления Девятого апелляционного суда и Федерального арбитражного суда МО, оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу от 28.06.2010 года.

В общем итоге арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных компанией "Комбиотех" исковых требований по следующим двум основаниям:

1. Индийская компания не осуществляла на территории России действий, нарушающих патент на изобретение истца.

2. Индийская вакцина не подпадает под сферу действия исключительного права, возникшего из патента на изобретение, принадлежащего истцу.

Оба эти основания отклонения иска указаны и в решении Арбитражного суда города Москвы, и в постановлении Президиума ВАС РФ.

Следует указать, что наличие этих двух оснований является избыточным: для отклонения иска вполне достаточно любого одного из них.

Действительно, иск должен быть отклонен, если ответчик, указанный истцом, не совершал действий, нарушающих исключительное право истца, даже если индийская вакцина подпадает под сферу действия патента истца.

По этому (первому) основанию иск отклоняется в связи с тем, что указан ненадлежащий ответчик.

Что касается второго основания отклонения иска, то поскольку используемая в России индийская вакцина не подпадает под действие российского патента истца, то иск также должен быть отклонен, даже если бы ответчик осуществлял действия по использованию этой вакцины на территории России.

Но арбитражные суды сослались на оба эти основания. К их анализу мы и переходим.

Как известно, любое исключительное право имеет строго территориальный характер: российский патент на изобретение действует только на территории России, немецкий патент - на территории ФРГ, американский - на территории США.

Сфера действия патента на изобретение истца на территории России определена в ст. 1358 ГК РФ:

"1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения ...любым не противоречащим закону способом.

2. Использованием изобретения ...считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение".

Ответчик не отрицал, что его, индийская, вакцина, действительно, предлагалась к продаже, продавалась и хранилась на территории Российской Федерации. Но эти действия осуществлялись не им, не ответчиком. Ответчик лишь продал партию этой вакцины покупателю - ООО "Эпидбиомед-Импекс", по договору, заключенному им 15.03.2007 г. в городе Пуна (Индия). Данный договор предусматривал поставку индийской вакцины в Россию.

Сам факт заключения этого договора и указание в нем России как страны, для которой предназначалась индийская вакцина, по мнению суда, не могут считаться действиями по предложению вакцины для продажи в России, подпадающими под норму о сфере действия исключительного права на российский патент, поскольку эти действия осуществлялись за пределами территории России.

В арбитражных актах, принятых по делу, содержится также оценка и некоторых действий ответчика, которые совершались им на территории России.

Как можно понять из решения Арбитражного суда города Москвы и из постановления Президиума ВАС, ответчик осуществил регистрацию индийской вакцины в Росздравнадзоре. Это было сделано для обеспечения в дальнейшем возможности продажи данной вакцины в России.

Президиум ВАС в этой связи указал, что регистрация вакцины в Росздравнадзоре "не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу статьи 1350 Гражданского кодекса и не является нарушением исключительных прав".

Полагаю, что ссылка на ст. 1350 ГК ошибочна: на самом деле имеется в виду ст. 1358, в которой указывается на то, что использованием изобретения является, в частности, "предложение о продаже".

Президиум ВАС РФ указал: вывод о том, что эти действия ответчика не нарушают исключительных патентных прав истца "соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 16.06.2009 г. N 2578/09".

По сути дела, Президиум ВАС РФ указал: регистрация лекарственного вещества (или, вообще, - любого продукта) в государственном органе РФ, необходимая для последующего использования этого лекарственного вещества в гражданском обороте в России, не является "предложением о продаже" этого лекарственного вещества и не нарушает исключительное право на это лекарственное вещество, если оно охраняется патентом на изобретение.

Далее следует рассмотреть вопрос о том, кто именно осуществлял ввоз (импорт) индийской вакцины на территорию России, поскольку это действие само по себе считается по ст. 1358 ГК использованием изобретения.

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: фактические действия по ввозу индийской вакцины на таможенную территорию России, растамаживание товара и ввоз его с таможенной территории, конечно, осуществлялись не Индийской компанией (продавцом товара), а покупателем (импортером).

В соответствии с упомянутым выше договором от 15.03.2007 г., заключенным в Индии на поставку индийской вакцины в Россию, поставщик (Индийская компания) передавала вакцину покупателю (ООО "Эпидбиомед-Импекс"). "При этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику" - об этом прямо указано в постановлении Президиума ВАС.

Именно поэтому в "Обзоре правовых позиций Президиума ВАС РФ по вопросам частного права" по делу N 11025/11 указывается:

"Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

При этом в случае, когда условиями поставки в обязанности поставщика входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории иностранного государства и при этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику, действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию России, совершаются покупателем, а не поставщиком".

Хотя, как пояснено в Вестнике ВАС РФ, "Обзор не является официальной позицией ВАС РФ", из содержания процитированного выше материала становится совершенно ясно, что Президиум ВАС РФ не считает, что Индийская компания осуществляла действия по ввозу индийской вакцины на территорию России и потому она не может считаться нарушителем патентных прав на вакцину истца.

Из этой позиции Президиума ВАС РФ со всей очевидностью следует и то, что российское патентное законодательство не знает понятия "косвенное нарушение патента" и не применяет это понятие, эту доктрину.

Между тем, "косвенное нарушение патента" (англ. - "indirect infringement of patent") является широко применяемым во многих зарубежных странах понятием, расширяющим сферу действия исключительного патентного права. Косвенным нарушителем патентных прав считается, в частности, лицо, продавшее другому лицу продукт, который затем будет использоваться в нарушение патентных прав.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что Индийская компания не ввозила вакцину на территорию России, поскольку действия, связанные с ее ввозом на территорию России осуществляла не она, а другое лицо - покупатель.

Хотя этот вывод выглядит бесспорным, "червь сомнения" все же остается: не выяснен вопрос о том, кто являлся собственником индийской вакцины в тот период времени, когда покупатель осуществлял действия по ее ввозу на территорию России?

Если собственником вакцины, ввозимой на территорию России, была Индийская компания, то именно она по смыслу п. 2 ст. 1358 ГК РФ осуществляла одно из действий, являющихся использованием исключительного права на изобретение, именно она должна выступать в качестве ответчика (или - одно из ответчиков) по иску о нарушении исключительного патентного права на территории России.

Этот вывод основывается на том, что исключительное право на использование изобретения, воплощенного в материальном носителе (вещи), сходно с вещным правом, а потому использование этого материального носителя должно считаться действием, осуществляемым владельцем вещного права, в данном случае - собственником вещи.

Ответственность собственника вещи за нарушение исключительных прав на изобретение, воплощенное в вакцине, ввезенной на территорию России, базируется на нормах ст. 209 ГК РФ, наделяющей собственника правом совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия. Ввоз индийской вакцины, принадлежащей Индийской компании, на территорию России в этой связи следует считать действиями самого собственника. Это обстоятельство подтверждается также статьей 460 ГК РФ:

"Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц".

В комментариях к этой статье обычно указывается, что здесь под правами третьих лиц имеются в виду вещные или обязательственные права.

Такое толкование данной нормы представляется неполным: в понятие "права третьих лиц" следует включить и интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выраженные в вещи (ст. 1227 ГК РФ).

Нормы, сводящиеся к тому, что передаваемая по договору вещь не должна нарушать прав третьих лиц (вещных, обязательственных или интеллектуальных прав, в том числе - исключительных прав), аналогичные той норме, которая имеется в ст. 460 ГК РФ, содержатся также в ст. 612 (аренда), 693 (ссуда), 721 (подряд), 768 (НИОКР).

К сожалению, все эти нормы включены в часть вторую ГК РФ, относящуюся к обязательственным правоотношениям, в то время как в разделах II и VII ГК РФ, относящихся, соответственно, к вещным правам и к исключительным правам, подобные нормы отсутствуют.

В этой связи представляется целесообразным дополнение главы 13 ГК РФ, содержащей общие положения о праве собственности и других вещных правах, новой статьей следующего содержания:

"Статья 210-1 Риск причинения вреда использованием имущества

Риск причинения вреда использованием имущества несет собственник имущества, если иное не предусмотрено законом".

Впрочем, если специалисты по общей части Гражданского кодекса посчитают предлагаемое нововведение ненужным, эту норму можно включить в качестве последнего пункта в ст. 1227 ГК РФ в следующей редакции:

"Если иное не предусмотрено законом, риск нарушения интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, выраженные в вещи, несет собственник вещи".

Теперь вернемся к нашим баранам и попытаемся определить, кто же являлся собственником вакцины, ввезенной на территорию России в рассматриваемом нами случае.

Приходится констатировать, что ответа на этот вопрос в принятых арбитражных актах нет, хотя при рассмотрении данного спора этот вопрос поднимался:

В кассационной жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Московского округа, Индийская компания указывала, что суд апелляционной инстанции "не применил подлежащие применению ст. 1211 ГК РФ, ст.ст. 11, 164 Таможенного кодекса РФ, Правила международной торговли "Инкотермс 2000", из которых следует, что "Серум Инститьют оф Индиа Лтд." не осуществляла и не осуществляет ввоз в Российскую Федерацию... вакцины".

В статье 164 Таможенного кодекса РФ указывается, что действия по ввозу товара на территорию России осуществляются таможенным перевозчиком. При этом таможенное законодательство не требует, чтобы таможенные перевозчик был собственником товара, пересекающего границу РФ. Им может быть либо сам импортер, либо лицо, осуществляющее перевозку товара, принадлежащего импортеру. Что касается импортера, то он может быть как собственником товара, пересекающего границу и проходящего растамаживание, так и иным лицом, к которому переход права собственности на товары предусматривается договором (контрактом).

Таким образом, для таможенного законодательства вопрос о том, кто является собственником товара, ввезенного в Россию, не имеет правового значения.

Этот вопрос не затрагивается и в Правилах международной торговли "Инкотермс-2000".

Сами эти правила применяются к договору, заключенному 15.03.2007 г. Индийской компанией с ООО "Эпидбиомед-Импекс" о поставке индийской вакцины в Россию, поскольку в этом договоре было указано, что поставка осуществляется на условиях "CIP Moscow".

Этот торговый термин означает, что провозная плата и страховые платежи за поставляемый товар уплачены поставщиком (Индийской компанией) до момента поступления товара в г. Москва (carriage and insurance paid to Moscow).

Данный торговый термин употреблен и пояснен в "Правилах международной торговли "Инкотермс-2000".

Эти Правила признаны в России торговым обычаем постановлением Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 28.06.2001 г. N 117-13 (п. 4).

Имела ли Торгово-промышленная палата РФ право признавать какие-либо правила торговыми обычаями, действующими в России?

В доктрине на этот вопрос дается положительный ответ; ссылаются при этом на то, что такое право дано Торгово-промышленной палате РФ законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации".

В пункте 3 статьи 15 этого закона, действительно, указывается на то, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации:

"свидетельствует обстоятельства форс-мажора, ... а также торговые и портовые обычаи, принятые в Российской Федерации".

Глагол "свидетельствовать" в отношении "обстоятельств форс-мажора" следует считать ясным и вполне подходящим к данному случаю: "свидетельствовать" означает, что ТПП РФ подтверждает, удостоверяет, что случай форс-мажора имел место [быть].

Что касается словосочетания "свидетельствовать... торговый... обычай, принятый в Российской Федерации", то понять его чрезвычайно трудно. Можно лишь предположить, что ТПП РФ имеет право констатировать, что определенный торговый обычай, не противоречащий действующему российскому законодательству, получил широкое распространение в Российской Федерации. Очевидно, именно такой подход к этим Правилам отражен в постановлении Правления ТПП РФ от 28.06.2001 г. N 117-13.

После этого в силу вступают нормы ст. 5 ГК РФ, устанавливающие применимость обычаев делового оборота, а также п. 6 ст. 1211 ГК РФ:

"Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые термины, [то] при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами".

В соответствии с этой последней нормой ГК РФ употребление в рассматриваемом нами договоре термина "CIP Moscow" означает, что поставщик (Индийская компания) передает продаваемую вакцину указанному в договоре перевозчику, после чего риск утраты или повреждения товара переходит на покупателя.

Однако, переход на покупателя риска утраты или повреждения товара не означает, что одновременно от поставщика к покупателю переходит право собственности на поставляемый товар.

Момент перехода права собственности на покупателя может быть определен договором. Но поскольку стороны в договоре этого момента не определили, то этот момент определяется тем правом, которое применимо к данному договору.

Стороны договора не выбрали применимое к договору право, хотя могли это сделать. В этой связи, столкнувшись с этой ситуацией, арбитражный суд должен был установить на основе ст. 1211 ГК РФ право какой страны (Индии или России) применимо к этому договору. Для этого следовало проанализировать содержащиеся в этой статье коллизионные привязки (а их несколько и они довольно сложные). По моему мнению, данный договор подчиняется российскому праву и, тогда, в соответствии со ст. 223 и 224 ГК РФ собственником вакцины, ввозимой на территорию России, являлся покупатель, а не Индийская компания, а потому Индийская компания, действительно, не осуществляла действий по использованию вакцины на территории России и отказ в иске по причине неправильного указания ответчика является вполне обоснованным.

Вторым, самостоятельным основанием отклонения иска было то, что индийская вакцина не подпадает под действие патента истца.

Патент истца выдан на вакцину, полученную путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta, в то время как индийская вакцина получена путем культивирования дрожжей Hansenula polymorpha. Очевидно, что эти вакцины не являются тождественными.

Но исключительное патентное право распространяется не только на те продукты, которые тождественны запатентованному изобретению, но и на эквивалентные продукты.

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения является, в частности, применение, предложение о продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение (п. 2). При этом изобретение признается использованным не только в том случае, когда продукт содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, но и в том случае, если какой-либо из этих признаков заменен эквивалентным признаком, ставшим известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, подпадающих под сферу исключительного права (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). При этом не исключено, что таких эквивалентных признаков будет несколько.

Вопрос об "эквивалентности" запатентованной вакцины и индийской вакцины поистине являлся "камнем преткновения" при рассмотрении данного спора.

При этом суды руководствовались не только заключениями и мнениями специалистов-экспертов, но и высказывали свои собственные взгляды и суждения. Отметим, что по этому вопросу мнения специалистов-экспертов не были едиными.

В решении арбитражного суда первой инстанции делается вывод о том, что принадлежащий истцу патент "не распространяется на иные вакцины, полученные с помощью других штаммов, ... поскольку именно использование ранее неизвестного штамма определяет новизну и изобретательский уровень изобретения" по патенту истца.

Апелляционный суд в своем постановлении основывался на мнении одного из экспертов, который указал, что и в патенте истца, и в индийской вакцине "один и тот же результат... достигается одинаковым путем с применением... штаммов одного вида" и что "штаммы по патенту и штамм ответчика как штаммы-продуценты одного и того же действующего начала вакцины... эквивалентны". Вместе с тем, апелляционный суд не согласился с иным мнением двух других экспертов.

Суд кассационной инстанции, оставляя в силе постановление апелляционного суда, еще раз сослался на указанное выше мнение одного эксперта, сочтя его обоснованным.

Президиум ВАС РФ оставил в силе решение арбитражного суда первой инстанции, тем самым признав, что патент истца и индийская вакцина не содержат эквивалентных признаков, и, кроме того, привел еще одно обоснование отказа в иске.

Он указал в своем постановлении, что когда общество "Комбиотех" (истец по делу) обращалось в Роспатент с заявками на выдачу патентов на свою вакцину, а также на штаммы дрожжей, используемых для производства этой вакцины, то оно указывало, что при производстве ее вакцины используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями штаммы, что и определяет "новизну" и "изобретательский уровень" изобретения.

После выдачи истцу российского патента на вакцину Индийская компания пыталась оспорить патент в связи с отсутствием "новизны", поскольку Индийская компания начала производство индийской вакцины за несколько лет до даты приоритета патента на изобретение истца. Однако, рассматривающая этот спор Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений Индийской компании. Эти возражения были мотивированы тем, что патент не обладает "новизной" и "изобретательским уровнем" вследствие известности некоторых иностранных патентов (выданных в США и ФРГ), которые используются Индийской компанией для производства индийской вакцины.

Возражения Индийской компании были отвергнуты Палатой по патентным спорам, патент истца на вакцину не был признан недействительным.

"Это означает, - указывается в постановлении Президиума ВАС РФ, - что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения". Далее в постановлении приводится следующее обоснование:

"При таких обстоятельствах вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту N 2238105, используется изобретение истца, то есть каждый признак его изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и неоспоренным решениям Палаты по патентным спорам, которыми ответчику отказано в признании недействительным патента истца".

Таким образом, Президиум ВАС РФ указал, во-первых, на то, что используемый в индийской вакцине штамм не является эквивалентным штамму, указанному в изобретении истца, и, во-вторых, что признание эквивалентности этих двух объектов невозможно, так как это противоречило бы решению Роспатента о выдаче патента истцу, подтвержденному решением Палаты по патентным спорам.

Второй довод Президиума ВАС РФ не представляется убедительным: если Роспатент, а затем и Палата по патентным спорам признали индийскую вакцину не эквивалентной изобретению, заявленному истцом, то это не означает, что апелляционный и кассационный арбитражные суды не могли придти к иному выводу, т.е. посчитать эти два объекта эквивалентными. Правда, в этом случае неизбежно возникает другой вопрос: вопрос о правомерности выдачи патента, принадлежащего истцу.

Дело осложняется тем, что вопрос о правомерности выдачи указанного патента истцу (распространение его действия на индийскую вакцину), уже был предметом рассмотрения в Палате по патентным спорам, и указанная Палата дала узкое (ограничительное) толкование сфере действия этого патента. Но этот административный ненормативный акт не был предметом рассмотрения в арбитражном суде.

И вот в такой ситуации, по иску самого патентообладателя, суды апелляционной и кассационной инстанций дают расширительное толкование сфере действия патента, считают, что исключительное патентное право распространяются и на индийскую вакцину. Президиум ВАС РФ указал на неприемлемость такого судебного толкования. Не совсем ясным остается при этом ответ на такой вопрос: имели ли право арбитражные суды давать такое расширительное толкование? Какая именно норма была при этом ими нарушена?

Ситуация, которая складывается при таком (расширительном) толковании действия патента, конечно, выглядит довольно необычно. Следует учитывать, что поскольку узкое (ограничивающее) толкование сферы действия патента было дано административным органом, а не судом, иное толкование сферы действия патента (расширительное), данное судом, не противоречит принципу res judicata (ст. 150 АПК РФ). Необходимо принять во внимание и то, что возможность оспаривания и аннулирования патента, принадлежащего истцу, не является утраченной.

Если бы Индийская компания своевременно оспорила бы в арбитражном суде решения Палаты по патентным спорам (Роспатента), принятые в 2010 году, то суд мог либо признать эти решения недействительными, либо отказать в удовлетворении заявленного требования (ст. 201 АПК РФ).

В первом случае патент был бы аннулирован, а во втором случае патент сохранил бы свое действие, но тогда иное (расширительное) его толкование судами было бы действительно невозможным.

В отношении отсутствия эквивалентности индийской вакцины запатентованному изобретению (а это - первый довод арбитражного суда первой инстанции и Президиума ВАС РФ для отказа в иске) тоже не все ясно.

В доктрине "эквивалентность" признаков изобретения определяется хотя и в разных выражениях, но, по сути дела, - одинаково.

"Признак будет являться эквивалентным, если сущность изобретения или полезной модели при замене признака не изменится, а достигнутый результат останется прежним".

"Признаки считаются эквивалентными, если они выполняют одну и ту же техническую функцию для достижения одного и того же результата, хотя и отличаются по форме. Иными словами, при определении эквивалентности признаков учитывается их взаимозаменяемость".

"Использование "доктрины эквивалентов" в Кодексе распространяет действие прав патентообладателя не только на те объекты, которые мог иметь в виду изобретатель, характеризуя изобретение в формуле, но и на те объекты, которые характеризуются не тождественными, но эквивалентными признаками, включенными в формулу изобретения (полезной модели). Под эквивалентными принято понимать признаки, использование которых позволяет получить одинаковый результат принципиально одинаковым путем".

"Законодатель не дает определение понятию "эквивалентный признак", несмотря на то, что оно является важным при определении факта использования изобретения... Данное понятие раскрывалось в Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений, согласно которой эквивалентными признаками называли признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу). Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака-аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом".

Из приведенных выше доктринальных высказываний становится понятным, что эквивалентность должна устанавливаться путем сравнения результатов, которые дает, с одной стороны, запатентованная вакцина, а с другой стороны, - индийская вакцина. К сожалению, ни в одном из принятых арбитражных актов нет никаких аргументированных доводов о взаимозаменяемости штаммов, применяемых в патенте истца и в индийской вакцине, о сходстве (или - различиях) даваемых ими результатов, о наличии (или - отсутствии) существенных преимуществ штамма, используемого в запатентованном изобретении, по сравнению со штаммом, используемым в индийской вакцине.

Попытаюсь кратко подытожить мои мнения по поводу этого дела, изложенные выше:

1) Я почти на 100% уверен в том, что Индийская компания не была собственником вакцины, ввезенной на территорию России и затем используемой в России.

2) Я полагаю, что Президиум ВАС РФ правильно указал, что акты апелляционной и кассационной инстанций противоречат тому истолкованию действия патента на изобретение, которое содержалось в решениях Палаты по патентным спорам.

3) Полагаю, что штаммы, используемые в патенте истца и в индийской вакцине, относятся к различным видам штаммов, но, с точки зрения теории эквивалентов, они являются эквивалентными.

Хочу добавить еще один, новый довод, обосновывающий принятое решение об отклонении исковых требований истца-патентообладателя.

Собственно говоря, этот довод был озвучен при рассмотрении дела в апелляционном суде, хотя он был отклонен судами апелляционной и кассационной инстанций.

Этот довод, высказанный двумя экспертами, звучал так: "К данному случаю доктрина эквивалентов вообще не должна применяться".

Отвергая этот довод, суды правильно указали, что сделанный экспертами вывод по своей сути является юридическим толкованием п. 3 ст. 1358 ГК РФ, где как раз и содержится понятие об эквивалентных признаках. А поскольку этот вывод является правовым и выходит за рамки вопросов, поставленных перед экспертами, "суждения экспертов по этим вопросам не могут учитываться при рассмотрении настоящего спора".

Повторяю, суды поступили совершенно правильно, оставляя без рассмотрения этот вывод, поскольку он исходил от экспертов. Но поскольку этот вывод был выгоден для ответчика, ответчик был вправе повторить этот вывод от себя лично - и тогда суд обязан был бы его рассматривать.

Вот и я, будучи юристом, высказываю мнение, что учение об эквивалентах не должно применяться к изобретениям, касающимся штаммов микроорганизмов.

Не знаю, чем обосновывали свое мнение выступавшие в суде эксперты, а вот мое обоснование состоит в следующем:

Часть четвертая ГК РФ определяет основания возникновения и порядок осуществления интеллектуальных прав - гражданских прав, относящихся к определенным, прямо указанным в ГК объектам.

Все объекты интеллектуальных прав являются идеальными, нематериальными. Это - идеи, решения.

При использовании эти объекты обычно воплощаются в материальных носителях (вещах) и используются вместе с этими материальными носителями. Большинство объектов интеллектуальных прав могут существовать и вне связи с этими материальными носителями.

Однако, некоторые объекты интеллектуальных прав не могут существовать без своих материальных носителей, вне своей вещной оболочки.

К ним относятся следующие виды объектов: селекционные достижения, культуры клеток растений и животных, а также штаммы микроорганизмов. Эти объекты могут быть использованы лишь путем физического заимствования части материального объекта с последующим его воспроизведением.

Следовательно, в судебном процессе, который анализировался в настоящей статье, истец - владелец патента для обоснования того, что ответчик использовал его запатентованное изобретение, должен был доказать, что ответчик получил доступ к его штамму, выраженному на материальном носителе, взял (заимствовал, "отщипнул") часть этого материального носителя и использовал его в своей индийской вакцине. Никакого иного использования запатентованного изобретения истца не может быть. Следовательно, не может иметь места и нарушение исключительного права на принадлежащий истцу патент.

Поскольку доктрина эквивалентов исходит из возможности использования изобретения без заимствования части материального носителя (т.е. из так называемого "непорочного" использования), совершенно очевидно, что к штаммам микроорганизмов она не может применяться.

Первый отклик на постановление Президиума ВАС РФ по данному делу, появившийся в специальной литературе, был подготовлен тремя юристами, представлявшими в процессе интересы истца-патентообладателя.

Примерно одну треть общего объема данной статьи авторы отвели для суровой критики указанного постановления, которое, оказывается, "красноречиво характеризует все симптомы немотивированности арбитражных актов", "полностью игнорирует выводы экспертизы", содержит вывод "о наличии у вакцины ответчика патентной защиты" и, вообще, создает "опасный прецедент в области патентного права, фактически подтверждая, что наличие патента у российского товаропроизводителя не дает ему решительно никаких преимуществ, и нет никакого смысла патентовать свои изобретения". И далее:

"Такой непрофессиональный подход при рассмотрении данного арбитражного дела и невнимание к интересам отечественного товаропроизводителя, проявленные Президиумом ВАС РФ при рассмотрении данного арбитражного дела, вызвали у истца разочарование в возможностях и эффективности рассмотрения споров в российских судах по такой категории споров".

Эта критика, помещенная в юридическом журнале, не аргументирована и не соответствует существу спора.

По моему мнению, Президиум ВАС РФ при рассмотрении данного арбитражного дела уделил достаточно внимания "отечественному товаропроизводителю", указав на то, что он, желая получить патент и сохранить его в силе, исходил из того, что его изобретение является иным, чем индийская вакцина, а затем в поданном иске утверждал, что индийская вакцина подпадает под действие его патента, прекрасно понимая (при наличии у него группы юристов), что если иск будет удовлетворен, то это будет означать, что патент был им получен неправомерно.

Э. Гаврилов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права НИУ ВШЭ

"Хозяйство и право", N 12, декабрь 2012 г.