Установление пределов осуществления исключительного права патентообладателя: российский и зарубежный опыт (А.С. Ворожевич, "Законодательство", N 3, март 2013 г.)

Установление пределов осуществления исключительного права патентообладателя: российский и зарубежный опыт

В последние годы инновационное развитие приобрело характер стержневого вектора модернизации большинства развитых экономических систем. Базисом функционирования последних были объявлены не ограниченные материальные ресурсы, а информация, знания, обладающие свойствами генерируемости и мультипликативности. Особое значение в рассматриваемом аспекте приобрело патентное право. Как было отмечено В. Кэнегеном, "требуя публичного раскрытия информации в обмен на исключительные права, оно (патентное право. - А.В.) обеспечивает координацию и кооперацию всей инновационной деятельности"*(1).

Таким образом, выступая фактором модернизации системы, патентное право явилось точкой пересечения публичного и частного интересов. Телеологической основой первого служит построение посредством интегрирования в хозяйственный оборот отдельных объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС) инновационно ориентированной экономической системы. Что касается частного интереса, то он выступает собирательной категорией для разнонаправленных стремлений: укрепление монопольного положения на рынке; получение конкурентных преимуществ за счет усовершенствования существующих разработок; блокирование деятельности конкурентов, в том числе в целях получения от них денежных средств, и т.п.

В подобном контексте неизбежны столкновения как публичного интереса с частным, так и отдельных частных интересов между собой. Инструментом преодоления подобных конфликтов призваны служить пределы осуществления права - "законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав"*(2). Будучи социальными по своей природе, они призваны обеспечивать баланс разнородных интересов, возникающих в связи с реализацией конкретного права. Под нарушением пределов осуществления права при этом предлагается понимать реализацию заложенных в субъективном праве возможностей, используемых в ненадлежащих целях, в противоречии с назначением конкретного субъективного права, которая приводит к нарушению интересов иных частных лиц и (или) общественного интереса.

Исследования, посвященные непосредственно пределам осуществления исключительных прав, порождают больше вопросов, чем дают ответов. Так, А.Г. Назаров общим пределом права называет правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) третьими лицами, ограничение которого правообладателем признается злоупотреблением правом. В качестве конкретных примеров подобных пределов он упоминает свободное использование и воспроизведение ОИС третьим лицом; исчерпание права на товарный знак; принудительную лицензию*(3). В связи с этим возникает ряд возражений как логического, так и правового свойства. Во-первых, необходимо заметить: когда речь идет об осуществлении права, имеются в виду действия самого управомоченного лица. Следовательно, и пределы должны касаться именно их, а не актов третьего лица. Во-вторых, в любом случае выдача принудительной лицензии может являться только следствием нарушения предела, а не самим пределом. Наконец, в-третьих, в той ситуации, когда на один и тот же объект помимо абсолютного права устанавливаются некие права третьих лиц, то оправданно вести речь об ограничении объема первого, а не об установлении пределов его осуществления.

В судебно-арбитражной практике также не было выработано четкого подхода к применению ст. 10 Гражданского кодекса РФ в сфере осуществления исключительных прав на ОИС. Так, в качестве злоупотребления правом рассматривается не что иное, как использование ОИС третьим лицом без разрешения правообладателя*(4). Нетрудно заметить, что в данной ситуации юридическим фактом выступает не осуществление права с нарушением пределов, а типичное гражданское правонарушение, состав которого предусмотрен конкретной нормой закона. У третьего лица здесь нет права, на которое оно могло бы опереться и которым соответственно могло злоупотребить.

Установление пределов осуществления исключительного права следует начинать с раскрытия его сущности и назначения. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ такое право определяется как совокупность следующих правомочий: использование РИД или средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом; правомочие запрещать подобное использование всем иным лицам; распоряжение правами на указанные объекты.

Обозначенные составляющие оправданно рассматривать в качестве взаимообусловливающих. Закрепление исключительного права как "права - монополии" детерминировано целью придания нематериальным объектам свойств товара. Предоставляя субъекту правомочие запрещать всем иным лицам использовать некий ОИС, законодатель исходит из того, что соответствующие объекты будут вовлечены в хозяйственный оборот правообладателями*(5). Как было установлено в ст. 7 Соглашения ТРИПС, "охрана и защита интеллектуальной собственности должны способствовать продвижению технологических инноваций, передаче и распространению технологий к взаимной выгоде производителей и пользователей"*(6).

Особенное значение факт практического использования приобретает в отношении патентоохраняемых объектов. Неслучайно в соответствии с законодательствами большинства развитых правопорядков конститутивными признаками последних являются "полезность", "промышленная применимость" и т.п. Как отметил в решении по делу Brenner v. Manson Верховный суд США, "основной эквивалент, предусмотренный Конституцией и Конгрессом за предоставление патентной монополии, является выгода, получаемая населением от изобретения, существенная польза"*(7).

Вместе с тем на практике патентообладатель часто использует свои права таким образом, что это не только не способствует инновационному развитию, но и препятствуют ему. Не реализуя весь потенциал той или иной разработки, патентообладатель посредством правомочия запрещать всем иным лицам использовать соответствующий ОИС может блокировать инновационный процесс. Если при этом нарушаются частные и публичные интересы, встает вопрос о нарушении пределов осуществления исключительного права.

Рассмотрим конкретные примеры подобных ситуаций.

1. Патентообладатель сам может вовсе не использовать ОИС, отказывая всем остальным субъектам в допуске к разработке. На уровне наднационального регулирования в ст. 5 (А) (2) Конвенции по охране промышленной собственности 1983 г. это рассматривается в качестве возможного примера злоупотребления правом, влекущего за собой выдачу принудительной лицензии*(8).

Пункт 1 ст. 1362 ГК РФ предусматривает, что неиспользование или недостаточное использование патентообладателем ОИС в течение указанного времени, если это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке, является основанием для выдачи принудительной лицензии. В рамках данной нормы, таким образом, устанавливаются следующие пределы: осуществление права в противоречии с его назначением, которое повлекло нарушение общественного интереса, выразившееся в недостаточном предложении соответствующих товаров (услуг, работ).

Следует констатировать, что на уровне правоприменительной практики указанные критерии не исследуются надлежащим образом. Например, в решении Лефортофского районного суда г. Москвы по иску ЗАО к ряду граждан о предоставлении принудительной исключительной лицензии на использование изобретения - устройства для объемного аэрозольного тушения пожара было лишь констатировано, что "истцом... не представлено доказательств того, что изобретение "Устройство для объемного аэрозольного тушения пожара"... не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке... в удовлетворении исковых требований о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации следует отказать"*(9).

Обоснованность приведенного решения можно подвергнуть сомнению как минимум с двух позиций. Во-первых, в соответствии с законами логики отсутствие обстоятельства не подлежит доказыванию. Данный тезис был воспринят в практике арбитражных судов. Так, в одном из своих постановлений ФАС Московского округа указал, что отрицательный факт не доказывается истцом, а может быть лишь документально опровергнут ответчиком, подтвердившим исполнение им обязательств*(10). Следовательно, в рамках рассматриваемой категории дел патентообладатель должен доказывать факт достаточного использования ОИС. Во-вторых, суд не исследовал вопрос о том, удовлетворялся ли спрос на соответствующие товары. Как указал истец, с использованием запатентованного изобретения им осуществлялось производство генераторов огнетушащего аэрозоля, обеспечивающее более 70% всего рынка аэрозольных установок. Судом данный факт был оставлен без каких-либо комментариев.

Дополнительные проблемы для правоприменителя может составить абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК РФ, в соответствии с которым суд принимает решение о выдаче принудительной лицензии, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлено уважительными причинами. Что следует понимать под такими причинами?

Затраты на коммерциализацию ОИС как процесс трансформации таких объектов в товар и последующего их вовлечения в хозяйственный оборот*(11) могут в 10-100 раз превышать затраты на разработку новых технологий*(12). Очевидно, что в значительном количестве случаев изобретатели могут не обладать необходимыми ресурсами и оборудованием для подобного использования объекта. Привлечь средства извне, как правило, для них также весьма проблематично. Можно ли в таком случае говорить об уважительной причине? Представляется, что ответ в данном случае должен быть утвердительным. Вместе с тем подобное решение вопроса превращает норму п. 1 ст. 1362 ГК РФ в недейственную, так как препятствует реализации ее функции в системе законодательства - обеспечить динамичное обращение ОИС, представляющих значение для развития экономики.

Можно предположить, что рассматриваемое условие было закреплено в целях учета интересов патентообладателя. Однако и с подобных позиций абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК РФ является излишним. Данные интересы обеспечивает абз. 3, в соответствии с которым действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестали существовать.

2. Второй случай злоупотребления правами патентообладателя закреплен в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Данная норма предусматривает два необходимых условия предоставления принудительной лицензии:

а) патентообладатель не может использовать ОИС, на который он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;

б) зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом. В подобной ситуации в качестве предела осуществления права будет выступать нарушение общественного интереса в развитии инновационной системы, а также частного интереса.

Необходимо прояснить, к каким конкретно ситуациям применимо рассматриваемое правило.

На уровне правоприменительной практики четкое понимание назначения исследуемой нормы отсутствует. Так, в постановлении ФАС Приволжского округа (впоследствии отмененном) было констатировано, что п. 2 ст. 1362 ГК РФ предусматривает "ситуацию наличия двух патентов" на изобретения с эквивалентными или тождественными признаками*(13). Подобное утверждение в корне неверно. Незыблемым постулатом патентного права является недопустимость существования двух патентов на идентичные технические решения с разными датами приоритета. В пункте 2 ст. 1362 ГК РФ речь идет о другом патенте - на новое изобретение, использование которого, однако, невозможно без нарушения прав первого патентообладателя.

Как указано в самой норме, зависимое изобретение должно иметь существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента. Основываясь на данном тезисе, можно смоделировать следующую ситуацию. Компания А получает патент на важное изобретение. После этого компания В вносит существенное усовершенствование в это изобретение и получает патент на это усовершенствование. Вместе с тем она не может использовать свой патент, так как без патента А усовершенствование не работает, а нарушать патент А компания В не вправе. Речь, таким образом, идет о так называемых кумулятивных инновациях, под которыми мыслятся разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений*(14). Имеются два объекта: первоначальный и усовершенствованный. Обладатель прав на последний и может рассчитывать на выдачу в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительной лицензии.

Рассматриваемая норма в полной мере соответствует правилу, установленному в п. "i" ст. 31 Соглашения ТРИПС. В связи с этим принципиальных нареканий к ее содержанию быть не может. Вместе с тем нельзя не отметить, что в отсутствие каких-либо иных оснований для выдачи принудительной лицензии ст. 1362 ГК РФ оставляет за пределами регулирующего воздействия широкий пласт отношений, связанных с иным видом сложных инноваций - комплексными инновациями*(15). К таковым относятся товары, состоящие из нескольких патентоохраняемых объектов (смартфоны, персональные компьютеры, автомобили и др.). Так, с 2007 г. компания Apple получила более 200 патентов на iPhone. Патентную защиту приобрели внешний вид смартфона, форма и дизайн иконок, функция Bounce Back, технология управления двумя пальцами и т.д.

Закономерно, что далеко не все элементы в подобных сложных инновациях могут быть созданы одним и тем же субъектом. Кто-то успевает первым разработать и запатентовать одни составляющие, кто-то - другие. При этом, чтобы получить пользующийся спросом, эффективный продукт, отдельные участники рынка неизбежно испытывают потребность в использовании чужих разработок. В данном случае речь идет не о том, что один патентообладатель создал улучшение ОИС другого, а о том, что разработчику комплексной инновации необходим доступ к одному из ее элементов, чтобы эффективно конкурировать на определенном рынке.

Примером спора обладателей комплексных инноваций служит дело Microsoft, рассмотренное Европейским судом. В 1998 г. компания Sun Microsystem подала в Европейскую комиссию жалобу. Претензия состояла в следующем: компания Microsoft нарушила ст. 102 Соглашения о функционировании Европейского союза путем сокрытия информации о том, что программное обеспечение для вычислительных сетей может быть совместимым только с операционной системой Microsoft. Компания Microsoft отказалась раскрыть информацию о том, как взаимодействуют операционная система и серверное обеспечение, ограничив тем самым возможность конкурентов предлагать серверное обеспечение, отличное от разработанного Microsoft, но совместимое с операционной системой Microsoft.

Европейская комиссия приняла решение о том, что деятельность Microsoft нацелена на монополизацию на серверном рынке путем "ограничения производства или технического развития в ущерб интересам потребителей". Компанию обязали предоставить доступ к информации, спецификации протоколов, необходимых для разработки серверного программного обеспечения, и выплатить штраф. Европейский суд оставил данное решение без изменений*(16).

Нетрудно заметить, что в данном случае не анализировался вопрос о том, был ли заявителем создан объект, превосходящий по своим характеристикам изобретения Microsoft.

Следовательно, в случае с комплексными инновациями должны быть разработаны иные основания для выдачи принудительной лицензии. В данном аспекте интересен зарубежный опыт.

В патентном законе США состав злоупотребления исключительным правом формулируется довольно абстрактно: отказ в лицензии или использовании иных прав на патент*(17). Вместе с тем прецедентное право существенно конкретизирует данное положение. Как было отмечено Independent service organization antitrust litigation, "право патентообладателя на отказ в выдаче лицензии было ограничено судами, в частности, в ситуации, когда... патентообладатель действует в целях укрепления своего монопольного положения"*(18).

Возможность разрешения третьему лицу использовать ОИС рассматривается в США в связи с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine). Как было отмечено судом апелляционной инстанции по делу Alaska Airlines, данная доктрина применяется, когда "одна компания, которая контролирует основной ресурс, отказывает второй компании в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой"*(19).

Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США в деле Otter tail power v. USA, постановившим: "Компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию"*(20).

В деле MCI v. ATSTсудом были обозначены четыре условия выдачи принудительной лицензии на основе доктрины основного ресурса:

а) контроль основного ресурса со стороны монополиста;

б) практическая неспособность конкурента дублировать подобный ресурс;

в) запрет на использование объекта конкурентом;

г) возможность предоставления рассматриваемого ресурса*(21).

Весьма симптоматичным в рассматриваемом контексте является также решение по делу Intergraph Corp. V. Intel Corp. Истец утверждал, что ОИС ответчика представляют собой основной ресурс, так как доступ к ним имеет жизненно важное значение для его бизнеса. Суд первой инстанции признал подобную позицию оправданной. Впоследствии данное решение было отменено. Аргументом послужил тот факт, что обладатель основного ресурса и истец не соревновались на рынке, в рамках которого требовался доступ к объекту*(22).

В Европейском союзе установление пределов осуществления исключительных прав в целом сходно с практикой США. Как констатировал представитель Генерального директората по конкуренции Европейского союза, "доминирующая компания имеет по крайней мере в некоторых случаях обязанность предоставить объект, если отказ вызовет существенное влияние на конкуренцию... когда покупатель является конкурентом доминирующей компании на конкретном рынке". При этом были названы три фактора, на которые необходимо обращать внимание при решении вопроса о злоупотреблении правом: "1) может ли покупатель получить товар, услугу в другом месте; 2) есть ли другие конкуренты; 3) насколько важны товары для бизнеса конкурента. <...> Таким образом, доступ к объекту является существенным, если при отказе исключаются все или большинство конкурентов с рынка"*(23).

Подобные обстоятельства, служащие основанием для выдачи принудительной лицензии, называются и в прецедентном праве*(24).

В соответствии с подобным зарубежным опытом представляется оправданным в п. 3 ст. 1362 ГК РФ закрепить норму следующего содержания: если отказ патентообладателя от заключения лицензионного соглашения с истцом на условиях, соответствующих установившейся практике, приводит к ограничению конкуренции на рынке, то истец имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование соответствующего ОИС. Истец при этом должен доказать, что он является конкурентом патентообладателя; получение прав на ОИС имеет большое значение для производства им товара, на который имеет спрос; у ОИС нет заменителя, права на которые может получить истец.

Здесь необходимы определенные пояснения. В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона "О защите конкуренции" положения о запрете на злоупотребление доминирующим положением, предусмотренные данной статьей, не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Как это соотносится с предлагаемыми изменениями в ГК РФ?

Представляется, что закрепленные в Федеральном законе "О защите конкуренции" составы правонарушений должны рассматриваться как частные случаи общего запрета на ограничение конкуренции (ст. 10 ГК РФ) - основания применения ответственности в соответствии с антимонопольным законодательством. Что касается ситуации с отказом в выдаче лицензии, то он должен влечь за собой исключительно гражданско-правовые последствия, предусмотренные ст. 1362 ГК РФ. Распространение на него антимонопольного законодательства нецелесообразно. В конечном счете патентообладатель действует в рамках предоставленной ему частью четвертой ГК РФ монополии.

3. Наконец, возможна еще одна ситуация: патентообладатель не использует ОИС в практической деятельности. При этом в целях получения прибыли от обладания такими объектами им реализуется право на защиту исключительного права.

По данным патентной организации Article One Partners, за последние 20 лет количество патентных разбирательств выросло более чем на 230%*(25). Для некоторых компаний, получивших название "патентные тролли", участие в подобных разбирательствах стало весьма прибыльным бизнесом. В соответствии с утвердившимся в зарубежной доктрине пониманием подобные субъекты представляют собой компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты в целях подачи исков о нарушении своего исключительного права против компаний, уже использующих технологию*(26).

Как подсчитали ученые Бостонского университета, за последние 20 лет ущерб от действий таких компаний составил колоссальную сумму - около 500 млрд. долл. США. Начиная с 2006 г. мировая экономика ежегодно теряет около 83 млрд. долл. США. В 2010 г. патентные тролли подали 2600 исков только против американских компаний, что в пять раз больше, чем в 2004 г.*(27) В Российской Федерации патентный троллинг не получил подобного размаха, однако его отдельные проявления в рамках российской правовой действительности имеются*(28).

Что представляет собой деятельность патентных троллей с точки зрения гражданского права? Должны ли быть установлены пределы защиты патентных прав для воспрепятствования такой деятельности?

Иногда в литературе можно встретить высказывания в защиту патентных троллей. Отмечается, что они могут быть полезны рынку технологий, обеспечивая введение в оборот ОИС, которые никогда не были бы введены самими авторами, привлекая инвестиции и т.п.*(29) Вместе с тем, как представляется, здесь смешиваются различные по своей сути явления. В инновационной системе выделяется целый класс различных инновационных посредников (бизнес-инкубаторы, инновационные центры), компаний, осуществляющих управление банками лицензий и т.п. Основным направлением деятельности таких субъектов является обеспечение сотрудничества промышленности и науки и (или) перепродажа лицензий на ОИС.

Что касается патентных троллей, то они нацелены на получение прибыли именно от реализации права на защиту патента. Как было отмечено Federal Trade Commission of USA, "подобная практика может сдерживать инновации путем повышения расходов и рисков без осуществления технологического вклада"*(30). Цель реализации исключительного права в рассматриваемой ситуации, очевидно, расходится c его назначением. Патентные тролли используют его не для модернизации своего производства, выпуска инновационной продукции, а для "выманивания" у инноваторов денежных средств под страхом блокирования их предпринимательской деятельности.

Риск возникновения подобных ситуаций снижает интерес к инновациям. Более того, как отмечается в доктрине, "малая часть подобных финансовых потерь передается изобретателям. Это говорит о том, что потеря стимулов к инновационной деятельности ответчика не сопровождается стимулами иных изобретателей"*(31).

Таким образом, патентные тролли, опираясь на исключительное право, нарушают как общественный интерес, так и интерес конкретных участников инновационной системы. Следовательно, патентный троллинг можно рассматривать как форму злоупотребления исключительным правом.

Представляется, что, когда тролли заявляют требование о запрете на использование ОИС, в соответствии со ст. 10 ГК РФ им может быть отказано в судебной защите. Здесь возникает вопрос о соответствии такого решения Соглашению ТРИПС. Как было отмечено в зарубежной литературе, отказ в судебном запрете de facto представляет собой принудительную лицензию. Вместе с тем в случае с патентными троллями отсутствуют условия для ее выдачи, предусмотренные п. "i" ст. 31 Соглашения ТРИПС*(32).

С подобной логикой нельзя согласиться. Основанием выдачи принудительной лицензии служит злоупотребление исключительным правом посредством реализации правомочия отказывать всем третьим лицам в доступе к ОИС. Объективная сторона выражается в бездействии. Что касается патентных троллей, то ими реализуется право на судебную защиту. При этом они умышленно своими активными действиями стремятся обогатиться за счет причинения вреда иному субъекту. Речь, таким образом, идет о различных формах злоупотребления исключительным правом, последствия которых также различаются.

Возвращаясь к Соглашению ТРИПС, необходимо констатировать, что к ситуации с патентными троллями применимы две его нормы. Во-первых, ст. 8, устанавливающая, что "надлежащие меры... могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю...". Во-вторых, ст. 30, согласно которой "члены могут предусмотреть исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентовладельца, учитывая законные интересы третьих лиц". Чтобы данное правило исполнялось применительно к ситуации с патентными троллями, необходимо разработать перечень критериев, по которым правоприменителем оценивалась бы допустимость отказа в запрете.

С нашей точки зрения, предполагаемый тест может состоять из следующих вопросов:

1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета (для решения данного вопроса определяющее значение имеет второй фактор)?

2) использует ли истец запатентованный объект в предпринимательской деятельности, производстве товаров; являются ли истец и ответчик конкурентами?

3) как соотносится ущерб, причиненный истцу, с убытками, которые может понести бизнес ответчика при запрете на использовании ОИС?

4) нарушится ли общественный интерес при установлении запрета на использование ОИС ответчиком?

5) каково значение нарушенного патента для бизнеса ответчика?

Следует также учитывать характер деятельности патентообладателя в целом (является ли он обладателем множества патентов на разнородные объекты, что выступает источником его доходов и т.п.).

Симптоматичными в рассматриваемом аспекте являются изменения в судебной практике США. Если раньше суды в случае нарушения патентных прав (в том числе прав непрактикующих организаций) неизменно удовлетворяли исковые требования о запрете на использование ОИС*(33), то в последние 6-8 лет чаще стал наблюдаться вариативный подход к решению вопроса. Так, рассмотрев дело EBay, Верховный суд США констатировал: "Когда запатентованное изобретение является небольшим компонентом продукта компании, который она пытается производить, и угроза запрета используется как рычаг воздействия в рамках переговорного процесса, возмещение ущерба может быть достаточным, чтобы компенсировать нарушение. Запрет на использования ОИС не может служить общественным интересам"*(34).

Также значительный интерес представляет судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Позднер, отклонив исковые требования, заявил, что ни одна компания не представила никаких доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому какие-либо небольшие нарушения в каком-то компоненте не могут стать условием для блокировки продаж*(35).

В отечественной судебной практике также можно обнаружить отдельные примеры использования ст. 10 ГК РФ в угоду обеспечения принципа справедливости и баланса интересов участников правоотношений, возникающих по поводу ОИС. Например, как указал Арбитражный суд г. Москвы в решении от 31 декабря 2010 г., "пункт 9 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на который возникли ранее... Исключение из данного положения возможно в случае злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) со стороны лица, регистрирующего домен, сходный до степени смешения с обозначением, которое уже широко используется другим лицом в коммерческих целях, то есть в случае регистрации домена с единственной целью его перепродажи заинтересованному правообладателю"*(36).

Вместе с тем в случае с патентными спорами вопрос возможного злоупотребления правом, на который указывает одна из сторон, обычно не исследуется должным образом. В частности, интерес представляет дело по иску индивидуального предпринимателя С.Ю. Родионова к ЗАО "Институт новых медицинских технологий" о запрещении ответчику изготавливать и продавать препарат "Профеталь", произведенный запатентованным способом, и о взыскании убытков, рассчитываемых исходя из выручки общества за период с 1 января 2008 г. (с момента истечения лицензионного договора между сторонами) по 1 июля 2010 г. В своей кассационной жалобе ответчик сослался в том числе на наличие в действиях истца недобросовестного намерения устранить общество "Институт новых медицинских технологий" с рынка производителей лекарственных препаратов путем банкротства предприятия. ФАС Уральского округа в постановлении по делу от 13 сентября 2011 г. отклонил подобные доводы, указав при этом лишь на отсутствие соответствующих доказательств злоупотребления С.Ю. Родионовым своими правами*(37).

Не оспаривая правильность постановления, отметим лишь, что суд оставил без внимания и комментариев ряд важных фактов.

Во-первых, срок лицензионного договора между истцом и ответчиком истек 31 декабря 2007 г., в период осуществления Родионовым С.Ю. функций генерального директора ответчика (с 1 января 2008 г. по 7 сентября 2009 г.). Из этого следует, что истец мог решить от имени общества вопрос заключения нового лицензионного договора, но не сделал этого, в то время как у самого общества в связи с этим, по сути, отсутствовала возможность избежать нарушения. При этом исковое заявление было подано не в 2008 г., когда началось нарушение прав истца (о чем ему должно было быть известно), а только 8 июня 2010 г., после прекращения его полномочий генерального директора.

Во-вторых, не был учтен общественный интерес, связанный с производством препарата "Профеталь", который позиционируется как эффективное лекарство против СПИДа, гепатита C и онкологических заболеваний*(38).

На основе изложенного сформулируем некоторые выводы.

1. Установление пределов осуществления исключительных прав патентообладателя должно происходить в соответствии с основными критериями: целью реализации права, его назначением и обеспечением частного и общественного интереса. Под надлежащей целью реализации исключительного права следует понимать продвижение технологических инноваций, передачу и распространение технологий. Под общественным интересом - инновационное развитие экономики, широкое внедрение в производственный процесс ОИС, развитие конкуренции. В ситуации нарушения указанных критериев появляются основания говорить о злоупотреблении исключительным правом.

2. Злоупотребление исключительным правом осуществляется патентообладателем преимущественно с опорой на правомочие запрещать всем иным лицам использовать его ОИС. Объективную сторону правонарушения при этом образует либо отказ в выдаче лицензии, либо подача иска против субъекта, нарушающего его исключительное право. Ненадлежащей целью реализации права в подобных ситуациях может являться ограничение конкуренции, получение прибыли в связи не с вовлечением ОИС в хозяйственный оборот, а с шантажом предпринимателей-инноваторов.

3. Действующая редакция ст. 1362 ГК РФ нуждается в изменениях. Во-первых, необходимо исключить чрезмерную регламентацию выдачи принудительной лицензии в соответствии с п. 1 ст. 1362 ГК РФ, отменив второй абзац нормы. Во-вторых, следует предусмотреть п. 3, обеспечивающий доступ к необходимым ОИС разработчикам комплексных инноваций. Условиями предоставления принудительной лицензии в данном случае должны служить: ограничение патентообладателем конкуренции посредством отказа в предоставлении лицензии на объект патентного права; важное значение соответствующего ОИС для производства истцом товара, на который имеется спрос; отсутствие у спорного ОИС заменителя, права на которые может получить истец.

4. Для разработки механизма применения ст. 10 ГК РФ к случаям деятельности патентных троллей необходимо принять постановление Пленума ВАС РФ, в котором установить критерии оценки ситуации на предмет наличия злоупотребления исключительными правами.

Список литературы

1. Васильцева Е. Патентное рейдерство // Корпоративный юрист. 2000. N 3.

2. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. Т. 1.

3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003.

4. Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011.

5. Beany J., Samuelson S. Business law and legal environment. Mason (Texas), 2012.

6. Beckerman-Rodau A. The Supreme Court Engages in Judicial activism in Interpreting the Patent Law in eBay, Inc. v. MercExchange, L. L.C. // 10 Tulane J. Tech and Intellectually Property. 165. 2007.

7. Bessen J., Ford J., Meurer M.J. The private and social costs of patent trolls. Boston, 2011.

8. Caenegem W. Intellectual property law and innovation. N. Y., 2007.

9. Carrier M. Innovation for the 21 st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. Oxford, 2009.

10. Cotropia C.A. Compulsory licensing under TRIPS and the Supreme Court of the United States' decision in eBay v. MercExchange // www.ssrn.com.

11. Ferrera G.R., Bird R. Aresty J.M. Cyber Law: text and cases. Mason (Texas), 2012.

12. Graef I. Tailoring the essential facility doctrine to the IT sector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft // www.ssrn.com.

13. Independent service organization antitrust litigation. USA, 2000.

14. Jolly A., Philpot J. The Handbook of European intellectual property management. London, 2007.

15. Merges R, Nelson R. On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880-81 (1990) // cyber.law.harvard.edu>IPCoop/90merg2.html.

16. Rahnasto I. Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-Trust Law. Oxford, 2003.

17. Reamer A., Lcerman L, Youtie J. Technology transfer and commercialization: Their role in economic development. // Economic Development Administration, U. S. Department of Commerce Report, 2003.

18. Risch M. Patent troll Myth // Seton hall law review. 2012. Vol. 42. Iss. 2. Art. 1.

19. Takenaka T. Patent law and theory: a hand book of contemporary research. Northampton (Massachusetts), 2008.

20. The Essential facilities doctrine // Organization for economic co-operation and development. Paris, 1996.

А.С. Ворожевич,

аспирантка кафедры гражданского права

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

"Законодательство", N 3, март 2013 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Caenegem W. Intellectual property law and innovation. N. Y., 2007. P. 8. Здесь и далее перевод автора.

*(2) Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. Т. 1. С. 389.

*(3) См.: Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 22-25.

*(4) См., напр.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 декабря 2010 г. по делу N А40-126951/10-67-216 // www.arbitr.ru.

*(5) См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003. С. 13.

*(6) Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), принятое 15 апреля 1994 г. в г. Марракеше.

*(7) Brenner v. Manson. 383 U. S. 519, 534-35 (1966).

*(8) Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20 марта 1883 г. Действует в редакции от 2 октября 1979 г.

*(9) Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 14 августа 1993 г. // docs.pravo.ru/document/view/15722929/.

*(10) Постановление ФАС Московского округа от 4 февраля 2010 г. N КГ-А40/15479-09 // www.arbitr.ru.

*(11) Jolly A., Philpot J. The Handbook of European intellectual property management. London, 2007. P. 420.

*(12) Reamer A., Lcerman L., Youtie J. Technology transfer and commercialization: Their role in economic development // Economic Development Administration, U. S. Department of Commerce Report. USА, 2003. P. 19.

*(13) Постановление ФАС Поволжского округа от 13 мая 2009 г. по делу N А65 26171/2007 // www.arbitr.ru.

*(14) Carrier M. Innovation for the 21 st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. Oxford, 2009. P. 26.

*(15) См.: Carrier M. Op. cit. P. 26; Merges R., Nelson R. On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880-81 (1990) // cyber.law.harvard.edu>IPCoop/90merg2.html.

*(16) См.: Graef I. Tailoring the essential facility doctrine to the IT sector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft // www.ssrn.com.

*(17) United States Code Title 35 - Patents.

*(18) Independent service organization antitrust litigation. USA, 2000 (см.: ipmall.info/.../2000.02.16_In_re_INDEPEN).

*(19) Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc. 948 F.2 d 536, 542 (9 th Cir. 1991).

*(20) Otter Tail Power Co. v. United States. 410 U. S. 366 (1973).

*(21) MCI v. ATT. 512 U. S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2 d 182 (1994).

*(22) Intergraph Corp. v. Intel Corp. 3 F. Supp. 2 d 1255 (N. D. Ala. 1998).

*(23) The Essential facilities doctrine // Organization for economic co-operation and development. Paris, 1996.

*(24) См.: Rahnasto I. Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-Trust Law. Oxford, 2003. P. 145.

*(25) Смит Д. Патентные войны: почему поставщики технологий платят патентным троллям // Мир ПК. 2012. N 6.

*(26) Beatty J., Samuelson S. Business law and legal environment. Mason (Texas), 2012. P. 1064; Takenaka T. Patent law and theory: a hand book of contemporary research. Northampton (Massachusetts), 2008. P. 152; Ferrera G.R., Bird R., Aresty J.M. Cyber Law: text and cases. Mason (Texas), 2012. P. 202.

*(27) Bessen J., Ford J., Meurer M.J. The private and social costs of patent trolls. Boston, 2011 (см.: http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/2011.html).

*(28) См.: Васильцева Е. Патентное рейдерство // Корпоративный юрист. 2000. N 3 // www.juristlib.ru.

*(29) См., напр.: Risch M. Patent troll Myth // Seton hall law review. 2012. Vol. 42. Iss. 2. Article 1 (см.: http://erepository.law.shu.edu/shlr/vol42/iss2/1).

*(30) The Evolving IP Marketplace: Aligning patent notice and remedies with competition // http://itlaw.wikia.com/wiki/The_Evolving_IP_Marketplace:_Aligning_Patent_ Notice_and_Remedies_with_Competition.

*(31) Bessen J., Ford J., Meurer M.J. The Private and Social Costs of Patent Trolls//Boston, 2011 (см.: http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/2011.html).

*(32) Cotropia C.A. Compulsory licensing under TRIPS and the Supreme Court of the United States' decision in eBay v. MercExchange // www.ssrn.com.

*(33) См.: Beckerman-Rodau A. The Supreme Court Engages in Judicial activism in Interpreting the Patent Law in eBay, Inc. v. MercExchange, L. L.C. // Tulane J. Tech and Intellectually Property. 165. 2007. P. 187-189.

*(34) EBay Inc. v. MercExchange L. L.C. 547 U. S. 388, 393-94 (2006).

*(35) Motorola Mobility, Inc. v. Apple Inc. and NeXT Software, Inc., U. S. Dist. Ct., Dist. Del. 2010-10-8.

*(36) Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 декабря 2010 г. по делу N А40-126951/10-67-216 // www.arbitr.ru.

*(37) Постановление ФАС Уральского округа от 13 сентября 2011 г. N Ф09-4684/11 // www.arbitr.ru.

*(38) См., напр.: Профеталь должен появиться в этом году // http://gmpnews.ru/2012/05/profetal-dolzhen-poyavitsya-na-rossijskomrynke- uzhe-v-etom-godu/; Российские ученые нашли лекарство от СПИДа // http://deepcool-ma.com/profetal-volshebnoesredstvo-ot-spid-i-gepatita-s/. html.