Противодействие рейдерству при регистрации прав на интеллектуальную собственность (В. Малин, "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность", N 10, 2008 г.)

Противодействие рейдерству при регистрации прав на интеллектуальную собственность

Опасность рейдерской деятельности в области интеллектуальной собственности (далее - ИС) и необходимость противопоставить ей усиление правовой охраны объектов ИС в России становятся все более очевидными. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации, выражающие мнения представителей бизнеса, юристов, специалистов в области ИС, представителей государственной власти.

Правоприменительная практика дает все новые подтверждения актуальности принятия законодательных мер, направленных на противодействие рейдерам, покушающимся на чужую ИС. Недавний пример тому - противоборство в 2008 г. российской компании "Суперфон" с американской компанией Global Direct Management Corp., представленной в России ЗАО "ГДМ Групп", за право использования запатентованной новой технологии мобильной рекламы. Это противоборство приобрело все признаки попытки рейдерского захвата чужих патентных прав и сопровождалось возбуждением уголовного дела и черным пиаром*(1).

Антирейдерская проблематика, необходимость совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы, связанной с охраной объектов ИС, обсуждались в 2007-2008 гг. на различных форумах, посвященных правовому регулированию ИС*(2) и инновационной деятельности*(3) в России.

Серьезную обеспокоенность проблемой рейдерства в области ИС в России, включая регистрацию и использование товарных знаков, сходных до степени смешения с известными зарегистрированными товарными знаками, а также захват чужих товарных знаков, высказал в 2007 г. советник министра экономического развития и торговли Российской Федерации Юрий Любимов*(4).

Поэтому не случайно включение в перечень проектов Экспертного совета по инновациям и интеллектуальной собственности Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ на 2008 г. проекта, предусматривающего "подготовку предложений по профилактике рисков... рейдерства в области интеллектуальной собственности"*(5).

Недостаточность принимаемых мер

Вместе с тем, практические действия по совершенствованию правовой охраны ИС от рейдерских захватов пока нельзя признать достаточными.

Важное направление таких практических действий - совершенствование процедур государственной регистрации прав на объекты ИС и действий по распоряжению правами на зарегистрированные объекты. Очевидно, что для захвата чужой ИС или прав использования чужих объектов ИС необходимо иметь возможность внести соответствующие изменения в государственные реестры, в которых эти права зарегистрированы. Рейдерские действия в отношении объектов ИС, подлежащих государственной регистрации, имеют направленность, аналогичную действиям по рейдерскому захвату предприятий, при котором одной из основных целей становятся государственные реестры, в которых регистрируются юридические лица и права на недвижимое имущество*(6).

Как показывает проведенный автором в 2007 г. анализ подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих процедуры государственной регистрации прав на объекты ИС и действий по распоряжению правами на зарегистрированные объекты, недостаточность возможностей регистрирующего органа по идентификации подлинности заявителя, инициирующего соответствующие регистрационные действия, создает реальную угрозу достижения рейдером следующих целей: получение прав на заявку или на зарегистрированный объект ИС; лишение указанных прав подлинного заявителя или правообладателя; приобретение права использования объекта ИС или лишение такого права подлинного пользователя; внесение изменений в зарегистрированный договор по использованию объекта ИС, включая изменение существенных условий, изменение определения сторон, расторжение договора; прекращение правовой охраны объекта ИС. Важно отметить, что указанные цели могут быть достигнуты в отношении любого объекта ИС, подлежащего государственной регистрации*(7).

К настоящему времени, несмотря на происшедшие изменения законодательства в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, не начали действовать административные регламенты, призванные регулировать деятельность Роспатента по исполнению соответствующих государственных функций по охране объектов ИС, в том числе по регистрации объектов ИС и действий по распоряжению правами на зарегистрированные объекты. Анализ же проектов административных регламентов, предназначенных для регулирования приема заявок на товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, изобретения, полезные модели, промышленные образцы*(8), позволяет констатировать, что выводы, сделанные на основании анализа действовавших в 2007 г. и продолжающих действовать в подзаконных нормативных правовых актов (правил), регулирующих процедуры государственной регистрации прав на объекты ИС, и действий по распоряжению правами на зарегистрированные объекты, остаются в силе и в отношении указанных проектов административных регламентов. То есть, в случае принятия указанных проектов регламентов в предлагаемом Роспатентом виде, угроза успешного совершения рейдерских действий в отношении всех объектов ИС, подлежащих государственной регистрации, сохранится.

Какие же меры следует предпринять для существенного уменьшения или исключения риска успешного совершения рейдерских действий?

Противодействие рейдерству

Кардинально уменьшить риск рейдерства позволило бы внедрение электронной технологии подачи заявлений на совершение различных регистрационных действий с использованием электронно-цифровой подписи. Такие технологии успешно применяются в России при оказании банковских услуг и на протяжении нескольких лет внедряются для целей сдачи налоговой отчетности. Они многократно снижают вероятность совершения несанкционированных действий, обеспечивая высокую степень защиты информации и идентификацию лица, уполномоченного на совершение соответствующих действий. Вместе с тем абсолютной защиты от несанкционированных действий неуполномоченных лиц указанные технологии все же не обеспечивают. Достаточно вспомнить мировую практику последних десятилетий, сопровождавшуюся многочисленными скандалами и уголовными процессами, связанными с успешными хакерскими атаками на самые совершенные системы компьютерной обработки, хранения и передачи информации, в том числе секретной, будь то в банковской или страховой сфере, в сфере транспорта, энергетики или государственного управления, в военной сфере и в любой иной.

Следует отметить, что подготовленные Роспатентом проекты административных регламентов, предназначенных для регулирования приема заявок на товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, содержат отсылочные нормы, которые позволят в будущем внедрить электронную технологию подачи заявлений на совершение различных регистрационных действий с использованием электронно-цифровой подписи. Так, применительно к товарному знаку такие нормы содержатся в пп. 10.3 и 5.3 проекта административного по приему соответствующих заявок. Однако эти нормы лишь обозначают указанную возможность и не подкреплены на сегодня соответствующими нормативными правовыми актами. Да и сами административные регламенты по приему заявок на регистрируемые объекты ИС пока существуют в виде проектов (а адм. регламенты, размещенные сейчас на сайте Роспатента? Это уже не проекты. Ю.Ш. Редактору: на сайте Роспатента выложены только 2 действующих регламента: по ведению реестров и по работам, выполненным за счет бюджета. Остальные регламенты (9 шт.) представлены в виде проектов. Адреса обсуждаемых проектов приведены в сноске 8. Некоторые регламенты, например, по регистрации действий по распоряжению исключительными правами (отчужден, лицензии, коммерческая концессия) не представлены даже в виде проектов.) Очевидно также, что до начала практического применения такой технологии пройдет несколько лет, возможно, не менее 5-10, если исходить из опыта внедрения аналогичной технологии в налоговой сфере.

Следовательно, на протяжении значительного периода времени при выполнении различных регистрационных действий, связанных с объектами ИС, будет использоваться традиционная технология, основанная на обработке документов на бумажных носителях или их аналогов на электронных носителях. Значит проблема надежности идентификации подлинности заявителя, инициирующего соответствующие регистрационные действия, в условиях применения традиционной технологии в обозримом будущем будет сохранять свою актуальность и практическую значимость с точки зрения повышения эффективности противодействия рейдерству в области ИС.

Автором предлагался простой в реализации и эффективный способ повышения надежности идентификации заявителя*(9). Суть его сводится к применению в качестве дополнительного идентифицирующего признака заявителя специального кодового числа, получаемого заявителем от регистрирующего органа при первом обращении за выполнением регистрационного действия по данному объекту ИС. Такое кодовое число (точнее - набор уникальных кодовых чисел, сформированных с использованием компьютерной программы, генерирующей случайные числа, по одному кодовому числу для каждого последующего обращения заявителя в регистрирующий орган) при соблюдении соответствующих мер предосторожности в его использовании обеспечивает регистрирующему органу однозначное указание, что соответствующее регистрационное действие инициируется именно первоначальным, то есть подлинным, заявителем. Хотелось бы надеяться, что эффективность этой антирейдерской меры будет объективно оценена Роспатентом, и предложенный способ повышения надежности идентификации заявителя будет практически использован.

Тем не менее, следует отметить, что указанная выше антирейдерская мера, равно как и внедрение электронной технологии подачи заявлений на совершение регистрационных действий с использованием электронно-цифровой подписи, не могут полностью гарантировать подлинному заявителю (правообладателю) защиту от рейдерских действий. Всегда будет существовать некоторая вероятность несанкционированного доступа рейдера к информации (будь то кодовые числа в предлагаемом способе повышения надежности идентификации заявителя или программные средства, обеспечивающие применение электронно-цифровой подписи) или каналам связи. Значит, необходимы какие-то дополнительные меры, снижающие риск совершения рейдерских действий.

Дополнительные меры

Представляется, что дополнительные меры должны обеспечить прежде всего обязательную для регистрирующего органа обратную связь с заявителем (правообладателем) и надежную проверку того, действительно ли действия осуществляются подлинным заявителем (правообладателем) или они инициированы неуполномоченным лицом, то есть рейдером. Подчеркнем, что установление такой обратной связи и проведение проверки не являются необходимыми при первоначальном обращении заявителя, например, с заявлением на регистрацию объекта ИС. Да и при последующих обращениях заявителя такие проверка и обратная связь с заявителем потребуются лишь в некоторых случаях.

В каких же ситуациях указанная проверка действительно необходима?

Рассмотрим этот вопрос на примере проекта административного регламента*(10), предназначенного для регулирования подачи заявки на регистрацию товарного знака (далее - регламент).

Для ответа на поставленный вопрос необходимо определить, какие действия, предусмотренные регламентом, могут быть использованы рейдером для достижения своих целей*(11). Соответственно, именно при совершении таких действий у регистрирующего органа могут и должны возникать обоснованные сомнения*(12) в том, что действия совершаются уполномоченным лицом - подлинным заявителем или его представителем. В рамках рассматриваемого регламента такими действиями являются: изменение сведений о заявителе (п. 13.8.1); прекращение полномочий представителя и назначение нового представителя (п. 9.1); преобразование заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак и заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак (п. 13.9); отзыв заявки (п. 13.11). Возможность совершения таких действий вытекает из норм пп. 2 и 3 ст. 1497, п. 4 ст. 1511, п. 1 ст. 1502 Кодекса.

В соответствии с процедурой изменения сведений о заявителе рейдер может изменить адрес для переписки*(13), полный адрес заявителя, номера телефона, факса, адрес электронной почты заявителя (далее - адресные данные) и тем самым "отсечь" регистрирующий орган от последующего общения с подлинным заявителем. Та же цель достигается путем прекращения полномочий представителя и (или) назначения нового представителя, но представляющего интересы не подлинного заявителя, а рейдера. Поэтому регистрирующий орган в интересах охраны прав подлинного заявителя в случае поступления соответствующего заявления или извещения должен связаться с заявителем и убедиться, что соответствующий документ поступил от него или от его представителя. С учетом особой важности изменяемых сведений, такая проверка должна проводиться с использованием всех возможностей, указанных заявителем в первоначальной заявке на регистрацию товарного знака: почтой по адресу для переписки и полному адресу заявителя, по телефону, факсу, по электронной почте. Если предпринимается попытка изменения полного адреса заявителя и не удается получить подтверждения этого действия от заявителя ввиду действительного изменения его адреса, то такое подтверждение должно быть получено из соответствующего государственного реестра на основании содержащегося в первоначальном заявлении основного государственного регистрационного номера заявителя - организации или индивидуального предпринимателя. Представляется, что указанные обязанности регистрирующего органа должны быть установлены регламентом.

После изменения адресных данных и прекращения полномочий представителя подлинного заявителя действия рейдера могут привести к изменению прав на заявку или ее статуса: к передаче прав на заявку другому лицу, к преобразованию заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак и заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак, наконец, к отзыву заявки, после чего может быть подана идентичная заявка от имени другого лица. При этом подлинный заявитель не будет извещен об этом регистрирующим органом.

Таким образом, адресные данные и сведения о представителе заявителя являются наиболее важной, с точки зрения снижения риска рейдерства, частью материалов заявки, подлежащей особой охране от несанкционированного изменения. Отметим, что это касается не только рассматриваемого регламента, но и проектов административных регламентов, предложенных к настоящему времени Роспатентом для обсуждения и предусматривающих регистрацию других объектов ИС - наименований мест происхождения товаров, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Вместе с тем, попытка обращения в регистрирующий орган за совершением вышеуказанных действий, приводящих к изменению прав на заявку или ее статуса, также должна приводить к обязательной проверке того, инициируются ли эти действия заявителем или его представителем. Необходимость проверки обусловливается важностью этих действий с точки зрения охраны прав первоначального заявителя, а также тем, что такие действия могут быть предприняты рейдером и без изменения адресных данных и сведений о представителе. Такая проверка должна проводиться аналогично проверке в случае попытки изменения адресных данных или сведений о представителе и на основе обязанности регистрирующего органа, предусмотренной в регламенте.

При анализе проектов других административных регламентов также может быть определен ограниченный круг наиболее важных действий, выполнение которых должно быть предварено обязательной проверкой регистрирующим органом того, является ли инициатором таких действий первоначальный заявитель или его представитель.

С 2007-2008 гг. Роспатентом предоставлена возможность отслеживать продвижение заявок на регистрацию товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы через соответствующие общедоступные реестры, размещенные на сайте Роспатента и отображающие входящие и исходящие документы по каждой заявке. Безусловно, это очень полезная форма обратной связи регистрирующего органа с заявителем, позволяющая информировать последнего и любых заинтересованных лиц о прохождении заявки. Но эта пассивная связь не обеспечивает предотвращения рейдерских действий, реестр может лишь зафиксировать, какие действия уже совершены.

Важной антирейдерской мерой стало бы ограничение доступа к той части материалов заявки на регистрацию объекта ИС или на выдачу соответствующего патента, которая содержит образцы подписи заявителя или его печати*(14). Такое ограничение не создает препятствий для реализации прав заинтересованных лиц на ознакомление с материалами заявки, предусмотренных ГК РФ, например, статьей 1493, если речь идет о товарных знаках. Однако эта мера сделает невозможной легальное получение этих образцов рейдером у регистрирующего органа.

Поскольку применительно к товарным знакам п. 2 ст. 1493 гласит, что "порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности", Роспатент вправе ввести предлагаемое ограничение в регламенте в интересах усиления антирейдерской охраны прав заявителей. Аналогичным образом указанное ограничение может быть введено в административных регламентах, регулирующих прием заявок по другим объектам ИС.

Заключение

Представляется, что рассмотренные меры противодействия рейдерству при регистрации прав на ИС являются разумным компромиссом между усложнением регистрационных процедур и повышением надежности охраны прав заявителей. Все эти меры не требуют изменения части четвертой ГК РФ и могут быть реализованы на уровне соответствующих административных регламентов или иных подзаконных нормативных правовых актов.

К сожалению, административные регламенты, призванные регулировать регистрацию действий по распоряжению правами на охраняемые объекты ИС, в настоящее время недоступны для анализа, что делает его недостаточно полным. Однако не вызывает сомнения, что изложенные подходы будут применимы и для этих нормативных правовых документов.

В. Малин,

генеральный директор юридической

и консалтинговой фирмы ЗАО МАЛИН,

патентный поверенный РФ

(Москва)

"Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность", N 10, 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См. публикацию "Путин нам поможет". Глава компании "Суперфон" Олег Тетерин уверен в своей победе", размещенную в Интернет по адресу: http://www.sostav.ru/news/2008/01/21/41/.

*(2) Малин В.П. Определение подлинности заявителя и надежность охраны прав на интеллектуальную собственность от незаконных посягательств при выполнении регистрационных действий. // Научно-практическая конференция 10-11 октября 2007 г. "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Тезисы дополнительных докладов научно-практической конференции. Роспатент. ФГУ ФИПС. - Москва, 10-11 октября 2007 г., С. 26а-26з.

*(3) См. публикацию "II Национальный Конгресс "Приоритеты развития экономики. Партнерство государства, науки и бизнеса", размещенную на сайте http://www.regionrost.ru/.

*(4) См. публикацию "Любимов обеспокоен размахом патентного рейдерства в России", размещенную в Интернет по адресу: htpp://www.news.mail.ru/incident/1314055/.

*(5) Цитируется по сайту htpp://www.ecip.ru/plan.html.

*(6) См. доклад председателя Коллегии адвокатов "Частное право" Колесникова М.Н. "Актуальные проблемы борьбы с рейдерством", размещенный в Интернет по адресу: http://www.urallaw.ru/articles/person_1/id_98.html.

*(7) Малин В. Идентификация заявителя при регистрации прав на интеллектуальную собственность. Несовершенство законодательной и нормативной базы. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2007. - N 10. - C. 32-45.

*(8) См. проекты соответствующих административных регламентов, размещенных в Интернет по адресам: http://www.fips.ru/admin_reg_tz.pdf, http://www.fips.ru/admin_reg_nmpt.pdf, http://www.fips.ru/admin_reg_iz.pdf, http://www.fips.ru/admin_reg_pm.pdf, http://www.fips.ru/admin_reg_po.pdf.

*(9) Малин В. Идентификация заявителя при выполнении регистрационных действий. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2008. - N 5. - C. 70-72.

*(10) См. проект, размещенный в Интернет по адресу: http://www.fips.ru/admin_reg_tz.pdf.

*(11) См. выше, раздел "Недостаточность принимаемых мер".

*(12) Заметим, что понятие "обоснованное сомнение" уже содержится, в проекте административного регламента, предназначенного для регулирования подачи заявки на регистрацию товарного знака, в абзаце 8 пункта 13.8.1, в котором рассматривается ситуация, связанная с изменением сведений о заявителе.

*(13) См. также: Малин В. Идентификация заявителя при регистрации прав на интеллектуальную собственность. Несовершенство законодательной и нормативной базы. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2007. - N 10. - C. 36.

*(14) См. также: Малин В. Идентификация заявителя при выполнении регистрационных действий. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2008. - N 5. - C. 69.