Судьба создаваемых по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности (В.В. Сова, "Адвокат", N 11, ноябрь 2012 г.)

Судьба создаваемых по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности

Нередки случаи создания результатов интеллектуальной деятельности в процессе выполнения различного рода договоров, в том числе договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Статья В.В. Совы наглядно иллюстрирует, что пренебрежение при заключении данного вида договора вопросами прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности может повлечь самые негативные последствия.

Не секрет, что нередки случаи, когда результаты интеллектуальной деятельности (РИД) создаются изобретателями не только в рамках научных изысканий, проводимых ими по собственной инициативе, но и в процессе выполнения различного рода договоров. Одним из таких договоров является договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - договор на выполнение НИОКР), которому посвящена глава 38 Гражданского кодекса РФ. Согласно пункту 1 ст. 769 ГК РФ исполнитель обязуется "разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию". Такой официально закрепленный предмет договора сразу же порождает один очень важный вопрос: может ли заказчик обязать исполнителя создать изобретение, т.е. РИД соответствующий закрепленным в ГК РФ условиям патентоспособности изобретений? В литературе высказывается точка зрения, согласно которой изобретателя, будь он исполнитель по договору на выполнение НИОКР или работник, состоящий в трудовых отношениях с какой-либо организацией, нельзя заранее обязать создать изобретение*(1).

Данная позиция не лишена логики. В ее пользу говорит уже то, что к объектам патентного права предъявляются определенные требования (условия патентоспособности), при соблюдении которых им предоставляется правовая охрана. Если перед исполнителем поставить задачу создать какой-либо РИД и в условиях договора на выполнение НИОКР прописать, чтобы такой РИД отвечал условиям патентоспособности, например, изобретений, то в этом случае многократно возрастают риски и создаются дополнительные трудности для обеих сторон договора.

С одной стороны, заказчик может и не получить желаемый результат, так как окажется, что невозможно будет создать то, что он подразумевал, заключая договор. Кроме того, заказчику, чтобы проверить, соответствует ли созданный по договору результат условиям патентоспособности изобретений, придется ждать значительный срок, в течение которого заявка на получение патента будет проходить все необходимые процедуры в Роспатенте.

С другой стороны, исполнителю, чтобы завершить контракт и закрыть вопрос с окончательным расчетом с заказчиком, придется ждать все тот же срок, в течение которого заявка на получение патента будет проходить все необходимые процедуры в Роспатенте. То есть исполнителю, возможно, придется ждать несколько лет, чтобы получить окончательный расчет за сделанную работу. При этом сложится парадоксальная ситуация: исполнитель выполнит всю свою работу, но не сможет в течение долгого времени проверить, соответствует ли результат работы условиям договора. Заказчик, в свою очередь, не сможет принять результат работы, а значит, не сможет закрыть договор и приступить к использованию созданного РИД.

Возникает закономерный вопрос: как же быть в подобной ситуации? Ответ очевиден. Сторонам вместо требования о соответствии результата работ условиям охраноспособности необходимо прописать в условиях договора требования, которым должен отвечать создаваемый результат. Речь идет не о требованиях охраноспособности, закрепленных в законе; речь идет о качественных и количественных показателях, которые должны характеризовать результат. Причем, в данном случае можно дать один совет. Если со стороны заказчика или исполнителя договора присутствует специалист, прекрасно осведомленный о большинстве технических достижений в той отрасли, в которой исполнителю необходимо будет создать результат, то он сможет указать в договоре такие показатели, которые либо будут выше показателей уже запатентованных РИД, любо вообще будут у них отсутствовать. Тем самым в договоре уже косвенно будет прописано одно из условий охраноспособности - условие о новизне.

Еще одна проблема: стороны не всегда вспоминают о том, что новое изделие или новая технология могут охраняться в качестве РИД, например в качестве изобретения или полезной модели. Как результат, они специально не урегулируют в договоре, кому будут принадлежать права (в первую очередь право на получение патента, а значит, и исключительное право) на РИД в случае патентоспособности последних. На практике это может привести к очень печальным последствиям, что может быть проиллюстрировано на примере.

В 2009 г. был заключен договор на выполнение работ, в котором было написано следующее*(2).

"1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: "Создание опытно-промышленной установки...", а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Календарным планом (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Наличие активов: отсутствуют.

1.4.1. Патент на изобретение N ... от ... "Способ...".

1.4.2. Патент на изобретение N ... от ... "Способ..."."

При этом нигде далее по тексту договора ничего не говорится о судьбе прав на патентоспособные РИД. Это порождает следующую ситуацию. Если в результате исполнения данного договора будут созданы патентоспособные РИД, в соответствии с пунктом 3 ст. 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. А в соответствии с данным разделом (ст. 1371 ГК РФ) право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные по договору на выполнение НИОКР, принадлежат исполнителю. Заказчик же вправе будет использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен договор на выполнение НИОКР, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Таким образом, несмотря на то, что заказчик оплатил в рамках договора создание опытного образца новой установки, он будет иметь право использовать ее только на условиях простой (неисключительной) лицензии и только в тех целях, для достижения которых был заключен договор. А исключительное право на использование созданной установки получит исполнитель. Если заказчик пожелает получить исключительное право на созданную установку, это неизбежно повлечет необходимость проведения в дальнейшем дополнительных переговоров с целью заключения дополнительного договора об отчуждении исключительного права. Если же патент еще не будет получен, заказчику придется заключить с исполнителем договор об отчуждении права на получение патента. Но одно дело, когда проводятся переговоры о правах на патентоспособные РИД, которые еще могут быть и не созданы, а если и будут созданы, экономический эффект от их использования представляется несколько неопределенным. И совсем другое дело, когда патентоспособные РИД уже созданы и можно определить экономический эффект от их использования (который в конечном итоге может быть очень и очень ощутимым).

Однако проблема прав на патентоспособные РИД, которые могут быть созданы по договорам на выполнение НИОКР, не является последней.

Если вернуться к предмету заключенного в 2009 г. договора на выполнение работ, то в п. 1.4 приводится ссылка на два патента на изобретения. Оба изобретения относятся к той же области знаний, что и опытно-промышленная установка, которую необходимо создать, а исключительное право на оба изобретения принадлежит исполнителю по договору (в данном случае это не отвлеченный пример, а реальные обстоятельства дела).

Между тем в соответствии со статьей 773 ГК РФ исполнитель обязан "согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование". В связи с этим возникает вопрос, будет ли данная обязанность исполнителя по данному договору считаться выполненной, если в тексте договора нет более никаких упоминаний о правах на патентоспособные РИД? Прямого согласия или запрета на использование изобретений, упомянутых в пункте 1.4 договора, при создании в рамках договора опытно-промышленной установки нет. В связи с этим в случае возникновения спора и переноса его в судебное заседание ответ на этот вопрос остается на усмотрении суда. Представляется, ответ должен быть положительным. В пользу данной позиции говорит следующее:

- как уже было отмечено, изобретения, на которые сделана ссылка в пункте 1.4 договора, относятся к той же области знаний, что и опытно-промышленная установка, которую необходимо создать по договору, т.е. данные изобретения могут быть использованы для создания опытно-промышленной установки;

- ссылка на изобретения сделана не в каком-нибудь разделе, а в разделе, посвященном предмету договора, т.е. если и предполагалось использовать эти изобретения, то именно для решения задачи, поставленной в предмете договора - для создания определенной опытно-промышленной установки;

- заказчик видел ссылку на изобретения в пункте 1.4 договора; он видел, что изобретения относятся к той же области знаний, что и опытно-промышленная установка, создание которой он поручил исполнителю. В договор не включено положение о том, что исполнителю запрещается использовать данные изобретения, т.е., подписав договор, заказчик не возразил против того, чтобы данные изобретения были использованы исполнителем при выполнении условий заключенного договора.

Использование указанных в пункте 1.4 договора изобретений порождает еще одну проблему. В пункте 3 ст. 1358 ГК РФ определено, в каких случаях изобретение признается использованным в продукте или способе. И если указанные в статье условия будут соблюдены, встает закономерный вопрос о нарушении принадлежащего исполнителю исключительного права на упомянутые в пункте 1.4 договора изобретения. А нарушение будет иметь место в том случае, если заказчик начнет использовать опытно-промышленную установку для извлечения прибыли. В этом случае, даже если заказчик заключит с исполнителем договор об отчуждении исключительного права или права на получение патента на созданную по договору опытно-промышленную установку, он сможет использовать эту установку без угрозы предъявления к нему иска со стороны исполнителя о нарушении исключительного права, только если заключит с исполнителем еще один договор, по которому получит право на использование изобретений, использованных по смыслу пункта 3 ст. 1358 ГК РФ в опытно-промышленной установке.

Кроме того, при исполнении данного договора возникает вопрос об обязанности исполнителя "гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих права третьих лиц" (ст. 773 ГК РФ). В случае если в созданной исполнителем опытно-промышленной установке будут использованы принадлежащие исполнителю изобретения, гарантировать ненарушение прав третьих лиц исполнитель уже не сможет.

Проблема в том, что в ГК РФ нет специальной нормы, которая бы устанавливала ответственность исполнителя за это. Таким образом, заказчик может лишь применить к нарушителю общие нормы о признании договора недействительным или его расторжении и двухсторонней реституции. Заказчик мог бы применить и те санкции, которые были бы указаны в договоре. Однако в приведенном в настоящей статье договоре таких санкций не предусмотрено. Применение же двухсторонней реституции к договору на выполнение НИОКР, по которому работа уже выполнена, представляется не совсем уместной. Исполнитель, разумеется, может вернуть заказчику деньги, а тот в свою очередь вернуть исполнителю созданную им установку. Но проблема в том, что данная установка уже создана. В ней воплощено технологическое решение, которое как исполнитель, так и заказчик может повторить теоретически неограниченное количество раз, просто создавая все новые и новые установки. Фактически получится, что исполнитель создал технологическое решение безвозмездно. Кроме того, если договор будет признан недействительным, возникает закономерный вопрос о судьбе прав на созданный РИД. Если договор будет признан недействительным и не повлечет юридических последствий, должно быть применено положение статьи 1371 ГК РФ или нет? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует, что пренебрежение при заключении договора на выполнение НИОКР вопросами судьбы прав на патентоспособные РИД может повлечь самые негативные последствия.

Библиография

Гражданский кодекс РФ (часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410.

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) // Российская газета. 2006. 22 дек.

Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. N 12.

В.В. Сова

"Адвокат", N 11, ноябрь 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Такая точка зрения высказывается в литературе именно в контексте правовой охраны служебных РИД, однако данная проблема актуальная как для РИД, являющихся с точки зрения ГК РФ служебными, так и для РИД, создаваемых по договору на выполнение НИОКР. Подробнее см.: Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. N 12.

*(2) Здесь текст предмета договора приводится так, как он напечатан в самом договоре с сохранением орфографии и пунктуации, за одним исключением. На месте названия установки, которую необходимо создать, и информации о патентах в п. 1.4 проставлены пробелы, дабы исключить любые ссылки на стороны договора.