Особенности передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, учреждаемых бюджетными образовательными учреждениями в рамках Федерального закона N 217-ФЗ (Е.А. Свиридова, "Право и жизнь", N 9-10, сентябрь-октябрь 2012 г.)

Особенности передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, учреждаемых бюджетными образовательными учреждениями в рамках Федерального закона N 217-ФЗ

Право использования результатов интеллектуальной деятельности должно вноситься в уставный капитал хозяйственного общества, созданного бюджетным учреждением на основании решения учредителя о создании хозяйственного общества путем заключения лицензионного договора. Законодатель идет по пути нормативного ограничения действия исключительной лицензии. По мнению автора, недопустимо применять в порядке аналогии закона к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права и лицензионному договору нормы о договоре дарения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 2.08.2009 N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" (далее - Закон N 217-ФЗ) высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, и созданные государственными академиями наук высшие учебные заведения имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным высшим учебным заведениям. При этом право использования РИД должно вноситься в уставный капитал хозяйственного общества на основании решения учредителя (учредителей) о создании хозяйственного общества путем заключения лицензионного договора, заключаемого между бюджетным образовательным (научным) учреждением и хозяйственным обществом после внесения записи о государственной регистрации хозяйственного общества в единый государственный реестр юридических лиц.

По объему передаваемых прав лицензионные договоры о передаче права использования РИД делятся на:

- неисключительные (простые), по которым лицензиату предоставляется право использования РИД с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- исключительные, в соответствии с которыми лицензиату предоставляется право использования РИД без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

На практике заключают также так называемую единственную лицензию, по условиям которой лицензиар вправе использовать соответствующий объект в исключительном порядке, не предполагающим выдачу лицензий третьими лицами и запрещающий использовать переданный по лицензии объект лицензиару.

Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) (данный документ является проектом Федерального закона, принятым Государственной Думой ФС РФ в первом чтении 27 апреля 2012 года)] предлагает ввести запрет лицензиару использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования предоставлено лицензиату по договору на условии исключительной лицензии, если иное не предусмотрено этим договором (абз. 4 п. 1 ст. 1236 ГК РФ в редакции проекта). Таким образом, законодатель идет по пути нормативного ограничения действия исключительной лицензии.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

1. Предмет, который идентифицируется в договоре посредством описания объекта интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в отношении регистрируемых объектов номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат (патент).

2. Способы использования РИД.

3. Цена договора (при возмездном лицензионном договоре) путем указания размера вознаграждения за использование РИД или порядка его определения.

Анализ практического применения лицензионных договоров позволяет провести их классификацию по критерию прав лицензиата, по территории действия, по характеру лицензии и разрешения на дальнейшее коммерческое использование (выдача сублицензий).

По критерию прав лицензиата лицензионные договоры различаются в зависимости от способов переданного использования. Это может быть расширенный объем использования объекта лицензирования или, наоборот, ограниченный; например, лицензиат получает право только на распространение товара, содержащего запатентованное устройство, но на не право его изготовления либо реализацию запатентованного способа в строго определенных сферах деятельности (только образовательных, научных, но не коммерческих).

Статья 1236 ГК РФ устанавливает презумпцию неисключительной лицензии, оставляя за рамками лицензионного договора право предусмотреть иное. Таким образом, лицензиар может по согласованию с лицензиатом закрепить в договоре передачу права использования на условиях исключительной или неисключительной лицензии. Если договор не будет содержать указание на вид предоставляемой лицензии, считается, что он заключен с сохранением за правообладателем права выдачи лицензий иным лицам, помимо лицензиата.

Пункт 2 ст. 1235 ГК РФ закрепляет обязательность заключения лицензионного договора в письменной форме под страхом его недействительности. Иное может быть предусмотрено только ГК РФ. Данная норма зафиксирована императивно. Таким образом, лицензионный договор, вслед за договором об отчуждении исключительных прав, подлежит облечению в письменную форму под страхом оказаться недействительным, что повлечет за собой правовые последствия в виде двусторонней реституции.

По общему правилу лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы заключаются в письменной форме. Однако закон допускает заключение указанного лицензионного договора по типу конструкции договора присоединения. Такой вид договоров называют также "оберточными" лицензиями (shrink-wrap license). В отличие от традиционных лицензионных договоров, согласие на заключение которых выражается путем волеизъявления в письменной форме, согласием на заключение рассматриваемых лицензионных договоров является совершение конклюдентных действий. Последние заключаются в согласии с текстом пользовательского соглашения при инсталляции программы с материального носителя (диска), скачивании программы с сайта компании-лицензиара.

Согласно п. 2 ст. 158 ГК РФ, сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. При этом, однако, сохраняется требование о форме сделки: конклюдентное действие приобретает юридическую силу только для сделок, которые могут быть заключены устно [Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. 3-е издание, стереотипное. М.: Статут, 2001]. Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 названного Кодекса. Это означает исключение из правил о форме договора, когда письменная форма считается соблюденной, только если конклюдентное действие последует в ответ на письменную оферту. Значит, взаимные конклюдентные действия невозможны при условии, если для договора установлена обязательная письменная форма.

Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ и базы данных может быть договором присоединения, согласие на заключение которого состоит в начале использования таких программ и базы данных пользователем способом, записанным в условиях договора присоединения.

Подобно действующей редакции Гражданского кодекса РФ, проект Федерального закона N 47538-6 определяет лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, как договор присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, предлагается считать безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с п. 5 ст. 1262 ГК РФ договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ и переход исключительного права на такую программу к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

В соответствии с п. 1 ст. 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ может по своему желанию зарегистрировать такую программу в Реестре программ для ЭВМ. Правила оформления заявки (документов и материалов), представляемой на регистрацию, содержатся в Приложении N 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 324.

Однако регистрация программы для ЭВМ - это право, а не обязанность правообладателя. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав на программу для ЭВМ не требуется ее регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей.

Согласно п. 2 Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020, применительно к программе ЭВМ государственной регистрации подлежит договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ.

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ подлежит государственной регистрации, если программа была зарегистрирована. И, напротив, лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ государственной регистрации не подлежат регистрации независимо от факта регистрации программы.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата по договору и переход исключительного права на такой результат без договора также подлежат государственной регистрации. Это, в частности, следующие объекты:

- изобретения,

- промышленные образцы,

- полезные модели.

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по договору, государственная регистрация залога этого права, государственная регистрация предоставления права использования такого результата по договору осуществляются посредством государственной регистрации договора.

Несоблюдение требования о государственной регистрации договора влечет за собой недействительность соответствующего договора.

Проект Федерального закона N 47538-6 предлагает заменить регистрацию договора регистрацией отчуждения исключительного права и его залога, а также предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Статья 432 ГК РФ установила презумпцию возмездности любого гражданско-правового договора. Условие о безвозмездном предоставлении права использования РИД должно быть четко прописано в лицензионном договоре. В статье 1286 ГК РФ предусмотрено несколько форм лицензионных выплат:

- единовременный фиксированный (паушальный) платеж;

- периодический фиксированный платеж;

- периодические отчисления от дохода (выручки) - роялти.

Форма лицензионных выплат полностью относится к усмотрению сторон лицензионного договора. Перечень таких форм дан не исчерпывающе, скорее, для примера, и лицензионный договор может содержать иные варианты платежей лицензиару за использование его РИД.

На практике довольно часто возникал вопрос о возможности заключения безвозмездных договоров между двумя коммерческими организациями.

Отдельные авторы придерживаются мнения о возможности заключения такого рода договоров в отношениях между двумя коммерческими организациями. Так, В. Мальцева справедливо отмечает наличие существенных различий между дарением вещей (на которые при дарении происходит переход права собственности) и передачей права по безвозмездному лицензионному договору [Мальцева Н. Безвозмездный лицензионный договор на программу для ЭВМ // ИС. Авторское право и смежные права. 2008. N 10. С. 9].

С.В. Трофимов считает, что пользование чужими имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности более близко к договору безвозмездного пользования. Поскольку п. 1 ст. 1233 ГК РФ предполагает возможность распоряжения правообладателем принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих РИД в установленных договором пределах, автор делает вывод о возможности заключения безвозмездного лицензионного договора между коммерческими организациями [Трофимов С.В. Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности: Монография. 2009].

Есть авторы, разделяющие иную точку зрения. Так, И.С. Чупрунов признает, что некоторые нормы гл. 32 ГК РФ должны применяться к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права в порядке аналогии закона. В частности, есть все основания распространить на него действие ст. 575 ГК РФ, устанавливающей запрет на заключение такого договора между коммерческими организациями. Вместе с тем автор полагает, что применение в порядке аналогии закона норм о дарении к безвозмездному лицензионному договору невозможно, так как при выдаче лицензии имеет место не транслятивное (как при дарении), а конститутивное правопреемство [Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1].

Авторы проекта Федерального закона N 47538-6 предлагают установить запрет на заключение договоров безвозмездного характера по распоряжению правами на РИД в отношениях между коммерческими организациями в зависимости от видов этих договоров. Правом вступить друг с другом в безвозмездные договорные правоотношения могут коммерческие организации только при передаче права пользования объектом интеллектуальной собственности на основании простой (неисключительной) лицензии. Что касается права заключать безвозмездные договоры об отчуждении исключительного права и безвозмездного предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях исключительной лицензии, то их коммерческие организации, в случае принятия данной редакции проекта, заключать не смогут.

Думается, такой способ разрешения проблемы расходится с попытками законодателя отграничить институты права собственности и права интеллектуальной собственности друг от друга. Напомним, что авторы проекта предлагают ввести в п. 1 ст. 1227 ГК РФ положение о том, что интеллектуальные права самостоятельны не только по отношению к праву собственности, но и к иным вещным правам. По нашему мнению, нормы права интеллектуальной собственности независимы, правила, регулирующие договоры об отчуждении исключительного права, и лицензионные договоры вынесены за рамки части второй ГК РФ, регламентирующей вопросы договора дарения, а потому недопустимо применять в порядке аналогии закона к договору о безвозмездном отчуждении исключительного права и лицензионному договору нормы о договоре дарения.

Библиографический список

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. 3-е издание, стереотипное. М.: Статут, 2001.

2. Мальцева Н. Безвозмездный лицензионный договор на программу для ЭВМ // ИС. Авторское право и смежные права. 2008. N 10. С. 9.

3. Трофимов С.В. Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности: Монография. 2009.

4. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

Е.А. Свиридова,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры "Гражданское право"

Финансового университета при Правительстве РФ

"Право и жизнь", N 9-10, сентябрь-октябрь 2012 г.