Энциклопедия решений. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (декабрь 2024)

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее - Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014).

В связи с этим напомним, что товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479 ГК РФ). То есть основная функция товарного знака - это способность отличать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака применяются общие правила о лицензионном договоре (ст. 1235 ГК РФ).

Такой договор должен содержать условия, которые являются существенными для лицензионного договора: предмет договора путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется; способы использования товарного знака; размер вознаграждения лицензиара или порядок его определения, за исключением случая, когда в договор включено условие о его безвозмездности.

Поскольку регистрация товарного знака в государственном реестре товарных знаков подтверждается выдачей свидетельства на товарный знак, в лицензионном договоре обязательно указывается номер этого свидетельства (п.п. 5, 6 ст. 1235 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, ст. 1481 ГК РФ). Кроме того, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, заключаемый после 01.10.2014, должен содержать перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1. ст. 1489 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, п. 7 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).

Отсутствие какого-либо из существенных условий будет основанием для признания лицензионного договора незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Однако, если одна из сторон приняла исполнение по такому договору (полностью или в части), она не вправе требовать признания его незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015). В спорной ситуации наличие оснований для признания договора незаключенным по требованию одной из его сторон установит суд.

Срок действия договора не должен превышать срока действия исключительного права на товарный знак, в ином случае он будет считаться заключенным на срок действия исключительного права. Если срок действия в договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.5 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Срок действия исключительного права определяется по правилам ст. 1491 ГК РФ.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака заключается в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность договора (п. 1 ст. 1490 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ). Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации. При несоблюдении этого требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п.п. 1, 2, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ).

До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в ГК РФ) лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен был быть зарегистрирован в Роспатенте (п. 1 ст. 1490 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ, Административный регламент..., утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 321; Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденные приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186). В соответствии с Законом N 35-ФЗ из ГК РФ исключено требование о государственной регистрации такого договора. Таким образом, с 01.10.2014 в случае заключения лицензионного договора, предметом которого является предоставление права использования товарного знака, государственной регистрации подлежит само предоставление права, а не лицензионный договор (см. также последний абзац письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2014 N 02/21-14928/08).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.

Порядок осуществления такого контроля может быть предусмотрен лицензионным договором.

Независимо от того, осуществляет ли лицензиар контроль за качеством товаров лицензиата, он несет солидарную с лицензиатом ответственность по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Иными словами, требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товаров, на которых размещен товарный знак, могут быть предъявлены как совместно к лицензиару и лицензиату, так и к любому из них в отдельности (ст. 323 ГК РФ).

Если товарный знак включает в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), право использования такого товарного знака может быть предоставлено только при условии наличия у лицензиата исключительного права на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК РФ). Это связано с тем, что распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем предоставления его по лицензионному договору, не допускается (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

Внимание

Использовать наименование места происхождения товара может только то лицо, которое обладает исключительным правом на это средство индивидуализации.

Нарушение исключительных прав на товарный знак может повлечь за собой не только договорную ответственность. Продажа или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно используется обозначение, тождественное товарному знаку или сходное с ним до степени смешения, является признаком недобросовестной конкуренции (ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), что может быть основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ.

Кроме того, незаконное использование товарного знака представляет собой и самостоятельный состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ (см. также постановления ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-955/2010, ФАС Дальневосточного округа от 12.10.2010 N Ф03-6887/2010).

Тема

Лицензионный договор

Формы документов

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Претензия о неправомерном использовании товарного знака

Практические ситуации

Построить список