Энциклопедия решений. Договор об отчуждении исключительного права (декабрь 2024)

Договор об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении исключительного права является одним из видов договоров в сфере использования прав на интеллектуальную собственность.

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по этому договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность являются правообладатель и приобретатель исключительного права. Правообладателем является гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Наличие у лица исключительного права может быть подтверждено различными способами, в зависимости от вида интеллектуальной собственности и конкретных обстоятельств ситуации. Если на результат интеллектуальной деятельности признаются авторские права (п. 1 ст. 1255, п.п. 1, 2 ст. 1259 ГК РФ), следует иметь в виду, что автором произведения, если не доказано иное, признается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения (п. 42 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, далее - Постановление N 5/29). Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец подтверждается патентом, выданным федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом), на селекционное достижение - патентом, выданным Минсельхозом России, на товарный знак, знак обслуживания - свидетельством, выданным Роспатентом (ст.ст. 1353, 1414, п. 1 ст. 1504 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

К договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяются общие положения гражданского законодательства об обязательствах (ст.ст. 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (ст.ст. 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Это означает, в частности, что договор об отчуждении исключительного права признается заключенным, если сторонами согласованы условия, существенные для этого вида договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). К ним относится предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается его приобретателю, а также (для возмездного договора) размер вознаграждения правообладателя или порядок его определения. Если эти условия не согласованы, договор признается незаключенным.

Однако если одна из сторон приняла исполнение по договору (полностью или в части) или иным образом подтвердила его действие, она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015). В спорной ситуации наличие оснований для признания договора незаключенным по требованию одной из его сторон установит суд. Это правило, общее для всех видов гражданско-правовых договоров, применимо и к договору об отчуждении исключительного права.

Следует также иметь в виду, что при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения, правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, которые указывают на возможность применения цены, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости, из чего следует, что цена по договору об отчуждении прав на этот объект должна определяться в каждом случае индивидуально.

Внимание

Договор об отчуждении исключительного права предполагается возмездным, если из самого договора не следует иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Исключительное право может быть отчуждено и безвозмездно, если это прямо предусмотрено договором. Однако, в случае, когда сторонами договора являются коммерческие организации, безвозмездное отчуждение исключительного права не допускается, если иное не предусмотрено ГК РФ (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в силу с 01.10.2014). При несоблюдении этого требования договор признается недействительным как нарушающий требования закона (ст. 168 ГК РФ).

Необходимо принимать во внимание и иные особенности договора об отчуждении исключительного права.

Этот вид договора, в отличие от лицензионного, предполагает переход к приобретателю прав на интеллектуальную собственность в полном объеме. Это означает, что приобретатель исключительного права получает право распоряжаться им любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе отчуждать другому лицу, передавать право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору и т.д. (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). В договоре должно быть прямо указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме. В ином случае договор не будет считаться незаключенным, но к нему будут применяться правила о лицензионном договоре. Исключение составляет договор, заключаемый в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Аналогичным образом может быть квалифицирован в качестве лицензионного договор, который предусматривает отчуждение права использования интеллектуальной собственности, но вместе с тем вводит ограничения по способам использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо устанавливает срок действия этого договора. При отсутствии в этом случае возможности признать договор лицензионным, он подлежит признанию недействительным на основании ст. 168 ГК РФ (пп. 13.1 п. 13 Постановления N 5/29).

По общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. Соглашением сторон может быть установлен и иной момент перехода права. Однако для случаев, когда переход исключительного права по договору о его отчуждении подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ), исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит к приобретателю в момент государственной регистрации такого перехода (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Так, подлежит государственной регистрации переход исключительного права по договору об отчуждении такого права на зарегистрированные программы для ЭВМ или базу данных (п. 5 ст. 1262 ГК РФ), изобретение, полезную модель, промышленный образец (п. 2 ст. 1369 ГК РФ), секретное изобретение (п. 2 ст. 1405 ГК РФ), селекционное достижение (ст. 1427 ГК РФ), зарегистрированную топологию интегральной микросхемы (п. 2 ст. 1460 ГК РФ), товарный знак (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). При отсутствии государственной регистрации переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

До 01.10.2014 (даты вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее - Закон N 35-ФЗ), внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) правила ГК РФ предусматривали необходимость государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность в случае, если соответствующий вид интеллектуальной собственности согласно ГК РФ подлежал государственной регистрации. Это относилось к изобретению, полезной модели, промышленному образцу, товарному знаку, знаку обслуживания, селекционному достижению, а также к топологии интегральной микросхемы, если она была зарегистрирована по желанию правообладателя (ст.ст. 1369, 1414, п. 2 ст. 1460, п.1 ст. 1490 ГК РФ). Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права в этих случаях влекло недействительность договора. Однако, если договор был заключен, но одна из сторон уклонялась от его государственной регистрации, суд был вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора. В этом случае договор регистрировался в соответствии с решением суда (п. 2 ст. 165, п. 2 ст. 1234 ГК РФ, пп. 13.2 п. 13 Постановления N 5/29).

Со вступлением в силу Закона N 35-ФЗ из ГК РФ исключены положения, предусматривающие государственную регистрацию договоров об отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность. Таким образом, если договор об отчуждении исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности заключен после 01.10.2014, регистрировать его не требуется (п.п. 1, 7 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).

Правовые последствия невыплаты вознаграждения правообладателю за отчуждение исключительного права, предусмотренные законом, зависят от того, перешло ли исключительное право к приобретателю, а также от того, является ли нарушение обязанности выплатить вознаграждение существенным. Если исключительное право перешло к приобретателю по договору, то при существенном нарушении его права на вознаграждение прежний правообладатель имеет право в судебном порядке потребовать перевода прав приобретателя на себя и возмещения убытков. Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то существенное нарушение им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права влечет возникновение у правообладателя права отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В последнем случае договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора. Однако, если в течение этих тридцати дней приобретатель исполняет свою обязанность выплатить вознаграждение, прекращения договора не происходит. Представляется, что, поскольку из закона не следует иное, в данном случае для того, чтобы договор не прекратился, приобретатель должен выплатить причитающееся правообладателю вознаграждение в полном объеме.

В указанных выше случаях существенность нарушения является оценочным понятием и устанавливается судом в каждом конкретном случае индивидуально исходя из общего критерия, определенного п. 2 ст. 450 ГК РФ, - существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 5 ст. 1234 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, постановление ФАС Московского округа от 29.04.2010 N КГ-А40/3832-10).

Применение специального способа защиты прав прежнего правообладателя в виде перевода на него прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, предусмотренного п. 5 ст. 1234 ГК РФ, не исключает возможность применения и иных способов защиты прав, определенных ст. 12 ГК РФ (пп. 13.4 п. 13 Постановления N 5/29).

Тема

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

См. также

Лицензионный договор

Страховые взносы на выплаты по авторским и аналогичным договорам (с 1 января 2017 года)

Страховые взносы на выплаты по авторским и аналогичным договорам (по 31 декабря 2016 года)

Освобождение от НДС передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование

НДФЛ при отчуждении физлицами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Бухгалтерский учет доходов от продажи НМА

Энциклопедия судебной практики

Формы документов

Договор об отчуждении исключительного права на Интернет-сайт

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (об отчуждении патента)

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Ещё...