Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 февраля 2010 г. N КГ-А40/182-10-П по делу N А40-2237/08-27-27 Отказывая в признании действия ответчика злоупотреблением правом, выразившегося в подаче заявки на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, суд исходил из отсутствия правовых оснований для признания действия ответчика злоупотреблением правом, кроме того, специальными нормами не предусмотрена возможность подачи иска непосредственно в суд, минуя установленный порядок оспаривания правовой охраны товарного знака

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 11 февраля 2010 г. N КГ-А40/182-10-П по делу N А40-2237/08-27-27

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 4 февраля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Тихоновой В.К.,

судей Тарасовой Н.В., Хомякова Э.Г.,

при участии в заседании:

от истца - Исакова Е.А. - генеральный директор, выписка из протокола N 2/2008 от 24.06.2008 г., Кривцова Г.А. - дов. от 23.01.2009 г.;

от ответчика - Шамикова Л.Г. - генеральный директор, протокол от 28.03.2007 г., Наливкин Г.Г. - дов. N 4 от 11.01.2010 г.,

рассмотрев 4 февраля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО "Фирма "Информбюро" на постановление от 5 ноября 2009 г. N 09АП-18770/2009-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Поповым В.В., Солоповой А.А., Трубицыным А.И., по иску ЗАО "Фирма "Информбюро" о признании действий по подаче заявки на регистрацию товарного знака злоупотреблением правом к ООО ИИЦ "Новый Арбат-21" 3-е лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, установил:

по иску закрытого акционерного общества "Фирма "Информбюро" к обществу с ограниченной ответственностью "Информационно-издательский цент "Новый Арбат - 21" с привлечением Арбитражным судом г. Москвы к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (с учетом уточнения требования) о признании действия ответчика, выразившегося в подаче заявки на регистрацию товарного знака "PERSONA" N 327824, сходного до степени смешения с товарным знаком "ПЕРСОНА" N 188659, принадлежащим истцу, злоупотреблением правом и нарушением Парижской конвенции, Закона "О защите конкуренции". Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение от 23.12.2008 г. по делу N А40-2237/08-27-27 о признании указанного действия злоупотреблением правом.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.03.2009 г. оставил решение суда без изменения.

При рассмотрении дела по существу арбитражные суды установили, что истцом предъявлено требование о защите прав на товарный знак, основываясь на нарушении оспариваемым действием ответчика прав истца на товарный знак, признали действие ответчика злоупотреблением правом, руководствуясь ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд кассационной инстанции постановлением от 15.05.2009 г. за N КГ-А40/4028-09 отменил судебные акты, указал на то, что из положения ст. 10 Кодекса не предусматривается предъявление и признание на основании этой нормы каких-либо действий злоупотреблением правом.

Способы защиты гражданских прав приведены в ст. 12 Кодекса, защита интеллектуальных прав осуществляется в соответствии со специальными нормами, в том числе в соответствии с нормами, содержащимися в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В этой связи при новом рассмотрении дела необходимо проверить обоснованность предъявления истцом такого требования.

При новом рассмотрении ЗАО "Фирма "Информбюро" уточнило исковые требования, просило суд пресечь действия по уклонению от исполнения судебного постановления N 09АП-431/05-ГК от 15.02.2005 путем признания действий ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21", выразившихся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "PERSONA" (заявка N 2005716409, свидетельство N 327824), сходного до степени смешения с товарным знаком "Персона", принадлежащим ЗАО "Фирма "Информбюро" на основании свидетельства о регистрации N 188659, злоупотреблением правом (л.д. 82, т. 3).

В отзыве ООО "ИИЦ "Новый Арбат - 21" на исковое заявление не согласилось с требованием ЗАО "Фирма "Информбюро", ссылаясь на суть возникших между сторонами отношений, свое законное право.

Роспатент в отзыве на исковое заявление сообщил, что товарный знак "PERSONA" N 327824 был зарегистрирован 08.06.2007 г. в отношении 16 класса МКТУ, рассматриваемый в арбитражном суде спор не относится к компетенции Роспатента.

Решением арбитражного суда от 05.08.2009 г. удовлетворено заявление ЗАО "Фирма "Информбюро", в решении указано: "пресечь действия ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21" по уклонению от исполнения постановления N 09АП-431/05-ГК от 15 февраля 2005 года путем признания действий ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21", выразившихся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "PERSONA" по свидетельству N 327824 злоупотреблением правом.

Удовлетворяя требование истца, арбитражный суд первой инстанции установил наличие права истца на товарный знак "Персона" по свидетельству N 188659, нарушение этого права ответчиком при подаче заявки на регистрацию товарного знака "PERSONA", зарегистрированного 08.06.2007 г. по свидетельству N 327824.

При этом арбитражный суд исходил из ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой предусмотрена защита гражданских прав путем пресечения действий нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законом, ст. 10, п.п. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса, в соответствии с которой предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Арбитражный суд апелляционной инстанции постановлением от 05.11.2009 г. за N 09АП-18770/2009-ГК отменил решение, в удовлетворении иска отказал.

При отказе в удовлетворении иска с учетом позиции истца в апелляционном суде, подтвердившего, что им фактически оспаривается регистрация товарного знака как действия ответчика, арбитражный суд, рассмотрев дело, исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499 Кодекса) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (ст.ст. 1477, 1481 Кодекса). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определен в ст. 1513 Кодекса.

Не соглашаясь с арбитражным судом первой инстанции, который удовлетворил иск на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, апелляционный суд указал, что исходя из п. 3 ст. 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, пришел к выводу, что специальными нормами не предусмотрена возможность подачи иска по указанным в ст. 1512 Кодекса основаниям непосредственно в суд, минуя установленный в ст. 1513 Кодекса порядок оспаривания правовой охраны.

В кассационной жалобе на постановление апелляционного суда ЗАО "Фирма "Информбюро" просит о его отмене и оставлении в силе решения арбитражного суда.

В обоснование доводов заявитель указывает на нарушение норм процессуального права, а именно: в связи с отводом ответчиком составу суда апелляционной инстанции и отклонением отвода у суда возникло предвзятое отношение к рассматриваемому спору, что привело к неправильным выводам суда; суд апелляционной инстанции не учел обстоятельства дела N А40-55246/03-15-519, установленные постановлением этого же суда от 15.02.2005, а также вступившим в законную силу решением арбитражного суда от 21.01.2009 по делу N А40-78962/06-67-579.

При вынесении судебного акта апелляционным судом неправильно применены ст.ст. 10, 12, 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании кассационной инстанции представители от ЗАО "Фирма "Информбюро" поддержали доводы кассационной жалобы.

Представитель от ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21" с требованиями по кассационной жалобе не согласился.

От Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия его представителя.

Выслушав представителей ЗАО "Фирма Информбюро", ООО "ИИЦ "Новый Арбат-21", повторно проверив законность обжалуемого судебного акта, которым отменено решение арбитражного суда, правильность применения арбитражным судом апелляционной инстанции норм права, судебная коллегия не находит оснований для отмены постановления апелляционной инстанции.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" дано разъяснение о том, что согласно подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правой охраны товарному знаку по этому основанию, следует иметь в виду, что в силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Исходя из ч. 3 ст. 14 названного закона, применяемой с учетом абзаца п. 3 ст. 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом (лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по государственной регистрации, не является основанием оспаривания правовой охраны товарному знаку).

В разъяснении также указано, что суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

С учетом изложенного вывод арбитражного суда апелляционной инстанции основан на п.п. 6 п. 2 ст. 1512, п. 3 ст. 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также указанных разъяснениях.

Обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия считает, что предусмотренные в ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены судебного акта отсутствуют, с учетом приведенных выше мотивов, в связи с чем кассационная жалоба отклоняется.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2009 года N 09АП-18770/2009-ГК оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

В.К. Тихонова

Судьи

Н.В. Тарасова

Э.Г. Хомяков