Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 апреля 2010 г. N КГ-А40/3338-10 по делу N А40-24192/09-67-288 Суд удовлетворил требования о защите исключительного права на товарный знак, поскольку ответчик незаконно использовал охраняемое обозначение в доменном имени для предложения к продаже в сети интернет товаров, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 21 апреля 2010 г. N КГ-А40/3338-10 по делу N А40-24192/09-67-288

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Губина А.М.,

судей: Бусаровой Л.В. и Тихоновой В.К.,

при участии в заседании:

от истца: Курдюков Д.Г. по доверенности от 02.06.2009 г.; Залесов А.В., Эхлас Т.В. в порядке передоверия по доверенности от 01.06.2009 г. N 1-5АД;

от ответчика: Лебедев С.Ю. по доверенности от 19.04.2009 г. N 1-675;

от третьего лица: извещено, явка представителя не обеспечена,

рассмотрев 14 апреля 2010 г. в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - Горна Андрея Сергеевича на постановление от 13 октября 2009 г. N 09АП-8696/2009-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Поповым В.В., Солоповой А.А., Афанасьевой Т.К. по иску Компании "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" (ФРГ) о защите исключительного права на товарный знак к Горну Андрея Сергеевича третье лицо: ЗАО "Центрохост", установил:

Компания "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" (Федеративная Республика Германия) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к гражданину Российской Федерации Горну Андрею Сергеевичу о запрете использовать международные товарные знаки "Cayenne", зарегистрированные Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности по свидетельствам от 11.11.1999 г. N 723642 и N 730258, при администрировании домена "cayenneclub.ru".

В качестве третьего лица к участию в деле привлечено Закрытое акционерное общество "Центрохост" (далее - ЗАО "Центрохост").

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 1229, 1479, 1484 ГК РФ, статьи 4 Мадридского протокола и мотивированы тем, что ответчик незаконно использовал охраняемое обозначение "cayenne" в доменном имени "cayenneclub.ru" для предложения к продаже в сети Интернет товаров, аналогичных тех, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы суда от 28 июня 2009 г. в удовлетворении иска отказано.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, исходил из исчерпания исключительного права истца на основании ст. 1487 ГК РФ в связи с тем, что доменное имя используется ответчиком для рекламы и реализации товаров, изначально произведенных и введенных в гражданский оборот самим истцом.

В обоснование указанного вывода суд первой инстанции сослался на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.02.09 г. N 10458 по делу N А40-9281/08-145-128.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2009 г. N 09АП-18696/2009-ГК решение отменено, исковые требования удовлетворены.

Апелляционный суд исходил из того, что регистрация ответчиком доменного имени "cayenneclub.ru", в основу которого положено охраняемое обозначение "Cayenne", является нарушением исключительных прав истца на использование одноименного товарного знака.

Отклоняя довод ответчика об исчерпании исключительных прав истца, апелляционный суд исходил из невозможности исчерпания исключительных прав в отношении распространяемых ответчиком товаров, не являющихся продукцией истца.

Ссылка суда первой инстанции на постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.09 г. N 10458/08 по делу N А40-9281/08-145-128 признана апелляционным судом необоснованной, поскольку указанное дело касалось применения норм об административных правонарушениях.

Поскольку согласия на использование товарного знака "Cayenne" истец ответчику не давал, администрирование данного имени "cayenneclub.ru" признано судом как незаконное использование чужого товарного знака.

На указанное постановление ответчиком подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене постановления и оставлении в силе решения суда первой инстанции.

В обоснование жалобы заявителем приведены доводы о несоответствии выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, о принятии судебного акта с нарушением норм материального и процессуального права.

В частности, заявитель полагает, что апелляционным судом в нарушение ст. 268 АПК РФ приняты от истца дополнительные доказательства, касающиеся характеристик рекламируемых на сайте ответчика товаров.

Кроме того, заявитель полагает, что выводы суда об осуществлении ответчиком коммерческой деятельности с использованием сайта www.cayenneclub.ru не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал кассационную жалобу.

Представители истца против удовлетворения кассационной жалобы возражали по мотивам, изложенным в отзыве, отметив, что в суд апелляционной инстанции истцом были представлены не новые доказательства, а пояснения по тем доказательствам, которые уже были приобщены к материалам дела в суде первой инстанции.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечило, мотивированный отзыв не представило.

Оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность постановления суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать охраняемое обозначение в доменном имени.

Как установлено судами обеих инстанций и не оспаривается лицами, участвующими в деле, истец является обладателем исключительных прав в отношении международных товарных знаков "Cayenne" по регистрационным свидетельствам N 723642 и N 730258.

Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 12 класса Международной классификации товаров и услуг (автомобили и их части; транспортные средства, в частности, мотоциклы и велосипеды; средства для перемещения по земле, в воздухе на воде; части наземных, воздушных и водных транспортных средств).

В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятому в Мадриде 28.06.1989 г., указанные товарные знаки имеют международную охрану, в том числе, и на территории Российской Федерации.

Кроме того, судами обеих инстанций установлено и это следует из материалов дела, что ответчик является администратором домена cayenneclub.ru. При этом доменное имя cayenneclub.ru используется ответчиком для предложения к продаже запасных частей для автомобилей Porsche Cayenne (том 1, л.д. 117).

Удовлетворяя исковые требования, апелляционный суд правильно применил нормы материального права и исходил из того, что ответчик, осуществляя администрирование указанного домена, нарушил исключительные права истца.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Согласно подпункту 5 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Между тем на Интернет-сайте ответчика (www.cayenneclub.ru), размещена информация о том, что "..в нашем клубе (клубе Порше Кайен) Вы всегда можете приобрести запчасти для Porsche Cayenne (Порше Кайен). На нашем складе найдется большое количество деталей для Вашего Porsche Cayenne (Порше Кайен). Обращаем Ваше внимание, что мы предлагаем только оригинальные запчасти для автомобилей Porsche Cayenne.." - (том 1, л.д. 89-116).

Таким образом, зарегистрировав домен cayenneclub.ru, ответчик осуществлял предложение к продаже товаров, однородных тем, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки "Cayenne".

При этом судами правильно отмечено, что доменное имя "cayenneclub.ru" сходно до степени смешения с международными товарными знаками истца "Cayenne" по фонетическим, семантическим и графическим признакам, а также ассоциируется с ним в целом.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Поскольку истец, как правообладатель, не давал ответчику разрешение на использование своего товарного знака, апелляционный суд, в отличие от суда первой инстанции, пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований и запрете ответчику использовать зарегистрированные за истцом обозначения при администрировании домена "cayenneclub.ru".

Выводы апелляционного суда основаны на правильном применении ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ, а также положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., устанавливающей запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска со ссылкой на исчерпание исключительного права на товарный знак, не принял во внимание, что, исходя из нормы ст. 1487 ГК РФ, исчерпание исключительного права означает невозможность запрета использования товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем по настоящему делу объектом защиты является право истца, как владельца товарных знаков, на их использование в сети Интернет, в частности, в доменном имени, а не использование товарного знака в отношении конкретных товаров, поэтому основания для применения ст. 1487 ГК РФ у суда первой инстанции отсутствовали.

Суд первой инстанции не учел, что сам факт владения Интернет-страницей в доменном имени которой содержится обозначение идентичное товарному знаку широко известной в мире компании, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак используется правообладателем.

Кроме того, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, безусловно, является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени в российском сегменте сети Интернет.

Поэтому независимо о того, являлись ли предлагаемые ответчиком к продаже товары изготовленными самим истцом либо третьими лицами, учитывая однородность товаров, ответчик вправе был использовать охраняемое обозначение "cayenne" в доменном имени только при наличии согласия правообладателя.

Следует также отметить, что ответчик, ссылаясь на исчерпание исключительного права истца, в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представил суду первой и апелляционной инстанций доказательств распространения им продукции, введенной в оборот самим истцом либо с его согласия.

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении апелляционным судом требований ст. 268 АПК РФ и необоснованном приобщении к материалам дела новых доказательств отклоняется.

Доказательства неправомерного использования ответчиком чужого товарного знака в доменном имени были приобщены к материалам дела в суде первой инстанции (том 1, л.д. 89-116), поэтому оснований полагать, что выводы апелляционного суда по существу спора сделаны на оценке новых доказательств, у суда кассационной инстанции не имеется.

Кроме того, согласно абз. 5 п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 г. N 36 "О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суда апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Таким образом, учитывая, что судом в полном объеме установлены имеющие для дела обстоятельства, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, суд кассационной инстанции не находит оснований, предусмотренных ст. 288 АПК РФ для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2009 г. N 09АП-18696/2009-ГК по делу N А40-24192/09-67-288 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.М. Губин

Судьи

Л.В. Бусарова

В.К. Тихонова