Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2009 г. N 09АП-14277/2009

г. Москва

Дело N А40-24192/09-67-288

13 октября 2009 г.

N 09АП-18696/2009-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2009 года.

Мотивированное постановление изготовлено 13 октября 2009 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей: Солоповой А.А., Афанасьевой Т.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Разгуляевым П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" ( Федеративная Республика Германия)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2009г. по делу N А40-24192/09-67-288, принятое председательствующим судьей Черенковой Г.В., с участием арбитражных заседателей Бурмистрова Д.Б., Серпковой Н.А.,

по иску Компании "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" (Федеративная Республика Германия)

к Горну Андрею Сергеевичу

3-е лицо: ЗАО "Центрохост "

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца - Эхлас Т.В. по доверенности от 10.06.2009 г.;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Компания "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" (Федеративная Республика Германия) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к гражданину Российской Федерации Горну Андрею Сергеевичу о защите исключительного права истца на международные товарные знаки "Cayenne" (зарегистрированы Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности по свидетельствам от 11.11.1999 г. N 723642 и N 730258), в котором просило суд запретить ответчику использовать данные товарные знаки при администрировании домена "cayenneclub.ru".

Решением Арбитражного суда г. Москвы суда от 28.07.2009 г. в удовлетворении иска отказано полностью.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Компания "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и иск удовлетворить полностью по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителя истца, проверив все доводы апелляционной жалобы, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, истец является правообладателем международных товарных знаков "Cayenne".

11.11.1999 г. данные товарные знаки зарегистрированы Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в подтверждение чего истцу выданы регистрационные свидетельства N 723642 и N 730258.

В отношении упомянутых товарных знаков N 723642 и N 730258 истца на территории Российской Федерации действует правовая охрана в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г., пересмотренного в Стокгольме 14.07.1967 г. и измененного 28.09.1979 г., и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятому в Мадриде 27.06.1989 г.

Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 12 класса Международной классификации товаров и услуг (автомобили и их части; транспортные средства, в частности, мотоциклы и велосипеды; средства для перемещения по земле, в воздухе на воде; части наземных, воздушных и водных транспортных средств).

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ссылается на то, что в нарушение его исключительных прав на указанные товарные знаки, ответчик неправомерно использует в доменном имени "cayenneclub.ru" обозначение "сayenne", тождественное международным товарным знакам истца.

Справкой закрытого акционерного общества "Центрохост", являющегося регистратором доменов в зоне "ru" подтверждено, что администратором домена "cayenneclub.ru" является Горн Андрей Сергеевич.

Арбитражный суд города Москвы пришел к правильному выводу о сходности до степени смешения товарных знаков истца и обозначения, использованного ответчиком в доменном имени.

Однако, суд первой инстанции отказал в иске, придя к выводу об отсутствии доказательств контрафактности автомобилей и запчастей фирмы "Порше" марки "сayenne", размещенных на сайте "cayenneclub.ru". Данная продукция введена в гражданский оборот на территории России с согласия правообладателя.

Данные выводы Арбитражного суда г. Москвы не соответствуют обстоятельствам дела, что является основанием для отмены судебного акта.

На сайте в сети Интернет www.cayenneclub.ru от имени Порше Кайен клуба (Porsche Сayenne Сlub) размещено предложение о продаже оригинальных запасных частей для автомашин Porsche Сayenne. Так, в разделе "Запчасти" сайта помещена информация о том, что "в нашем клубе (клубе Порше Кайен) Вы всегда можете приобрести запчасти для Porsche Сayenne (Порше Кайен). На нашем складе найдется большое количество деталей для Вашего Porsche Сayenne (Порше Кайен). Обращаем Ваше внимание, что мы предлагаем только оригинальные запчасти для автомобилей Porsche Сayenne. Всегда в наличии для автомобилей Porsche Сayenne (Порше Кайен): тормозные диски, тормозные колодки, воздушные, масляные и топливные фильтры, алюминиевые патрубки системы охлаждения, стекла, детали кузова." Здесь же приведен контактный телефон для консультаций и заказов. В разделах "Тюнинг и стайлинг" и "Бутик Porsche Сayenne Сlub" предлагаются к продаже пластиковые накладки, комплекты дисков, комплекты выхлопных труб, комплекты "для понижения пневматической подвески", навигационные диски.

Данные факты доказаны нотариальным протоколом осмотра доказательств от 04.12.2009 г. (л.д.89-116, т.1), представленным в материалы дела.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. N 32, для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом.

Доменное имя "cayenneclub.ru" сходно до степени смешения с международными товарными знаками истца "Сayenne" по фонетическим, семантическим и графическим признакам, а также ассоциируется с ним в целом.

В этой части выводы решения суда первой инстанции являются обоснованными.

Несмотря на то, что на сайте www.cayenneclub.ru содержится информации о предложении к продаже только оригинальных запасных частей и аксессуаров для автомобилей Porsche Cayenne (страница 1 приложения N 3 к нотариальному протоколу осмотра), фактически рекламируемые и предлагаемые товары таковыми не являются.

Так, карбоновые накладки на зеркала заднего вида Porsche Cayenne (страница 1 и 2 приложения N 1 и страница 1 приложения N 2 к нотариальному протоколу осмотра), как указывает истец, не являются оригинальной продукцией и отсутствуют в ассортименте дополнительного оборудования и технических аксессуаров Porsche, данный комплект не доступен для заказа и приобретения через официальную сеть Porsche. Истцом представлены фотографии оригинальных накладок из матового алюминия, последние существенно отличаются от тех, которые предлагаются к реализации на данном сайте.

Ответчик доказательств того, что рекламируемые на его сайте карбоновые накладки на зеркала заднего вида Porsche Cayenne являются оригинальной продукцией, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представляет.

На сайте также рекламируется и предлагается к продаже комплект для "понижения пневматической подвески" (страница 3 приложения N 1 и страница 2 приложения N 2 к нотариальному протоколу осмотра доказательств). Истец заявляет о том, что так называемое "понижение подвески" изменяет аэродинамические характеристики автомашины и настройки ее ходовой части, что, в свою очередь, может отрицательно повлиять на управляемость, а потому такого рода оригинального оборудования не существует в принципе. Ответчик эти доводы истца документально не опровергает, факт того, что комплект для "понижения пневматической подвески" является оригинальной продукцией, не доказывает.

Сборные колесные диски (страницы 1 и 2 приложения N 4 к нотариальному протоколу осмотра доказательств), как утверждает истец, в оригинальном исполнении не производятся и не используются для автомашин Porsche Cayenne, в ассортименте дополнительного оборудования Porsche отсутствуют. Размещенные на сайте колесные диски отличаются от оригинальных, фотографии которых представлены истцом.

Комплект выхлопных труб для Porsche Cayenne Turbo (страница 3 приложения N 1 и страница 2 приложения N 2 к нотариальному протоколу осмотра доказательств), представленный на сайте, по внешнему виду существенно отличается от спортивных выхлопных труб в оригинальном дизайне (филигранное алюминиевое литье). Истец утверждает, что приведенный на сайте товар не является оригинальной продукцией Porsche ввиду отсутствия такового в ассортименте дополнительного оборудования и технических аксессуаров Porsche. Ответчик не доказывает, что данный комплект доступен для заказа и приобретения через официальную сеть Porsche.

Легкосплавный колёсный диск RUOTECHOMPANY TECHNO SPORT, Италия, (страница 2 приложения N 4 и страница 1 приложения N 5 к нотариальному протоколу осмотра доказательств), рекламируемый на сайте ответчика, лишь копирует аналогичный оригинальный колесный диск Porsche Sport Techno, который доступен в программе технических аксессуаров Porsche. Истец отрицает тот факт, что занимается дистрибуцией продукции производства фирмы RUOTECHOMPANY, по его мнению, колёсный диск, представленный на сайте, не является оригинальной продукцией Porsche. Ответчик эти доводы истца также документально не опровергает.

Апелляционный суд считает, что сама по себе регистрация доменного имени "cayenneclub.ru", которое сходно до степени смешения с товарным знаком "Сayenne" широко известной в мире компании по производству автомашин и запасных частей привлекает на сайт www. cayenneclub.ru, потенциальных потребителей дополнительного оборудования и аксессуаров.

В данном случае домен "cayenneclub.ru" фактически используется ответчиком как администратором домена для рекламы и введения в гражданский оборот товаров, не имеющих отношения к истцу, в результате чего возникнет смешение в отношении фирм - распространителей продукции Porsche в Российской Федерации, а также их деятельности.

Известность самого общества "Dr. Ihg. h.c. F. Porsche", а также его международного товарного знака "Сayenne" неправомерно используются ответчиком для продвижения на российский рынок дополнительного оборудования и запасных частей к автомашинам, в отношении которых как раз и зарегистрированы товарные знаки истца.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вопреки доводам ответчика, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме того, согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (Конвенция ратифицирована Союзом ССР 19.09.1968 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, в силу пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Доменное имя "cayenneclub.ru" зарегистрировано за Горном А.С., который осуществляет администрирование этого домена, то есть определяет по своему усмотрению порядок использования домена, осуществляет организационную и техническую поддержку его функционирования.

Ознакомившись с содержанием страницы www.cayenneclub.ru, потребители умышленно вводятся администратором домена в заблуждение относительно того, что данный сайт является русскоязычным сайтом по продвижению оригинальных дополнительного оборудования и аксессуаров для Porsche Cayenne, на котором размещены предложения официального дилера общества "Dr. Ihg. h.c. F. Porsche", что не соответствует действительности.

Истец не давал согласия Горну А.С. на использование обозначения "cayenne", тождественного международным товарным знакам истца, в доменном имени.

Горн Андрей Сергеевич, выступая администратором сайта www.cayenneclub.ru, использует его в коммерческих целях рекламирования и продвижения товаров, что свидетельствует об администрировании им сайта с экономической целью.

При таких обстоятельствах, следует признать, что спорные отношения возникли в сфере экономической деятельности, а потому в силу статей 27 и 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является подведомственным арбитражному суду.

Аналогичная правовая позиция изложена Федеральным арбитражным судом Московского округа в постановлении от 29.05.2008 г. N КГ-А40/4544-08.

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в сети Интернет на территории Российской Федерации.

Поскольку участником спора является иностранная организация и по характеру спор связан с осуществлением предпринимательской деятельности, возник из отношений, вытекающих их государственной регистрацией доменного имени и оказания услуг в сети Интернет на территории Российской Федерации, в силу пункта 9 части первой статьи 247 Кодекса настоящее дело также подведомственно арбитражному суду.

Выводы Арбитражного суда г. Москвы о том, что способ защиты, избранный истцом не соразмерен допущенному нарушению, не правомерен, т.к. на сайте www.cayenneclub.ru Горна А.С. идентичен словесному элементу "cayenne" товарных знаков истца, и использование этого сайта для продвижения на рынок товаров того же 12 класса МКТУ, в отношении которого произведена регистрация товарных знаков истца, следует рассматривать как использование ответчиками в доменном имени и на сайте обозначения "cayenne" при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование средства индивидуализации.

Ссылка суда первой инстанции на постановление ВАС России от 03.02.3009 г. N 10458/08 неправомерна, т.к. данное постановление касалось применения норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отличии от настоящего спора, связанного с защитой нарушенных прав правообладателя и вытекающие из норм гражданского законодательства.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд считает апелляционную жалобу обоснованной и подлежащей удовлетворению.

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК России на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110,176, 266-268, п.2 269, п.3 ч.1 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2009г. по делу N А40-24192/09-67-288 отменить.

Запретить Горну Андрею Сергеевичу использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками "Cayenne" по свидетельствам N 723642 и N 730258 при администрировании домена "cayenneclub.ru".

Взыскать с Горна Андрея Сергеевича с пользу Компании "Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное общество" расходы по госпошлине в размере 3 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.В. Попов

Судьи

А.А.Солопова Т.К.Афанасьева