Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2010 г. N КГ-А40/3832-10 по делу N А40-100727/09-51-826 При новом рассмотрении дела о переводе на истца прав приобретателя исключительного права на товарный знак суду необходимо установить, какие существенные нарушения допущены ответчиком, повлекли ли данные нарушения такой ущерб, что истец фактически лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, выяснить, были ли причинены истцу убытки, лишился ли истец права на взыскание вознаграждения, а также предложить истцу уточнить исковые требования в части взыскания неустойки

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 29 апреля 2010 г. N КГ-А40/3832-10 по делу N А40-100727/09-51-826

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего судьи Тихоновой В.К.,

судей Комаровой О.И., Петровой Е.А.,

при участии в судебном заседании:

от истца - Петров А.Л., по доверенности от 09.12.2009 года

от ответчика - Самсонов С.А., по доверенности от 26.04.2010 года N 19,

рассмотрев 27 апреля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО "РК-Газсетьсервис", на решение от 29 октября 2009 года Арбитражного суда г. Москвы, принятое судьей Васильевой Т.В., на постановление от 18 января 2010 года N 09АП-26943/2009-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Поповым В.В., Трубицыным А.И., Птанской Е.А., по иску ООО "РК-Газсетьсервис" к ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" о переводе прав приобретателя исключительного права на товарный знак, взыскании неустойки за нарушение договора, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РК-Газсетьсервис" (далее - ООО "РК-Газсетьсервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" (далее - ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол") о переводе на ООО "РК-Газсетьсервис" прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" и взыскании 1 334 746 руб. пени за неисполнение обязательств по оплате вознаграждения (цены) по договору от 10.03.2009 г. NТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" по свидетельству N 303870.

Исковые требования предъявлены на основании ст.ст. 12, 330, п. 2 ст. 450, п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что 10.03.2009 года между ООО "РК-Газсетьсервис" (прежний правообладатель) и ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" (новый правообладатель) был заключен договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29 марта 2006 года.

Указанный договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870 был зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.05.2009 года, о чем имеются отметка на договоре и соответствующее уведомление. ООО "РК-Газсетьсервис" указывает на то, что переход права на товарный знак EPetrol" пo свидетельству N 303870 к ответчику подтверждается приложением к свидетельству N 303870 о праве на товарный знак.

По условиям п. 3.1 договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" за уступку товарного знака EPetrol" пo свидетельству N 303870 ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" приняло на себя обязательства по выплате истцу денежных средств в размере 5 000 000 рублей, включая НДС, в следующем порядке: 1) 500 000 - в течение 3 банковских дней с момента подписания договора; 2) 4 500 000 рублей - в течение 10 банковских дней с даты регистрации договора.

Как утверждает истец, ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" исполнило 23.03.2009 года принятые на себя обязательства по осуществлению выплаты истцу предоплаты в размере 500 000 руб.

Однако, ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в полном объеме свои обязательства по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" не исполнило, в связи с чем истец, руководствуясь положениями п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями о переводе на ООО "РК-Газсетьсервис" в судебном порядке прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870, а также на основании условий п. 4.2 договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права, взыскании неустойки в размере 1 334 746 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2009 г. по делу N А40-100727/09-51-826, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2010 г. N 09АП-26943/2009-ГК, исковые требования к ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в части перевода на ООО "РК-Газсетьсервис" в судебном порядке прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870 были оставлены без удовлетворения.

Кроме того, суды, руководствуясь положениями ст. 333 ГК РФ, признав подлежащую взысканию неустойку в размере 1 334 746 руб. явно несоразмерной последствиям нарушения обязательств ответчиком по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права, снизили взыскиваемую сумму пени и взыскали с ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в пользу истца 80 406 руб. неустойки. Исковые требования в остальной части взыскиваемой неустойки были оставлены без удовлетворения.

При этом, оставляя без удовлетворения исковые требования в части перевода на ООО "РК-Газсетьсервис" в судебном порядке прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870, суды первой и апелляционной инстанции, сославшись на положения абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации исходили из того, что после перехода исключительного права к новому правообладателю для перевода на основании абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном порядке прав нового приобретателя исключительного права на прежнего правообладателя необходимо наличие двух условий: 1) нарушение приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности должно быть существенным (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ); 2) соблюдение заявителем процедуры, установленной п. 2 ст. 450 ГК РФ, то есть предъявление прежним правообладателем требования о расторжении договора как необходимое условие для удовлетворения в судебном порядке требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права.

Арбитражный апелляционный суд также исходил из того, что в случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование прежнего правообладателя в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права обусловлено расторжением договора на основании существенного нарушения его условий другой стороной, поскольку норма абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ подлежит применению в системности с общими нормами гражданского законодательства о расторжении договора, ввиду чего переход права приобретателя исключительного права прежнему правообладателю является по своей правовой природе специальной формой расторжения договора.

Установив по материалам дела, что ООО "РК-Газсетьсервис" не предъявлялось по настоящему делу требования о расторжении договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" в связи с существенным нарушением ответчиком его условий, арбитражные суды первой и апелляционной инстанции пришли к заключению об оставлении иска без удовлетворения.

Суд первой инстанции, сославшись на то, что просрочка оплаты долга по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol", зарегистрированному 18.05.2009 г., на момент обращения истца в арбитражный суд составляла 62 дня, пришел к выводу о недоказанности истцом в соответствии с требованиями ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации того обстоятельства, что неисполнение ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в полном объеме обязательств по оплате долга являлось существенным в смысле легального определения "существенного нарушения", содержащегося в п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Законность вынесенных по делу судебных актов проверяется в порядке ст. 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО "РК-Газсетьсервис", которое полагает, что судами первой и апелляционной инстанции были нарушены нормы материального права ввиду неправильного применения закона, не исследованы в полном объеме все фактические обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства. Имеющие существенное значение для разрешения настоящего дела, выводы судов первой и апелляционной инстанции в обжалуемых судебных актах не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, просит суд кассационной инстанции отменить вынесенные по делу решение арбитражного суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и, не направляя дело на новое рассмотрение, вынести новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Обжалуя вынесенные по делу судебные акты, в обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на то, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что перевод на основании абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ прежним правообладателем на себя прав приобретателя исключительного права без расторжения договора на основании существенного нарушения его условий другой стороной, то есть заключение судов о том, что необходимым условием перевода прежним правообладателем на себя прав приобретателя исключительного права является расторжение договора на основании предъявленного им в суд соответствующего требования, не соответствует действующему законодательству.

По утверждению ООО "РК-Газсетьсервис", положениями пункта 5 ст. 1234 ГК РФ не обусловлено требование прежнего правообладателя в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права расторжением в судебном порядке договора о переуступке (отчуждении) исключительного права результаты интеллектуальной собственности.

ООО "РК-Газсетьсервис" ссылается на то, что в случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, при предъявлении прежним правообладателем в судебном порядке требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права, факты существенности (пункта 2 статьи 450 ГК РФ) нарушения приобретателем обязательств по выплате правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения за приобретение исключительного права, определяются в порядке, аналогичном таким способам защиты права (ст. 12 ГК РФ) как изменение или расторжение договора в судебном порядке при существенном нарушении договора другой стороной. При этом, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, в силу прямого указания закона при установлении в судебном порядке существенного нарушения новым правообладателем условий договора об отчуждении исключительного права по выплате прежнему правообладателю вознаграждения, императивно установлен такой альтернативный способ защиты гражданских права как перевод на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права.

В кассационной жалобе ООО "РК-Газсетьсервис" также указывает на то, что выводы арбитражных судов первой и апелляционной инстанции о несущественности нарушения ответчиком обязательств по оплате истцу в полном объеме вознаграждения по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

С учетом данного в п. 2 ст. 450 ГК РФ легального определения существенного нарушения противоположной стороной условий договора как нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора, ООО "РК-Газсетьсервис" указывает на то, что с учетом абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ в предмет доказывания существенности нарушения ответчиком обязательств в отношении выплаты правообладателю в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права входит установление факта того, на что вправе был рассчитывать истец при заключении договора, а также факта того, чего истец в значительной степени лишился в результате нарушения ответчиком условий сделки.

По утверждению истца, получение денежных средств в оплату товарного знака по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" являлось единственной целью ООО "РК-Газсетьсервис" при заключении договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 и на что последнее рассчитывало. При этом, как указывает заявитель кассационной жалобы, во исполнение принятых по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" обязательств ответчик осуществил причитающуюся по договору выплату истцу в размере одной десятой части от общей суммы задолженности, что является существенным нарушением ответчиком условий договора.

В судебное заседание представитель заявителя кассационной жалобы явился, полностью поддержал заявленную кассационную жалобу, просил суд кассационной инстанции вынесенные по делу судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, вынести новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в судебное заседание явился, против удовлетворения кассационной жалобы возражал в полном объеме, полагает вынесенные по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанции законными, обоснованными и не подлежащими отмене, кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению. ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" отзыв на кассационную жалобу не представило.

Выслушав представителей заявителя кассационной жалобы и ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол", обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность вынесенных по делу судебных актов, правильность применения судами обеих инстанций норм материального и процессуального права и соответствие выводов суда первой и апелляционной инстанции установленным и исследованным по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, судебная коллегия пришла к выводу об отмене вынесенных по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанции и следует из материалов дела, 10.03.2009 года между ООО "РК-Газсетьсервис" (прежний правообладатель) и ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" (новый правообладатель) был заключен договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29 марта 2006 года.

Указанный договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870 был зарегистрирован Роспатентом в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.05.2009 года, о чем имеются отметка на договоре и соответствующее уведомление.

Переход права на товарный знак "EPetrol" по свидетельству N 303870 к ответчику подтверждается приложением к свидетельству о праве на товарный знак.

По условиям п. 3.1 договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" за уступку товарного знака EPetrol" пo свидетельству N 303870 ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" приняло на себя обязательства по выплате истцу денежных средств в размере 5 000 000 рублей, включая НДС, в следующем порядке: 1) 500 000 - в течение 3 банковских дней с момента подписания договора; 2) 4 500 000 рублей - в течение 10 банковских дней с даты регистрации договора.

Судами по материалам дела установлено, что ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" исполнило 23.03.2009 года принятые на себя обязательства по осуществлению выплаты истцу предоплаты в размере 500 000 руб.

В связи с тем, что ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в полном объеме свои обязательства по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" не исполнило в части оплаты вознаграждения за приобретенные права на товарный знак, истец, руководствуясь положениями абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с исковыми требования о переводе на ООО "РК-Газсетьсервис" в судебном порядке прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870.

Оставляя без удовлетворения исковые требования в части перевода на ООО "РК-Газсетьсервис" в судебном порядке прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol", суды первой и апелляционной инстанции, сославшись на положения абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ исходили из того, что после перехода исключительного права к новому правообладателю для перевода на основании абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ в судебном порядке прав нового приобретателя исключительного права на прежнего правообладателя необходимо соблюдение заявителем процедуры, установленной п. 2 ст. 450 ГК РФ, то есть предъявление прежним правообладателем требования о расторжении договора как необходимое условие для удовлетворения в судебном порядке требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что в случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование прежнего правообладателя о переводе в судебном порядке на себя прав приобретателя исключительного права без расторжения договора на основании существенного нарушения его условий другой стороной не предусмотрено положениями абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы судов обеих инстанций обоснованными по следующим обстоятельствам.

На основании пункта 2 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (ст. ст. 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами указанного раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ прямо указано, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Таким образом, в пункте 5 ст. 1234 ГК РФ предусмотрено два вида последствий нарушения приобретателем обязанности выплатить вознаграждение в зависимости от того, перешло исключительное право к приобретателю или нет, а также от того, является ли нарушение права существенным. Если исключительное право перешло к приобретателю по договору, то при существенном нарушении его права на вознаграждение прежний правообладатель имеет право в судебном порядке потребовать перевода прав приобретателя на себя и возмещения убытков (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при простом нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Поскольку спорный договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" пo свидетельству N 303870 был зарегистрирован Роспатентом в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.05.2009 года и, соответственно, с момента его государственной регистрации к ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" как его приобретателю перешло исключительное право на использование товарного знака, к правоотношениям сторон в связи с предъявленными исковыми требованиями подлежат применению нормы абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Императивно закрепленными в абз. 1 п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации нормами законодательно не обусловлено предъявление прежним правообладателем требования в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права в случае нарушения приобретателем обязанности выплатить вознаграждение по договору фактом расторжения в судебном порядке договора о переуступке (отчуждении) исключительного права на результаты интеллектуальной собственности.

В абзаце 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ содержится отсылочная норма, которая для определения существенности нарушения по оплате приобретателем вознаграждения отсылает к подпункту 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ. В соответствии с ним существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Понятие "существенное нарушение" в любом случае является оценочным.

При этом, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, содержащаяся в указанном абзаце отсылка на подпункт 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ означает, что факты существенности (пункта 2 статьи 450 ГК РФ) нарушения приобретателем обязательств по выплате правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения за приобретение исключительного права при предъявлении прежним правообладателем в судебном порядке искового требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права (способ защиты гражданских прав, предусмотренный ст. 12 ГК РФ) подлежат определению судом в порядке, аналогичном таким способам защиты права (ст. 12 ГК РФ) как изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке по при существенном нарушении договора другой стороной.

Следовательно, в данном случае, предусмотренном абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, в силу прямого указания закона при установлении в судебном порядке существенного нарушения новым приобретателем условий договора об отчуждении исключительного права по выплате прежнему правообладателю вознаграждения, установлен такой альтернативный способ защиты гражданских права как перевод на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права. То есть в абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ императивно закреплен всего один вышеуказанный способ защиты гражданских прав.

При этом, из законодательно закрепленной формулировки нормы абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ возможность требования прежним правообладателем в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права в случае существенного нарушения последним обязательств по выплате в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права не связывается с расторжением по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении его условий другой стороной или расторжением договора в одностороннем порядке и обязательности предъявления истцом требования о расторжении договора как необходимое условие для удовлетворения судом двух других требований: о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков (п. 2 ст. 450 ГК).

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации, а также иные законы не содержат указания на то, что использование предусмотренного нормами абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ такого способа защиты гражданских прав, как требования прежним правообладателем в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права в случае существенного нарушения последним обязательств по выплате в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права, связано с обязательным использованием какого-либо иного способа защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), в том числе предусмотренного п. 2 ст. 450 ГК РФ способа защиты прав как предъявление требования об изменении или расторжении договора в связи с существенным нарушением его условий другой стороной (либо предъявлением такого требования до использования способа защиты гражданских прав, установленного в абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Более того, суд кассационной инстанции отмечает, что использование заинтересованным лицом любого предусмотренного действующим законодательством способа защиты гражданских прав не поставлено в зависимость от применения или неприменения иного способа, если иное не установлено действующим законодательством, в том числе за исключением требования о применении двусторонней реституции по оспоримой сделке, когда последняя в установленном гражданским законодательством порядке не оспорена и не признана недействительной.

Выводы арбитражных судов первой и апелляционной инстанции о несущественности нарушения ответчиком обязательств по оплате истцу в полном объеме вознаграждения по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" также признаются судом кассационной инстанции сделанными при неполно исследованным фактическим обстоятельствам дела.

В абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ содержится отсылочная норма, которая для определения существенности нарушения по оплате приобретателем вознаграждения отсылает к подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Понятие "существенное нарушение" в любом случае является оценочным.

С учетом данного в п. 2 ст. 450 ГК РФ легального определения существенного нарушения противоположной стороной условий договора, а также положений абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ в предмет доказывания по настоящему делу существенности нарушения ответчиком обязательств в отношении выплаты правообладателю в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права на товарный знак входит установление факта того, на что в части вознаграждения был вправе рассчитывать истец при заключении договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol", а также факта того, чего истец в значительной степени лишился в результате нарушения ответчиком условий сделки.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено в п. 13.4, что при рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам надлежит учитывать: пункт 5 статьи 1234 ГК РФ не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 Кодекса).

По утверждению истца, получение денежных средств в размере 5000 000 руб. в оплату товарного знака по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" являлось единственной целью ООО "РК-Газсетьсервис" при заключении договора от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 и на что последнее рассчитывало. Как указывает заявитель кассационной жалобы, во исполнение принятых по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol" обязательств ответчик осуществил причитающуюся выплату денежных средств истцу в размере одной десятой части от общей суммы задолженности, что является, по мнению ООО "РК-Газсетьсервис", существенным нарушением ответчиком условий договор от 10.03.2009 года N ТД41-14-09.

Однако, исходя из требований п. 2 ст. 450 ГК РФ во взаимосвязи с абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ арбитражными судами обеих инстанций не исследовались и не установлены обстоятельства существенности нарушения ответчиком принятых по договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак обязательств ввиду осуществления ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" частичной выплаты причитающихся в качестве оплаты за товарный знак истцу денежных средств в размере одной десятой части от общей суммы задолженности (5000 000 руб.) в аспекте того, повлекло ли нарушение ответчиком обязательств по оплате вознаграждения для ООО "РК-Газсетьсервис" такой ущерб, что последнее фактически лишилось недополученных в счет оплаты товарного знака денежных средств в размере 4 500 000 руб. и ему причинены убытки. При том, что предъявление истцом как прежним правообладателем на основании абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ исковых требований о переводе на ООО "РК-Газсетьсервис" прав приобретателя исключительного права на товарный знак "EPetrol" по настоящему делу, не исключает возможности применения прежним правообладателем - ООО "РК-Газсетьсервис" иных способов защиты гражданских прав (статья 12 Кодекса), в том числе посредством предъявления в арбитражный суд требования о взыскании основного долга по действующему договору от 10.03.2009 года N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак исходя их норм ст.ст. 309-310 ГК РФ.

С учетом изложенного, обжалуемые по делу судебные акты приняты арбитражными судами первой и апелляционной инстанций с нарушением норм материального и процессуального права, при неполном выяснении всех фактических обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания, а также при несоответствии выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, что могло привести к принятию неправильного решения и постановления, в связи с чем на основании ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда первой инстанции от 29.10.2009 г. по делу N А40-100727/09-51-826 и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 18.01.2010 г. N 09АП-26943/2009-ГК подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в суд первой и инстанции.

В связи с тем, что указанные нарушения норм права подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установить, какие существенные нарушения допущены ответчиком, повлекли ли данные нарушения такой ущерб, что истец фактически лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, были ли причинены истцу убытки, лишился ли истец права на взыскание вознаграждения, установить также иные обстоятельства, имеющие существенной значение для дела; предложить истцу уточнить исковые требования, предъявленные со ссылкой на положения абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, в части взыскания с ООО "Объединенная топливная компания "ЕПетрол" в пользу истца неустойки в размере 1 334 746 руб. за неисполнении обязательств по действующему договору от 10.03.2009 г. N ТД41-14-09 об отчуждении исключительного права на товарный знак "EPetrol"; с учетом указанных положений в зависимости от установленных по делу обстоятельств вынести законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь ст. ст. 284, 285, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2009 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2010 года по делу N А40-100727/09-51-826 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий судья

В.К. Тихонова

Судьи

О.И. Комарова

Е.А. Петрова