Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2014 г. N 07АП-2583/14

г. Томск

17 апреля 2014 г.

Дело N А27-14118/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17.04.2014 г.

Постановления в полном объеме изготовлено 17.04.2014 г.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Е.И. Захарчук

судей: О.Б. Нагишевой

И.И. Терехиной

при ведении протокола помощником судьи И.Г. Семененко

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился (извещен),

от ответчика: не явился (извещен),

от третьего лица: не явился (извещен),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Smeshariki GmbH (07АП-2583/14) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03 февраля 2014 года по делу N А27-14118/2013

(судья Е.В. Капштык)

по иску Smeshariki GmbH, Мюнхен, Германия (регистрационный номер HRB 172758)

к ООО "Система Чибис"

третье лицо: ООО "Регион"

о взыскании 250 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Фирма Smeshariki GmbH, Мюнхен, Германия (далее - Фирма, истец) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Система Чибис", г. Кемерово ( далее - ООО "Система Чибис", ответчик) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных смежных прав на товарные знаки N 282431 логотип "Смешарики", N 332559 "Нюша", N 321933 "Крош", N 321870 "Лосяш", N 321815 "Копатыч", N384581 "Ежик", N384580 "Бараш", N335001 "Пин", N321869 "Совунья", N321868 "Кар-карыч".

Истцом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился (далее - АПК РФ) заявлено ходатайства об увеличении исковых требований до 250 000 руб. (по 25 000 руб. за каждый случай нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, указанные выше).

Определением суда от 01.11.2013 г. судом к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Регион" (ИНН 4205183828) на основании ст. 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 03 февраля 2014 года по делу N А27-14118/2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме, ссылаясь на несоответствие выводов изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

Заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что истцом доказана принадлежность исключительных прав на товарные знаки, в связи с чем, полагает доказанным право на получение компенсации за нарушение прав; заключение с ООО "Мармелад Медиа" лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии на использование товарных знаков не препятствует истцу пользоваться исключительными правами на товарные знаки и обращаться в арбитражный суд с исками, связанными с использованием таких товарных знаков.

Кроме того, указывает, что основанием предъявления настоящего иска явилось размещение на полиграфии товара (диске) изображений товарных знаков, что относится к 16 классу МКТУ, а не 9 классу МКТУ как указано судом.

Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства (суд апелляционной инстанции располагает сведениями о получении адресатами направленной копии судебного акта (часть 1 статьи 123 АПК РФ)), в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции в порядке статьи 268 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, требования истца основываются на том, что Фирма Smeshariki GmbH является правообладателем исключительных прав на товарные знаки N 282431 логотип "Смешарики", N 332559 "Нюша", N 321933 "Крош", N 321870 "Лосяш", N 321815 "Копатыч", N384581 "Ежик", N384580 "Бараш", N335001 "Пин", N321869 "Совунья", N321868 "Кар-карыч", что удостоверено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

02.03.2013 г. в торговой точке, принадлежащей ответчику, по адресу г.Кемерово, ул. Ю.Двужильного, д.32, был приобретен диск формата DVD "Лунтик (80 серий). Смешарики. (90 выпусков)", на полиграфии которого присутствуют обозначения, сходные до степени смешения с выше указанными зарегистрированными товарными знаками.

Факт приобретения спорного диска истец подтверждает кассовым чеком на сумму 120 рублей, а также видеосъемкой процесса покупки.

Полагая, что ответчиком, реализующим товар, упаковка которого содержит изображения, схожие с товарными знаками, нарушены его права на товарные знаки, истец требует компенсации за нарушение своих прав в соответствии со ст. ст. 1252, 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований исходил из того, что принадлежность исключительных прав на товарные знаки, указанные в исковом заявлении, истцом не доказана, в силу чего истец не доказал свое право на получение компенсации за нарушение таких прав.

Седьмой арбитражный апелляционный суд не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, исходя из следующего.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом. В абзаце 3 указанного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Вывод суда первой инстанции, об отсутствии у истца исключительных права в связи с заключением лицензионного договора с ООО "Мармелад Медиа", что подтверждается информацией, размещенной на сайте Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным, является ошибочным.

Поскольку в соответствии с частью 1 статьи 1233 ГК РФ, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно статье 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

В соответствии с частью 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Пунктом 7 указанной нормы права предусмотрено, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

В силу пункта 2 статьи 1237 ГК РФ в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Таким образом, заключение с ООО "Мармелад Медиа" лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии на использование товарных знаков не препятствует истцу пользоваться исключительными правами на товарные знаки и обращаться в арбитражный суд с исками, связанными с использованием таких товарных знаков.

Суд апелляционной инстанции, также не может согласиться с выводом суда первой инстанции относительно недоказанности распространения товарного знака на группу товаров по классу 9 МКТУ - диски звукозаписи, диски магнитные, диски оптические и иные.

Согласно распечаткам с официального сайта http://www1.fips.ru, охраняемые товарные знаки распространяют действие на товары и услуги 16 класса МКТУ, в том числе изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, изображения графические, обложки.

В рассматриваемом случае истец обратился с иском о защите нарушенного права, выразившегося в нанесении на упаковку товара изображений, сходных до степени смешения с изображением товарных знаков, правообладателем которых он является.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт реализации ООО "Система Чибис" диска формата DVD "Лунтик (80 серий). Смешарики. (90 выпусков)" подтверждается кассовым чеком; диском с видеозаписью осуществления покупки данного диска.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону могут быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно пункту 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что доказательствами незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи могут выступать кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания, контрафактный диск с записью и отличающийся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" кассовый чек является документом, подтверждающим факт оплаты при осуществлении наличных денежных расчетов в случае продажи товаров.

Кассовый чек является одним из первичных документов, на основании которого покупатель может подтвердить факт продажи ему товара, приобретенного по договору розничной купли-продажи (статья 493 ГК РФ).

Представленный чек имеет указание на его выдачу ООО "Система Чибис", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), содержит дату, наименование товара - "диск DVD" в ассортименте, стоимость товара.

Судом исследована видеозапись процесса покупки диска представителями истца: установлена торговая точка с указанием адреса и данных ответчика, процесс выбора приобретаемого компакт-диска, момент передачи денег, передачи спорного диска, а также момент передачи кассового чека. На видеозаписи отчетливо отображается содержание выданного кассового чека, в связи с чем, суд апелляционной инстанции полагает доказанным, что диск продан именно ответчиком.

Из положений статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что видеозапись не является доказательством совершения сделки розничной продажи, однако может рассматриваться как дополнительное доказательство в совокупности с другими доказательствами.

Поскольку особый порядок фиксации факта нарушения исключительных прав правообладателя Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами не установлен, то представленные Smeshariki GmbH чек и видеозапись, как содержащие сведения необходимые для установления места распространения, лица, осуществляющего распространение, соответствует требованиям процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам по делу.

Суд апелляционной инстанции полагает, что видеосъемка процесса покупки DVD-диска, осуществленная представителем истца, является соразмерным и допустимым способом самозащиты гражданских прав истца в силу статьи 12, 14 ГК РФ.

В качестве вещественного доказательства к материалам настоящего дела приобщен и приобретенный у ответчика диск формата DVD.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При визуальном сравнении товарных знаков истца с изображениями, содержащимися на упаковке диска формата DVD "Лунтик (80 серий). Смешарики. (90 выпусков)", суд апелляционной инстанции приходит к выводу об их визуальном сходстве: графическое изображение (вид рисунков) идентичны, расположение отдельных частей изображений совпадает, что позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств, подтверждающих наличие у него прав на использование названных объектов интеллектуальной собственности в предпринимательских целях.

В п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ указано, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно п.4 ст.1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Руководствуясь принципом разумности справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции считает правомерным и обоснованным взыскание с ответчика за незаконное использование персонажей 150 000 рублей. При этом учитывая количество допущенных нарушений исключительного права, из расчета по 15 000 рублей за каждое нарушение.

Истец не обосновал вероятный размер своих убытков и не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации и подтвержденные доказательствами, в связи с чем суд лишен возможности убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации последствиям реализации (предложения к продаже) ответчиком спорного товара.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исковые подлежат частичному удовлетворению.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба истца является обоснованной, а решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03 февраля 2014 года подлежит отмене в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе подлежат распределению между сторонами по правилам ч. 1 и ч. 5 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 03 февраля 2014 года по делу N А27-14118/2013 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования Smeshariki GmbH удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Система Чибис" в пользу Smeshariki GmbH денежную компенсацию в размере 150 000 руб. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с ООО "Система Чибис" в пользу Smeshariki GmbH расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4 800 руб.

Взыскать с Smeshariki GmbH в доход федерального бюджета 1 200 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с ООО "Система Чибис" в пользу Smeshariki GmbH расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1 200 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.И. Захарчук

Судьи:

О.Б. Нагишева И.И. Терехина