Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2014 г. N 10АП-4682/14

г. Москва

03 июня 2014 г.

Дело N А41-53786/13

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июня 2014 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С., судей: Быкова В.П., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания Красеньковой Т.Ю.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" на решение Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2014 года по делу N А41-53786/13 по исковому заявлению ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" к ОАО "САН ИнБев" третьи лица АНО "ХК "Салават Юлаев" и Роспатент о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп": Гуния А.А. представитель по доверенности от 09.01.2014 г., паспорт;

от ОАО "САН ИнБев": Глазов Е.С. представитель по доверенности от 01.09.2013 г., паспорт;

от АНО "ХК "Салават Юлаев": представитель не явился, извещен;

от Роспатент: представитель не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ХК "Бизнеинвестгрупп" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ОАО "САН ИнБев" о взыскании компенсации в размере 10.000.000 руб. за неправомерное использование товарного знака "САЛАВАТ ЮЛАЕВ"

Определением от 02.12.2013 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен АНО "ХК "Салават Юлаев".

Определением от 22.01.2014 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен Роспатент.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2013 года по делу N А41-53786/13 в иске отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2013 года по делу N А41-53786/13 в которой просило решение суда первой инстанции отменить и по делу принять новый судебный акт.

Дело рассматривается в соответствии с нормами ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей АНО "ХК "Салават Юлаев" и Роспатент, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://10aas.arbitr.ru/) в соответствии с положением части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

По доводам апелляционной жалобы следует, что согласно норма п.1 ст. 10 ГК РФ о недопущении осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу не может быть применена к действиям, целью которых является получение материальной выгоды. Действия, направленные

исключительно на причинение другому лицу, могут, например, усматриваться, когда целью обращения с иском является не реальное получение материальной выгоды (денежных средств), а введение в отношении ответчика процедуры банкротства и т.д. При этом, указанная норма запрещает действия лица, связанные с причинением вреда, только в том случае, если причинение вреда является единственной (исключительной) целью действий этого лица.

При этом, согласно п.З ст. 10 ГК РФ, в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. согласно ст. 1235 ГК РФ, соглашение, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах, называется лицензионным договором. Согласно ст. 1490 ГК РФ лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии с п.З ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно п.2 ст. 1541 ГК РФ, коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака. Таким образом, Хоккейный Клуб "Салават Юлаев" распорядился

своим правом на коммерческое обозначение и предоставил право его нанесения на продукцию ответчику, поэтому права на товарные знаки истца ответчиком не нарушались". Однако, в возражении на отзыв Хоккейного клуба "Салават Юлаев" Истец указывал, что из смысла п.8 ст. 1483 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение действует только в той сфере, в которой правообладатель осуществляет деятельность. Более того, согласно п.5 ст. 1539 ГК

РФ, правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст.656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). Согласно п.2 ст. 1028 ГК РФ. договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, при несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Что касается фирменного наименования, то согласно п.2 ст. 1474 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Более того, из смысла п.4 ст.54 и п.1 ст. 1473 ГК РФ фирменные наименования могут иметь только юридические лица, являющиеся коммерческой организацией, тогда как АНО "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" является некоммерческой организацией. При этом, обозначение "Салават Юлаев" также нельзя признать коммерческим обозначением, т.к. согласно п.1 ст. 1538 ГК РФ, коммерческие обозначения используются для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ), тогда как согласно п.1 ст. 132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, чем, очевидно, не является Хоккейный клуб "Салават Юлаев".

Согласно ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; отсутствие запрета не считается согласием (разрешением); другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство

индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, сказано: "Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)".

Также заявитель по апелляционной жалобе поясняет, что товарные знак Истца N N 284266 и 488487, представляющие собой словесные обозначения "САЛАВАТ ЮЛАЕВ", являются сходными до степени смешения с использованным Ответчиком обозначением по звуковым (фонетическим), смысловым (семантическим) признакам ввиду полной тождественности охраняемых словесных элементов "САЛАВАТ ЮЛАЕВ". Более того, обозначение, использованное Ответчиком на своих товарах, представляет собой изображение головы в профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в национальном головном уборе (что указано в описании заявленного обозначения по заявке N 2007735269 АНО "ХК "Салават Юлаев", которое имеется в материалах дела), что уже само по себе является основанием для признания данного обозначения сходным до степени смешения по смысловому (семантическому) признаку. При этом. АНО "ХК "Салават Юлаев" по заявке N 2007735269 отказано в регистрации товарного знака в отношении товаров "пиво" в

связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака N 284266, зарегистрированного в отношении однородных товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры

ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака

признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как следует из пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", редакции самой нормы материального права, заявленной правообладателем, сложившейся судебной практики, в данном случае закон не предусматривает право суда устанавливать размер компенсации по своему усмотрению.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Истец является правообладателем товарного знака N 284266 "САЛАВАТ ЮЛАЕВ", зарегистрированного с приоритетом от 06.04.2004 года в отношении товаров "алкогольные напитки", а также товарного знака N 488487 "САЛАВАТ ЮЛАЕВ", зарегистрированного с приоритетом от 13.04.2012 года в отношении товаров "пиво" и "алкогольные напитки". Согласно 1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Истец указывает на то, что весной 2013 года на прилавках магазинов г.Уфы, в частности, сетей магазинов ОКЕЙ, МАТРИЦА, БАЙРАМ появилось пиво "СИБИРСКАЯ КОРОНА КЛАССИЧЕСКОЕ" в алюминиевой банке с обозначением, представляющим собой оригинальный рисунок, в центре которого размещен стилизованное изображение головы башкирского народного героя Салавата Юлаева, а также содержащий надпись "САЛАВАТ ЮЛАЕВ". На упаковке пива указано, что производителем пива является филиал ОАО "САН ИнБев", который находится по адресу: г.Пермь.

О защите прав на указанные товарные знаки предъявлено настоящее требование.

Пунктом 1 ст.1484 ГК РФ предусмотрено, что на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации", в частности, товарного знака (п.1 ст.1229 ГК РФ). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Согласно положениям ст.1484 ГК РФ использованием товарного знака признается, в том числе, размещение товарного знака при выполнении работ, оказании услуг. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Из содержания п.1 ст.1229 ГК РФ использование средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами. Согласно п.1 ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя прав на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом для отдельных видов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя исключительных прав на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения(п.4 ст.1515 ГК РФ). Согласно п.3 ст.1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В п.43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" также указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Арбитражным судом было предложено представить сторонам доказательства использования принадлежащих им товарных знаков. В качестве доказательств были представлены баки пива, которые были выпущены ответчиком. Доказательств использования товарных знаков истцом суду не представлено.

В силу ст.9 АПК РФ, каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Основным видом деятельности истца, как это следует из информации, представленной истцом в Росстат и содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ, является производство молочных продуктов (код 15.5. ОКВЭД).

Однако, по информации, полученной ответчиком из открытых источников, истец не является производителем продукции, но является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ответчиками по указанным делам, в основном, являются компании, занимающиеся производством пива, пивных напитков и иной алкогольной продукции. Так, за последние 2 года, ООО "ХК Бизнесинвестгрупп" являлся истцом более чем в 20 арбитражных делах, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности либо с взысканием компенсации за незаконное использование товарных знаков. В частности, ответчиками по делам N N А41-53786/2013, А40-61505/2012, А40-77351/2012, А40-73815/2012, А40-123522/2012, А40-68663/2012, А40-36041/2012, А40-36044/2012, А40-36037/2012, А40-68660/2012, А40-68671/2012, А40-68667/2012, А40-80020/2012, А40-68675/2012, А40-38041/2012, А40-80016/2012, А40-72926/2012, А40-68665/2012, А40-42203/2012, А40-38034/2012, А40-36048/2012, являются такие производители пива и иной алкогольной продукции, как ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен", ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес", ОАО "Жигулевское пиво", ЗАО "Старая мельница", Компания Иван Таранов Бревериз (Сайпрус) Лимитед, ОАО "САН ИнБев". Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций в исковых требованиях истца отказывали.

Учитывая, что истец не производит товаров, а также учитывая факт многократного обращения в суд с требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков и о взыскании компенсаций за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчик предполагает, что ООО "ХК Бизнесинвестгрупп" злоупотребляет своим правом.

Пунктом 2 ст.10 ГК РФ установлено, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных п.1 ст.10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Также, п.4 ст.1 ГК РФ содержит положение о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Кроме того, истец подал в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении охраны ряда товарных знаков, принадлежащих ответчику, под которыми последний производит и/или реализует пивную продукцию (уведомления от Федерального Института Промышленной Собственности от 13.08.2013 г. N 2013016124 и 13.08.2013 г. N 2013016125).

Претензий, писем и иных обращений истца с требованиями прекратить нарушение ответчик не получал. Доказательств обратного суду нет.

Учитывая, что истец не является конкурентом ответчика и, более того, не является производителем каких бы то ни было товаров, данные действия, по мнению ответчика свидетельствуют о заведомо недобросовестном осуществлении истцом своих прав.

Вес указанные выше действия свидетельствуют о том, что истец пользуется своими правами без намерения осуществлять коммерческую деятельность по производству и реализации товаров и исключительно во вред хозяйствующим субъектам, осуществляющим реальную коммерческую деятельность на рынке Российской Федерации.

В соответствии с п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Данная позиция подтверждается Определениями ВАС от 23 октября 2013 г. N BAC-14742/13, от 23 января 2013 г. N А56-67472/2011, Постановлениями ВАС от 28 мая 2013 г. N 18045/12, от 4 июня 2013 г. N 37/13.

Истец, в своем исковом заявлении, указывает на факт маркировки продукции "Сибирская Корона Классическое", произведенной ответчиком товарным знаком но свидетельству N 488487 (надпись САЛАВАТ ЮЛАЕВ). Данное утверждение Истца не соответствует действительности.

Ответчик выпускает продукцию "Сибирская Корона Классическое", маркированную товарным знаком "Сибирская Корона" по свидетельству N 299359, принадлежащим ответчику.

Наименование продукции ответчика указано в декларации как пиво пастеризованное светлое "Сибирская Корона Классическое". Наименование продукции "Сибирская Корона Классическое" не включает в себя обозначение "Салават Юлаев", следовательно, товарный знак истца свидетельству N 488487 ответчиком не используется.

Между ответчиком и Автономной Некоммерческой Организацией "Хоккейный клуб "Салават Юлаев"" заключен партнерский договор N 1 от клуб "Салават Юлаев"" заключен партнерский договор N 1 от сравнение комбинированных обозначений друг с другом производится по фонетическому, семантическому и изобразительному (мафическому) признакам.

Ни по одному из этих признаков, а также по общему зрительному впечатлению упаковка продукции "Сибирская Корона Классическое", не является сходной до степени смешения с товарным знаком истца.

Кроме того, Салават Юлаев (башкирский язык: Салауат Юлаев; 16.06.1752 - 26.09.1800) - это башкирский национальный герой, один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачева, а также поэт-импровизатор (сэсэн).

Как национальный герой он изображен на гербе Республики Башкортостан, наименование кинофильма 1940 года (восстановлен в 1986 году). "Салават Юлаев" - наименование профессионального хоккейного клуба. При этом суду представлено несколько изображений данного героя, которое отличается от силуэта, который размещен ответчиком. Кроме того, соответствующее изображение размещено на фоне формы хоккейного клуба и используется совместно с ним.

При таких обстоятельствах суд признает обоснованными доводы ответчика о том, что им производилось размещение символики, однозначно указывающей именно на хоккейный клуб, а не на товарные знаки истца.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи, с чем признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области. Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московского области от 01 апреля 2014 года по делу N А41-53786/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Э.С. Миришов

Судьи

В.П. Быков С.В. Мальцев