Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2014 г. N 15АП-4865/13

город Ростов-на-Дону

16 мая 2014 г.

дело N А53-35553/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 мая 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фахретдинова Т.Р.,

судей Ильиной М.В., Тимченко О.Х.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шаовым Т.Д.,

при участии:

от истца - представителей Эхлас Т.В., Залесова А.В. по доверенности от 13.06.2012;

от ответчика - представителя Невского И.А. по доверенности от 27.04.2013;

от третьего лица: представители Эхлас Т.В., Залесова А.В. по доверенности от 15.01.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Кагальницкий Молокозавод"

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 06.03.2013 по делу N А53-35553/2012 (судья Авдеев В.Н.)

по иску компании "СОРЕМАРТЕК С.А."

к открытому акционерному обществу "Кагальницкий Молокозавод",

при участии третьего лица закрытого акционерного общества "Ферреро Руссия",

о защите исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Компания "СОРЕМАРТЕК С.А." обратились в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Кагальницкий молокозавод" об обязании прекратить производить и вводить в гражданский оборот молочный коктейль, на упаковке которого использовано обозначение "Рафаэлло". Кроме того, истец просил взыскать в пользу компании "СОРЕМАРТЕК С.А." компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 395732 в размере 12 017 760 рублей.

Исковые требования мотивированы незаконным использованием истцом на упаковках обозначения "Рафаэлло", сходного с товарным знаком "РАФАЭЛЛО".

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 06.03.2013 исковые требования удовлетворены в полном объёме. В решении суд указал, что обозначения "Рафаэлло" и "РАФФАЭЛЛО" сходны фонетически, визуально, несут одну и ту же смысловую нагрузку (сходны семантически), кроме того, ответчик использует на упаковке товара обозначение "Рафаэлло" в красно-белой цветовой гамме, характерной для обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков и используемых для маркировки продукции истца. Суд также указал со ссылкой на Постановление Высшего Арбитражного Суда N 3691/06 от 18 июля 2006 года, что для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах, производимых под контролем истца, и на спорных товарах, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, что следует из пункта 13 Информационного письма ВАС N 122 от 13 декабря 2007 года. Суд первой инстанции констатировал, что лицензионный договор с ответчиком об использовании товарного знака "РАФФАЭЛЛО" по свидетельству Российской Федерации N 395732 истец не заключал. Обозначение "Рафаэлло" используется ответчиком в отношении товаров 29 класса, для которых товарный знак истца зарегистрирован (однородных товару 30 класса - мороженое). Исковые требования удовлетворены судом первой инстанции со ссылкой на пункт 3 статьи 1252, статью 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Открытое акционерное общество "Кагальницкий Молокозавод" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ и просило решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказать в удовлетворении исковых требований.

Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом не дана надлежащая оценка доводам ответчика. Так, наименование продукции ответчика определено как "НА ЛУГУ" молочный коктейль рафаэлло", при этом использование слова "рафаэлло" является указанием основного ингредиента продукта - наполнителя рафаэлло. Согласно п. 10 ст. 36 ФЗ N 88 "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" наименования молочных составных продуктов должны соответствовать понятиям, установленным для молочных продуктов и содержать в непосредственной близости к этим понятиям чёткие описания других характеризующих такой продукт компонентов. В продукте ответчика с наименованием "НА ЛУГУ" молочный коктейль рафаэлло" используется вкусовой наполнитель "Рафаэлло", производимый компанией "Zentis" (Польша), наименование наполнителя рафаэлло также содержится в тексте санитарно-эпидемиологического заключения, приобщенного к материалам дела.

Ответчик считает, что в данном случае имеет место комбинированное обозначение продукта, в которое входит не только спорный буквенный элемент "Рафаэлло", но и обозначение товарного знака "НА ЛУГУ". Более того, цветовая гамма продукции ответчика дополнительно имеет ярко-синий, ярко-желтый и коричневый цвета. Ответчик полагает существенными различия такие как: шрифты, геометрические элементы.

Ответчик полагает, что для рядовых потребителей при сравнении продукта бесспорно различие истца и ответчика, смешение отсутствует. В том числе, информация о производителе продукта содержится непосредственно на упаковке товара рядом с наименованием.

Также ответчик указывает на то, что мороженое "РАФАЭЛЛО" не может являться однородным товаром по отношению к молочному коктейлю, выпускаемому ответчиком.

ОАО "Кагальницкий Молокозавод" не согласно с расчетом размера компенсации. Так, ответчик указывает, что судом принят расчет истца, произведенный на основании количества заказанных ответчиком упаковок товара, а не стоимости и количества реализованного товара. Кроме того, суд первой инстанции не дал возможности ответчику представить контррасчет, отклонив в судебном заседании 27.02.2013 ходатайство ответчика о предоставлении времени для подготовки контррасчета и представления доказательств утилизации продукта.

Наконец, судом применен пп. 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ, в то время как указанный пункт предусматривает санкцию за нарушения в отношении товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Судом же констатируется факт размещения товарного знака, сходного до степени смешения.

В отзыве на апелляционную жалобу истец апелляционную жалобу не признал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. Относительно доводов заявителя апелляционной жалобы, истец указал, что в качестве ингредиента ответчик должен был указать кокосовый наполнитель, так как слово "Рафаэлло" не является наименованием продукта. Согласно п. 6 ст. 36 ФЗ N 88 "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" наименования продукции могут дополняться ассортиментными знаками или фирменными наименованием изготовителя, то есть в данном случае использование наименования "Рафаэлло" не является обязательным. Использование ответчиком товарного знака "НА ЛУГУ" на упаковке не опровергает факт использования обозначения "Рафаэлло". В отношении расчета компенсации, истец указывает на то, что расчет производился на основании данных, исходящих от ответчика. Применительно к вопросу возможности применения пп. 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ истец указывает, что правообладатель имеет право применить предусмотренную санкцию и в отношении нарушителя, использующего как тождественное обозначение, так и обозначение, сходное с его товарным знаком. Такой подход подтверждается сложившейся судебной практикой (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 3602/11, Определение ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12).

Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 по ходатайству ответчика была назначена экспертиза. После поступления в материалы дела заключения эксперта, производство по делу было возобновлено. В соответствии с распоряжением председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2013 N 26, произведена замена председательствующего судьи (т. 3 л.д. 186).

В судебном заседании стороны поддерживали свои правовые позиции с учетом экспертного заключения: истец настаивал, что выводы эксперта не соответствуют иным сведениям, имеющимся в материалах дела, ответчик, в свою очередь, результат проведенной экспертизы просил учесть при вынесении постановления.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, правильно установлено судом первой инстанции, истец Компания "Соремартек С.А." ("Сосьете де Решерш Текник э де Маркетинг, Сосьете Аноним") входит в группу компаний "Ферреро" - производителя кондитерских изделий, молочных продуктов, прохладительных напитков, мороженого и ряда иных пищевых продуктов, был учрежден в 1984 году для разработки новой продукции группы компаний "Ферреро" и защиты объектов интеллектуальной собственности, связанных с ней. Одним из товарных знаков истца, выполненных кириллическим шрифтом и охраняющих на территории Российской Федерации и других стран СНГ внешний вид и упаковку продукции "Raffaello" ("Раффаэлло"), является товарный знак "РАФФАЭЛЛО" по свидетельству Российской Федерации N 395732, зарегистрированный для ряда товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 43 класса МКТУ, в том числе для товаров 29 класса МКТУ молочные продукты (Приложение 1). В данные о регистрации товарного знака были внесены изменения в части указания адреса правообладателя (Приложение 2-3) в соответствии с применимыми правовыми нормами. С использованием данного товарного знака под контролем истца производятся и реализуются, кондитерские изделия "Raffaello" ("Раффаэлло"), мороженое "Raffaello" ("Раффаэлло").

Лицензиатом истца на территории Российской Федерации является ЗАО "Ферреро Руссия".

Ответчик производит товары "Молочный коктейль "Рафаэлло", используя на упаковках этих товаров, обозначение "Рафаэлло", сходное с товарным знаком "РАФФАЭЛЛО" по свидетельству Российской Федерации N 395732, это обозначение использовано таким образом, что в результате такого использования возникает вероятность смешения его с товарным знаком истца.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что товар, произведенный ответчиком, в качестве компонента содержит наполнитель рафаэлло, следовательно, не указывать его на упаковке в качестве такового он не имел права в соответствии с техническим регламентом, отклоняется в силу очевидного несоответствия декларируемого ответчиком намерения выполнить требования законодательства манере выполнения (т. 1 л.д. 29). На упаковке, изображение которой представлено в материалы дела, и которая неоднократно обозревалась в судебных заседаниях суда в натуре, надпись "Рафаэлло" выполнена как элемент ее дизайна и одновременно как наименование товара - молочного коктейля. Указанный вывод апелляционный суд мотивирует тем, что надпись "Рафаэлло" на русском языке занимает на упаковке доминирующее положение, расположена по отношению к родовому наименованию товара "молочный коктейль" таким образом, что потребитель надпись "Рафаэлло" иначе как название этого товара воспринять не способен. Слово "Рафаэлло" на русском языке является охраняемым элементом товарного знака истца (т. 1 л.д. 16).

Довод о неоднородности товара, произведенного и реализованного ответчиком, товару, на который распространяется правовая охрана товарного знака истца, также подлежит отклонению, исходя из того, что выпускаемый ответчиком молочный коктейль и выпускаемое истцом мороженое определяются родовым понятием молочной продукции (т. 1 л.д. 17).

Вышеуказанные выводы суда первой инстанции подробно мотивированы в обжалуемом решении.

По существу ответчик оспаривает не факт нарушения исключительных прав истца, а размер компенсации, присужденный судом первой инстанции, что было неоднократно подтверждено в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции.

Довод апелляционной жалобы истца о неверном расчете размера компенсации отклоняется со ссылкой на следующие обстоятельства.

По мнению ответчика, в целях применения ответственности, предусмотренной нормой статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо учитывать не предполагаемую, а минимальную реальную стоимость реализованного товара. Как утверждает ответчик в жалобе, он в своих письмах истцу указывал на утилизацию части товара, а также в связи с допущенным браком, на утилизацию части заказанной и произведенной упаковки.

Вместе с тем, принимая решение по настоящему делу, суд первой инстанции основывался на письменных доказательствах, представленных в материалы дела.

Заключение эксперта, представленное в материалы дела, выполнено в соответствии с определением апелляционного суда от 04.07.2013. В то же время, данное заключение апелляционным судом оценивается критически, в совокупности с иными доказательствами по делу.

В экспертном заключении и представленных суду апелляционной инстанции сведениях о произведенном ответчиком количестве товара и его стоимости обнаружены несоответствия, которые не могут быть устранены на стадии апелляционного обжалования состоявшегося по делу судебного акта. В частности, по сведениям заключения эксперта, количество произведенного и реализованного молочного коктейля и его стоимость не соответствуют ранее представленным ответчиком сведениям, что отражено в материалах дела. Так, до проведения экспертизы ответчик указывал, что складские остатки произведенного спорного продукта составляют 476 000 шт. (т. 1 л.д. 36), в то время как в заключении эксперта указано, что произведено 247 547 шт. товара. Количество реализованного товара по данным эксперта составило 112 186 упаковок, в то время как по ранее представленным в материалы дела сведениям ответчика, количество реализованного им товара составило 115 051 шт.

Апелляционный суд по ходатайству истца (лица, имеющего процессуальное право на представление доказательств, опровергающих доводы апелляционной жалобы в соответствии с нормой части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), неоднократно запрашивал у налоговых органов заверенные копии книг продаж ответчика за спорный период, однако в полном объеме такие сведения налоговые органы предоставить не смогли. МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области в ответе от 26.02.1014 N 02-23/01177 указала, что ОАО "Кагальницкий Молокозавод" состоит на ее учете с 06.11.2013 года, а запрашиваемые документы из МРИ ФНС N 18 по Ростовской области переданы не были. В свою очередь, МРИ ФНС N 18 в письме от 19.02.2014 N 02-1-12/01386 указала, что книги продаж ответчика в ходе администрирования налога на добавленную стоимость инспекцией не изымалась, в связи с чем, их копии за период с 01.01.2011 по 10.12.2011 предоставлены быть не могут. Сведения копий книг продаж, представленных ответчиком самостоятельно, сами по себе не позволяют сделать вывод о том, что ответчик представил эксперту сведения обо всех хозяйственных операциях со спорным продуктом. В частности, как видно из книги продаж за период с 01.01.2011 по 31.03.2011, ответчик осуществил реализацию ЗАО "ГРУППА АЛЛ" 05.05.2011 товара по двум накладным (т. 2, л.д. 75 приложения к м/д), однако в заключении эксперта отражена лишь одна накладная (т. 3 л.д. 208).

Кроме того, апелляционным судом учитывается позиция, выраженная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2013 по делу N А53-18721/2011.

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции регламентированы нормами статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации согласно части 1 названной статьи при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными (ч. 2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3 статьи 268 названного Кодекса при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции (ч. 7 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 названного Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

Также отсутствуют основания для рассмотрения в суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

Принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, может в силу части 3 статьи 288 названного Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит определение (протокольное либо в виде отдельного документа), в котором указываются мотивы для этого.

Ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

С учетом указанных обстоятельств и приведенных судом кассационной инстанции мотивов, апелляционный суд оценивает заключение эксперта от 22.10.2013 N 851/14 в совокупности с иными представленными в доказательствами, отклоняет его и разрешает спор по материалам дела.

Материалами дела подтверждено, что количество заказанных ответчиком упаковок с использованием обозначения "Рафаэлло" за период 2010-2012 годы составляет 1 001 480 шт.; отпускная цена продукта 6 рублей, следовательно, при недоказанности иного, суд первой инстанции сделал правомерный вывод о том, что ответчик произвел продукцию с использованием обозначения "Рафаэлло" на сумму, составляющую 6 008 880 рублей.

В суде первой инстанции ответчик занял пассивную позицию, ограничившись утверждением о том, что производимый им товар не сходен до степени смешения с товаром истца (т. 2 л.д. 180-182). О назначении по делу экспертизы с целью установить необходимое для расчета количество произведенного им спорного товара, а равно иные доказательства, опровергающие его собственные письма, ответчик суду не представил. Процессуальное поведение ответчика оценивается по правилам части 2 статьи 9, части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену судебного акта на основании части 4 статьи 270 Кодекса, судом первой инстанции допущено не было.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению, и понесенные по ней судебные расходы распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 06 марта 2013 года по делу N А53-35553/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Т.Р. Фахретдинов

Судьи

М.В. Ильина О.Х. Тимченко