Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2014 г. N 11АП-7437/14

город Самара

26 июня 2014 г.

Дело N А55-20196/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 июня 2014 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Балакиревой Е.М.,

судей Романенко С.Ш., Терентьева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коноваловой Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 июня 2014 года в зале N 6 апелляционную жалобу Частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В." на решение Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014, принятое по делу N А55-20196/2013 (судья Шаруева Н.В.),

по иску частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В.", Нидерланды, Силвиусвег 62, 2333ВЕ, Лейден, представительство компания "Астеллас Фарма Юроп Б.В.", г. Москва,

к 1. обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис", г. Самара, (ОГРН 1056367008895; ИНН 6367046811),

2. обществу с ограниченной ответственностью "Озон", г. Жигулевск, (ОГРН 1026303241634; ИНН 6345002063),

о злоупотреблении правом и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знаки,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Трейдсервис", общества с ограниченной ответственностью "Озон",

к Частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."

о признании обозначения вошедшим во всеобщее употребление, признании действий злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренции,

с участием третьих лиц:

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), г. Москва,

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации, г. Москва,

с участием в судебном заседании:

от истца- представители Шевченко Т.А., Полковницкий Д.О., по доверенности от 03.08.2013 г., Зайцев П.И., по доверенности от 31.01.2013 г.,

от ответчиков - представитель Калюжный В.Н., по доверенности от 24.12.2012 г. от ООО "Озон", по доверенности от 14.11.2012 г. от ООО "Трейдсервис",

от третьих лиц - не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Частная компания с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В." (далее - истец, Компания "Астеллас", Компания) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (далее - ответчик-1, ООО "Трейдсервис") и обществу с ограниченной ответственностью "Озон" (далее - ответчик-2, ООО "Озон"), в котором, с учетом уточнений просит:

1. Признать злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией:

1.1 действия ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон", направленные на регистрацию товарных знаков "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (номера свидетельств N 420447 и N 451895), а именно:

- подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации словесного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

- подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации комбинированного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

- получение свидетельств на товарные знаки N 420447 и N 451895.

1.2 действия ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон", направленные на регистрацию лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (регистрационное удостоверение N ЛП-001161), а именно:

- подачу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявки и документов для регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";

1.3 действия ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" по заключению, регистрации и исполнению лицензионных договоров N 3/2010 от 26.11.2010 г. и N 9/2012 от 08.06.2012 г.

1.4 действия ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" по реализации лекарственных препаратов, маркированных обозначением "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ".

2.Взыскать солидарно с ООО "Озон" и ООО "Трейдсервис" компенсацию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" обратились со встречным иском о признании обозначения "СОЛЮТАБ" вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а именно диспергируемых (растворимых) таблеток и признании действий Частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В.", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 458380 и N 458372 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

Определением арбитражного суда от 26.12.2013 г. встречный иск в силу 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принят для совместного рассмотрения с первоначальными исковыми требованиями.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014 г. исковые требования оставлены без удовлетворения, производство по встречному иску ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" прекращено.

Не согласившись с принятым судебным актом, Компания обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. По мнению заявителя жалобы, судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с этим неправильно применены нормы материального и процессуального права. Компания в жалобе указывает на то, что имеются основания для удовлетворения исковых требований, поскольку истец представил надлежащие доказательства в подтверждение своих доводов.

Представитель истца в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Представители ответчиков с доводами апелляционной жалобы не согласились, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание третьи лица не явились, о месте и времени судебного разбирательства в силу статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены надлежащим образом, что позволяет суду в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Из материалов дела следует, что обращаясь в суд с настоящим иском, Компания "Астеллас" исходила из факта нарушения ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" исключительных прав Компании на товарный знак со словесным обозначением "СОЛЮТАБ".

Компания указывает, что является владельцем серии товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB". Между тем, ответчики ООО "Трейдскрвис" и ООО "Озон", входящие в одну группу, совершая действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ", регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" и продвижении данного препарата на российском рынке знали и не могли не знать о том, что маркированные обозначением "СОЛЮТАБ" лекарственные средства давно введены в хозяйственный оборот Компанией "Астеллас", широко востребованы потребителем, имеют высокое качество и обладают устойчивой ассоциацией с Компанией "Астеллас", что и стало причиной выведения на российский рынок препарата с наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ".

По мнению Компании, целью ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" при выпуске на рынок Российской Федерации лекарственного препарата, маркированного словом "СОЛЮТАБ", являлось незаконное получение конкурентного преимущества, а именно регистрация лекарственного средства, которое будет в сознании потребителей формировать ошибочное мнение о его производителе, что позволит, пользуясь многолетними достижениями Астеллас Фарм Юроп Б.В., привлекать покупателей Астеллас Фарм Юроп Б.В. и без каких-либо вложений по продвижению товара, получать прибыль от его реализации.

Таким образом, требования Компании "Астеллас" обусловлены регистрацией на ее имя серии товарных знаков, содержащих словесный элемент "СОЛЮТАБ", и широкой известностью маркируемых данными обозначениями лекарственных препаратов, выпускаемых Компанией, до даты приоритета товарных знаков по свидетельствам N 420447 и N 451895. В этой связи Компания "Астеллас" полагает, что ООО "Трейдсервис", зарегистрировав на свое имя товарные знаки, содержащие словесные элементы "СОЛЮТАБ" и впоследствии предоставившее право пользования ООО "Озон", злоупотребило своими правами.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

По смыслу приведенных нормативных положений компенсация подлежит взысканию при доказанности незаконного использования товарного знака как средства индивидуализации и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Как следует из материалов дела, Компания "Астеллас" является правообладателем серии товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB" имеющим международную регистрацию: по свидетельству N 519817 "FLEMOXIN SOLUTAB" с приоритетом от 30.12.1987 г., по свидетельству N 669940 "FORCID SOLUTAB" с приоритетом от 03.10.1996 г., по свидетельству 795202 "FLEMOCLAV SOLUTAB" с приоритетом от 03.07.2002 г., по свидетельству N 637535 "ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ" с приоритетом 13.12.1994 г., по свидетельству N 654395 "ЮНИДОКС СОЛЮТАБ", по свидетельству N 806929 "ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ" с приоритетом от 03.07.2002 г.

Кроме этого, компания "Астеллас" является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB" зарегистрированных на территории Российской Федерации по свидетельству Роспатента N 458380 с датой приоритета 19.03.2010 г. и свидетельству Роспатента N 458372 с датой приоритета 19.03.2010 г.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесное обозначение "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" в качестве товарного знака по заявке N 2009705596 с приоритетом от 20.03.2009 г. зарегистрировано Роспатентом 13.10.2010 г. за N 420447 (дата приоритета 20.03.2009 г.) в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО "Трейдсервис".

22.02.2011 г. за N РД0077122 Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор N 3/2010 от 26.11.2010 г., заключенный между ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" о предоставлении ООО "Озон" права использования, в том числе, товарного знака по свидетельству N 420447.

Решением Роспатента от 15.02.2013 г. предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным полностью.

В связи с признанием недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 420447 "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ", лицензионный договор N 3/2010 от 26.11.2010 г. был расторгнут.

21.05.2010 г. ООО "Трейдсервис" подана заявка N 2010716511 на государственную регистрацию комбинированного обозначения представляющего собой лицевую сторону упаковки лекарственного препарата, включающего словесное обозначение "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ". Указанный товарный знак (комбинированное обозначение) зарегистрирован Роспатентом 23.01.2012 г. за N 451895 (дата приоритета 21.05.2010 г.) в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО "Трейдсервис".

28.01.2013 г. за N РД0117759 Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор, заключенный между ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" о предоставлении ООО "Озон" прав использования, в том числе, товарного знака по свидетельству N 451895.

На основании заявления правообладателя от 13.11.2012 г. в указанный товарный знак внесены изменения отдельных элементов, не меняющие его существа, а именно, из указанного товарного знака исключен словесный элемент "СОЛЮТАБ", в связи с этим 17.12.2012 г. внесена соответствующая запись в Госреестр.

В 2011 году ООО "Озон" осуществило государственную регистрацию лекарственного препарата под торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (МНН - АЗИТРОМИЦИН) и имеет соответствующее регистрационное удостоверение от 11.11.2011 г. N ЛП-001161.

Сравнительный анализ инструкций по применению лекарственных препаратов Компании "Астеллас" ("ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ", "ЮНИДОКС СОЛЮТАБ", "ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ") и лекарственного препарата выпускаемого ООО "Озон" под торговым наименованием "СУМАРТОЛИД СОЛЮТАБ" (в период действия регистрации), позволяет сделать вывод о том, что препараты Компании "Астеллас" и "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" показаны к применению при достаточно большом количестве одних и тех же заболевании, таких как инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит); инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей и. т.д.

Таким образом, Компанией "Астеллас" и ООО "Озон" в период с 11.11.2011 г. по 17.12.2012 г. осуществлялась деятельность по производству и реализации лекарственных препаратов схожих по наименованию и по показаниям применения при наличии зарегистрированных у обеих организаций товарных знаков на обозначение "СОЛЮТАБ".

Доводы Компании, изложенные в апелляционной жалобе, о том, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального и процессуального права и неправильно истолковал закон, судом апелляционной инстанции отклоняются по следующим основаниям.

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении аналогичных споров выработана правовая позиция, изложенная в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

В соответствии с п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Аналогичная правовая позиция подтверждена Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и в отношении других объектов, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации (Постановление ВАС РФ от 01.12.2009 г. N 8091/09 по делу N А65-26171/-СГ5-28).

Из материалов дела следует, что сходство наименования лекарственных препаратов "СОЛЮТАБ" являлось причиной споров и предметом рассмотрения Роспатента, что подтверждается решением от 15.02.2013 г., в соответствии с которым регистрация товарного знака ООО "Трейдсервис" по свидетельству N 420447 признана недействительной ввиду ранее приоритета на товарный знак "СОЛЮТАБ" у Компании "Астеллас".

Таким образом, указанным решением устранена ошибка Роспатента по регистрации спорного товарного знака за ООО "Трейдсервис".

Кроме этого, ООО "Трейдсервис" было зарегистрировано словесное и комбинированное обозначение "СОЛЮТАБ", при этом, словесное обозначение на латинице "SOLUTAB" (зарегистрированное за Компанией "Астеллас") не регистрировалось.

С учетом вышеизложенного, не имеется оснований для привлечения к ответственности ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" за использование спорного товарного знака до признания в установленном порядке недействительным свидетельства N 420447, что также является основанием для отказа в иске Компании "Астеллас".

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе о недобросовестной конкуренции и злоупотребление ответчиками правом, рассмотрены судом апелляционной инстанции, отклоняются по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Приведенная норма возлагает обязанность доказывания неразумности и недобросовестности названных выше действий на лицо, заявившее соответствующие требования.

Между тем, доказательств злоупотребления ответчиками правом с целью причинить вред истцу последним в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, учитывая, что в действиях ответчиков нарушений прав истца, подлежащих защите в порядке, предусмотренном статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется, вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований соответствует установленным судом обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, сделан при правильном применении норм материального права.

Таким образом, апелляционный суд с учетом ст.71 АПК РФ, проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что в данном случае не имеется оснований для удовлетворения иска Компании.

Производство по встречному иску ООО "Трейдсервис" и ООО "Озон" прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В данной части решение суда первой инстанции не оспаривается.

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являются ошибочными, не опровергающие выводы суда первой инстанции, который всесторонне исследовав материалы и обстоятельства дела, дав им надлежащую правовую оценку, принял судебный акт с соблюдением норм материального и процессуального права.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014 года по делу N А55-20196/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

Е.М. Балакирева

Судьи

Е.А. Терентьев