Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2015 г. N С01-984/2014 по делу N А55-20196/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 8 сентября 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 15 сентября 2015 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Силаева Р.В.,
судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,
при участии в судебном заседании представителей: от компании private Limited Liability Compani "Astellas Pharma Europe B.V." - Полковницкий Д.О. (по доверенности от 25.05.2015), Шевченко T.A. (по доверенности от 25.05.2015), Зайцев П.И. (по доверенности от 30.03.2015), от общества с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" - Калюжный В.Н. (по доверенности от 24.12.2012), он же от общества с ограниченной ответственностью "Озон" (по доверенности от 14.11.2012),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/Private Limited Liability Compani "Astellas Pharma Europe B.V." (Силвиусвег 62, Лейден, Нидерланды, 2333BE) на решение Арбитражного суда Самарской области от 24.03.2015 (судья Шаруева Н.В.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015 (судьи Николаева С.Ю., Балакирева Е.М., Терентьев Е.А), принятые в рамках дела N А55-20196/2013,
возбужденного по иску частной компании с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/private Limited Liability Compani "Astellas Pharma Europe B.V."
к обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (ул. Стара Загора, д. 50, кв. 110, г. Самара, 443090, ОГРН 1056367008895) и обществу с ограниченной ответственностью "Озон" (ул. Песочная, д. 11., г. Жигулевск, Самарская область, 445351, ОГРН 1026303241634),
при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Министерства здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский пер., д. 3, Москва, 127994 ОГРН 1047796261424),
о защите исключительных прав на товарные знаки,
установил:
частная компания с ограниченной ответственностью "Астеллас Фарма Юроп Б.В."/Privat Limited Liability Company "Astellas Pharma Europe B.V." (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском (с учетом уточнения исковых требований, произведенного в ходе судебного разбирательства) к обществу с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (далее - общество "Трейдсервис") и обществу с ограниченной ответственностью "Озон" (далее - общество "Озон") о нижеследующем:
1. Признать злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией:
1.1. Действия общества "Трейдсервис" и общества "Озон", направленные на регистрацию товарных знаков "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (номера свидетельств Российской Федерации N 420447 и 451895), а именно: подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации словесного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ"; подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки и документов для регистрации комбинированного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ"; получение свидетельств Российской Федерации на указанные товарные знаки.
1.2. Действия общества "Трейдсервис" и общества "Озон", направленные на регистрацию лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" (регистрационное удостоверение N ЛП-001161), а именно подачу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявки и документов для регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ";
1.3. Действия общества "Трейдсервис" и общества "Озон" по заключению, регистрации и исполнению лицензионных договоров от 26.11.2010 N 3/2010, от 08.06.2012 N 9/2012.
1.4. Действия общества "Трейдсервис" и общества "Озон" по реализации лекарственных препаратов, маркированных обозначением "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ".
2. Взыскать солидарно с общества "Трейдсервис" и общества "Озон" компенсацию в размере 5 000 000 рублей.
В свою очередь, общество "Трейдсервис" и общество "Озон" заявили встречный иск о признании обозначения "СОЛЮТАБ" вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а именно диспергируемых (растворимых) таблеток и признании действий компании, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 458380 и 458372 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.
Определением от 26.12.2013 встречный иск принят для совместного рассмотрения с первоначальным.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле были привлечены: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России).
Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2014, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014, исковые требования оставлены без удовлетворения, производство по встречному иску прекращено.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 указанные судебные акты отменены в части отказа в удовлетворении требований истца, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
При этом судом кассационной инстанции даны суду первой инстанции следующие указания: судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные в отношении названных патента или товарного знака в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку; с учётом конкретных обстоятельств дела и при отсутствии каких-либо возражений со стороны ответчиков об использовании ими словесного обозначения, тождественного товарным знакам истца, ввиду наличия у них свидетельств Российской Федерации N 420447 и 451895, судам необходимо было, принимая во внимания основания иска и правовую позицию, изложенную в пунктах 54 и 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), установить наличие или отсутствие права на взыскание компенсации в размере 5 000 000 рублей, предварительно оценив наличие или отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.
По результатам нового рассмотрения данного дела решением Арбитражного суда Самарской области от 24.03.2015, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015, иск компании оставлен без удовлетворения.
Не согласившись с судебными актами, принятыми судами первой и апелляционной инстанций при повторном рассмотрении дела, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить и передать дело на новое рассмотрение другого арбитражного суда первой инстанции в пределах одного и того же судебного округа.
Заявитель кассационной жалобы ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
В частности компания указывает, что суды уклонились от оценки доказательств, свидетельствующих о совершении ответчиками оспариваемых действий на момент, когда истец имел законные права на обозначение "СОЛЮТАБ", являющееся охраняемой частью принадлежащих ему словесных товарных знаков, в связи с этим считает необоснованным вывод судов о том, что компания на момент подачи обществом "Трейдсервис" заявки на регистрацию товарного знака не являлась правообладателем товарного знака, и, следовательно, действия ответчиков по регистрации товарных знаков не являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом.
Также компания считает, что суды неправомерно признали действия ответчиков по регистрации и исполнению лицензионных договоров, а также по производству и реализации лекарственных препаратов законными лишь на основании наличия регистрации товарных знаков "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ". Настаивает, что названные действия ответчиков были направлены не на индивидуализацию в гражданском обороте лекарственного средства "Суматролид Солютаб", а исключительно на присвоение коммерческого успеха компании.
Заявитель кассационной жалобы отмечает, что судами не исследованы обстоятельства, связанные как с самим фактом приобретения ответчиками исключительного права на товарные знаки "СУМАТРОЛИД САЛЮТАБ", так и последующим поведением правообладателя, которые, по мнению компании, свидетельствуют о недобросовестной цели такого приобретения, учитывая совместную деятельность ответчиков и их совместную заинтересованность в использовании обозначения "САЛЮТАБ".
По мнению компании, суды пришли к неверному выводу о неотносимости представленного в материалы дела исследования Prindex к периоду производства и реализации ответчиками препарата "СУМАТРОЛИД САЛЮТАБ".
Также компания не согласна с выводами судов об отсутствии оснований для взыскания с ответчиков компенсации.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представители компании поданную кассационную жалобу поддержали по изложенным в ней доводам, просили обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение другого арбитражного суда первой инстанции в пределах одного и того же судебного округа.
Представитель ответчиков против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам приобщенного к материалам дела совместного отзыва на кассационную жалобу, просил оставить принятые по делу судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.
Минздрав России, а также Роспатент, просивший рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие этих лиц.
Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.
Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судами на основании материалов дела, компания является правообладателем серии товарных знаков, обозначения которых включают в себя словесные элементы "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB", в том числе: "FLEMOXIN SOLUTAB" по международной регистрации N 519817 с датой приоритета - 30.12.1987, "FORCID SOLUTAB" по международной регистрации N 669940 с датой приоритета - 03.10.1996, "FLEMOCLAV SOLUTAB" по международной регистрации N 795202 с датой приоритета - 03.07.2002, "ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ" по международной регистрации N 637535 с датой приоритета - 13.12.1994, "ЮНИДОКС СОЛЮТАБ" по международной регистрации N 654395 с датой приоритета - 13.11.1995, "ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ" по международной регистрации N 806929 с датой приоритета - 03.07.2002. Также компания является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB" по свидетельствам Российской Федерации N 458380 и 458372 с датой приоритета - 19.03.2010.
Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, компания указала, что не передавала ответчикам право на использование названных товарных знаков, между тем последние в нарушение прав и законных интересов истца совершили действия, связанные с государственной регистрацией товарных знаков со словесным обозначением "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ", регистрацию одноименного лекарственного препарата, а также способствовали продвижению данного препарата на российском сегменте рынка. При этом ответчики не могли не знать о том, что лекарственные средства, маркированные обозначением "СОЛЮТАБ", уже долгое время вводятся в оборот компанией, приобрели значительную известность и востребованы потребителями всего мира, в том числе на территории Российской Федерации, имеют высокое качество и обладают устойчивой ассоциацией у потребителя с компанией. Полагая, что указанные действия являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом со стороны ответчиков, нарушают исключительные права истца на товарные знаки, компания обратилась с настоящим иском.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из отсутствия нарушений исключительных прав компании.
В частности, установив одновременное осуществление деятельности истцом и ответчиками по производству и реализации лекарственных препаратов сходных по наименованию и по показаниям применения, при наличии зарегистрированных в период с 11.11.2011 по 17.12.2012 товарных знаков обеих организаций с обозначением "СОЛЮТАБ", суд первой инстанции не усмотрел в действиях ответчиков признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, поскольку на момент подачи 20.03.2009 обществом "Трейдсервис" заявки на регистрацию словесного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" компания не являлась правообладателем товарного знака "СОЛЮТАБ" на территории Российской Федерации. При этом суд отметил, что при регистрации словесного товарного знака "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" каких-либо сомнений относительно возможности регистрации комбинированного товарного знака с тем же словесным обозначением у общества "Трейдсервис" возникнуть не могло. Также судом было учтено то обстоятельство, что узнав о притязаниях компании на указанное обозначение, общество "Трейдсервис" добровольно незамедлительно внесло изменение в регистрацию, дискламировав спорный словесный элемент. Не установив в действиях ответчиков признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчиков компенсации.
Заявленные ответчиками доводы о пропуске компанией срока исковой давности, предусмотренного статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), были отклонены судом первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов, отклонив доводы компании о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении ответчиками правом.
Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены (изменения) в силу следующего.
Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Пунктом 1 данной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
По смыслу приведенных нормативных положений компенсация подлежит взысканию при доказанности незаконного использования товарного знака как средства индивидуализации и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.
Суды на основании материалов дела установили, что истец и ответчики в спорный период находились в конкурентных отношениях, поскольку в период с 11.11.2011 по 17.12.2012 ими осуществлялась деятельность по производству и реализации лекарственных препаратов сходных по наименованию и по показаниям применения, при наличии зарегистрированных у обеих организаций товарных знаков на обозначение "СОЛЮТАБ".
Как следствие, суды в соответствии с предметом и основаниями заявленных требований проанализировали оспари
