Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 августа 2014 г. N 15АП-11417/14

город Ростов-на-Дону

05 августа 2014 г.

дело N А53-2320/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 31 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 августа 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Барановой Ю.И.

судей Ереминой О.А., Пономаревой И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Айдинян Т.Г.

при участии:

от истца: извещено, не явился;

от ответчика: извещен, не явился

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гражданкин и партнеры" на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 20.05.2014 по делу N А53-2320/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью "Гражданкин и партнеры" к ответчику индивидуальному предпринимателю Юдиной Галине Михайловне о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака принятое судьей Тер-Акопян О.С.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Гражданкин и партнеры" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Юдиной Галине Михайловне с требованием о взыскании 715 409 руб. 40 коп. - компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением суда от 20.05.2014 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что ответчик не обращался к правообладателю за разрешением на использование товарных знаков на территории РФ, факт контрафактности товара подтвержден. Ошибочно товарный знак не может быть указан. Ссылка на фотографии, сделанные при таможенном досмотре несостоятельна. Корректировка была произведена после принятия иска к производству. Товар реализован ответчиком, действует презумпция вины нарушителя. Судом сделан неверный вывод о том, что компания поставщик не использует товарный знак "JOY TOY".

В судебное заседание лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей не обеспечили. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу и ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

От истца поступило ходатайство об истребовании у Федеральной службы по аккредитации сведения о том, какие словесные обозначения присутствовали на товарах (игрушки) и /или их упаковке, заявленных к таможенному оформлению по декларации на товары N 10313010/280813/0004813; предоставить фотографии образцов товаров (игрушек) и их упаковок, заявленных к таможенному оформлению и декларации на товары N10313010/280813/0004813 и представленных к сертификации по сертификатам: 01191 РОСС СN.АГ83В05965 от 26.06.2012 до 25.06.2015, 01191 РОСС СN.АГ83В05964 от 26.06.2012 до 25.06.2015.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения.

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

Заявляя данное ходатайство, истец в суде апелляционной инстанции не обосновал, почему он не заявил данного ходатайства в суде первой инстанции, не представил доказательства необоснованного отказа судом в удовлетворении данного ходатайства.

Приложенные заявителем к ходатайству документы свидетельствуют о сборе истцом доказательств после вынесения судом первой инстанции решения по существу. Доказательств невозможности самостоятельно получения указанной информации заявителем также не представлено.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель Юдина Г.М. заявила к таможенному оформлению в таможенной процедуре "выпуск для внутреннего потребления" (ИМ-40) товары: игрушки из пластмассы для детей: куклы, изображающие людей, код ОКП 96 3300, наборы конструкторские пластмассовые, код ОКП 96 3300, игрушки из пластмассы для детей музыкальные, код ОКП 96 3300, игрушки в наборах пластмассовые, код ОКП 96 3300, игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, пластмассовые код ОКП 96 3300, товары для развлечений, настольные игры из пластмассы, для детей код ОКП 96 3300. Производителем товаров указан Synergy Trading Company Limited. Товары поставлены по декларации на товары N 10313010/280813/0004813.

Данный факт подтверждается декларацией номер: 10313010/280813/0004813.

Судом установлено, что были представлены к декларированию и выпущены в свободное обращение товары 28 класса МКТУ, маркированные товарным знаком "JOY TOY", правообладателем исключительных прав на использование которых в Российской Федерации является ООО "Комстар", что подтверждается свидетельством на товарный знак (свидетельство N 452954, дата приоритета 21.09.2011 года). На указанный товарный знак был заключен лицензионный договор N 68 от 06 сентября 2012 года (исключительная лицензия) с ООО "Некст-тайм". Данный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке. Сведения о регистрации этого договора содержатся в открытом реестре ФИПС. Согласно п. 2.6. указанного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему договору лицензиату, то лицензиат имеет право защищать любыми законными способами, предоставленными ему права в гражданском, уголовном и административном порядке.

Из содержания лицензионного договора следует, что ООО "Некст-тайм" предоставлена исключительная лицензия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительные права на товарные знаки ООО "Некст-тайм" в части их охраны и защиты переданы в доверительное управление ООО "Гражданкин и партнеры" по договору доверительного управления исключительными правами N НТ-0312/13-ДУ от 03 декабря 2013 г.

Ответчик не обращался к правообладателю за разрешением на использование товарных знаков на территории РФ.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом и другими законами. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с положениями статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации - если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано на то, что при применении статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

В силу части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

С учетом изложенного, на основании части 5 статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО "Гражданкин и партнеры", вправе обращаться в суд от своего имени за защитой исключительных прав ООО "Некст-тайм" и требовать выплаты компенсации за их нарушение.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. То есть, охрана исключительных прав на данные товарные знаки предоставляется законом на всей территории РФ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно Постановлению Пленума ВАС N 498/12 от 26 июня 2012 года, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения. По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации".

По смыслу постановлений Федеральных Арбитражных судов по делам: N Ф03-6025/2012, N А27-11400/2011, цена иска должна определяться исходя из стоимости товара на территории РФ, так как товарные знаки, указанные в иске охраняются на территории РФ и нельзя рассматривать себестоимость товара, произведенного на территории другого государства для определения цены иска в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции, пришел к выводу, что из представленных в материалы дела документов следует, что в ДТ N 10313010/280813/0004813 декларантом ошибочно был указан товарный знак "JOY TOY".

В акте таможенного досмотра N 10313010/290813/000435 от 29.08.2013 г. в описании товара отсутствует указание на товарный знак "JOY TOY" по всем товарам. Более того, из фотографий, сделанных во время досмотра, видно, что ни на одном из товаров не указан товарный знак "JOY TOY".

По итогам оформления ДТ N 10313010/280813/0004813 ИП Юдина Г.М. не была привлечена к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, что доказывает отсутствие состава правонарушения.

В качестве доказательства использования ответчиком спорного товарного знака истец ссылается на декларацию на товары N 10313010/290813/000435.

Вместе с тем, из материалов дела следует, что таможенным органом, для исправление ошибки в указании товарного знака была проведена официальная корректировка таможенной декларации N 10313010/280813/0004813 и в форме корректировки декларации на товара N 10313010/280813/0004813 убран из описания товарный знак "JOY ТОY".

Понятие контрафактности товара дано в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, где установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В целях определения контрафактности товара доказыванию подлежат следующие обстоятельства: предоставлена ли спорному товарному знаку правовая охрана на территории Российской Федерации и каков ее объем; кто является обладателем исключительного права на товарный знак; является ли изображение на реализуемой продукции (документации) тождественным либо сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; является ли товар однородным с теми, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Установление перечисленных обстоятельств отражает признаки события административного правонарушения, без выяснения которых дело не может быть возбуждено (статья 28.1 КоАП РФ).

Так как административное производство по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении предпринимателя возбуждено не было, суд правильно указал, что необходимо проведение экспертизы для выявления признаков контрафактности товара и установления обстоятельств правонарушения, вменяемого истцом ИП Юдиной Галине Михайловне.

В связи с тем, что поставка по спорной ТД была проведена пол года назад, товар реализован ИП Юдиной Г.М. и проведение экспортного исследования возможно только на основании официальным документов таможенных органов.

В акте таможенного досмотра N 10313010/290813/000435 от 29.08.2013 г. запротоколировано, что на всех товарах, ввезенных по ДТ N10313010/280813/0004813 нет товарного знака "JOY TOY". На фотографиях всех товаров, сделанных в ходе проведения таможенного досмотра, наличие товарного знака "JOY TOY" не усматривается.

К ДТ N 10313010/280813/0004813 сделана корректировка - форма корректировки декларации на товары (КДТ) N 10313010/280813/0004813 где нет товарного знака "JOY TOY". При этом, корректировка сделана таможенным органом с учетом проверки ранее оформленных документов (протокола, фотографий, сделанных при осмотре ввозимого товара). Иных документов по данной поставке, из которых бы можно было усмотреть наличие на товаре товарного знака "JOY TOY" в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что истцом не доказан факт использования товарного знака, так как таможенной декларации не достаточно для идентификации товарного знака по совокупности всех его графических признаков. ДТ N 10313010/290813/000435 с указанием товарного знака "JOY ТОY" аннулирована как содержащая в себе недостоверные сведения относительно товарного знака ввезенных игрушек, в корректировке декларации на товары N 10313010/290813/000435 товарный знак не указан.

Кроме того, в свидетельстве Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам RU 452954 в пункте 540 дано цветное изображение товарного знака в виде круга с вписанными в него определенным шрифтом словами, а в пункте 591 "Указание цвета или цветового сочетания" записано: "розовый, белый, синий".

Товарный знак представляет собой определенную комбинацию слов и цветного изображения. Простого указания в тексте таможенной декларации слов "JOY TOY" не достаточно для идентификации товарного знака с защищенным свидетельством N 452954, даже если бы это было не ошибкой декларанта.

Указанные в декларации сведения "JOY ТОY" не могут свидетельствовать об использовании товарного знака, защищенного свидетельством N 452954, который представляет собой совокупность слов и изображения.

Доводы истца о том, что корректировка таможенной декларации была произведена после принятия иска к производству, судебной коллегией признаются несостоятельными, поскольку после выпуска товара в свободное обращение предприниматель такого права лишен не был, а сама корректировка была сделана Ростовской таможней самостоятельно на основании акта таможенного досмотра N 10313010/290813/000435 от 29.08.2013 путем проверки ранее оформленных документов, имеется ранее составленный фотоотчет.

Позиция истца о том, что не может быть указан ошибочно товарный знак, не имеет правового значения, не принимается судом во внимание.

Факт реализации товара ответчиком никаким образом не доказывает причинение ущерба правообладателю, поскольку правообладатель не доказал факт использования его товарного знака на реализуемом товаре.

Обратившись с заявленными требованиями, истец ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представил доказательств использования ответчиком товарного знака, защищенного свидетельством N 452954, в связи с чем, в удовлетворении иска отказано правомерно.

Таким образом, выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам, установленным по результатам исследования и оценки имеющихся в деле доказательств.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно установил фактические обстоятельства, исследовал имеющиеся в деле доказательства. При принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права. Оснований для изменения или отмены судебного акта, апелляционная инстанция не установила.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.05.2014 по делу N А53-2320/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Ю.И. Баранова

Судьи

О.А. Еремина И.В. Пономарева