Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2014 г. N 12АП-6984/14

г. Саратов

20 августа 2014 г.

Дело N А12-33696/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 13 августа 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 августа 2014 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей Ф.И. Тимаева, О.И. Антоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.В. Самойловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании по средством видеоконференцсвязи апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гарант" (ОГРН 1023405770882, ИНН 3438004773, г. Урюпинск, Волгоградская область)

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 19 мая 2014 года по делу N А12-33696/2013 (судья С. С. Луцевич),

по общества с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" (ОГРН 1026104140842, ИНН 6167055777, г. Ростов-на-Дону)

к обществу с ограниченной ответственностью "Гарант" (ОГРН 1023405770882, ИНН 3438004773, г. Урюпинск, Волгоградская область),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области,

о признании товара контрафактным, прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, взыскании компенсации,

при участии в заседании:

- от ООО "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" представитель Василенко Наталья Юрьевна по доверенности от 02.06.2014 года, выданная сроком до 01.07.2015 года.

- от ООО "Гарант" представитель Максимов Максим Михайлович по доверенности от 10.02.2014 года, выданная сроком до 31.12.2015 года

иные лица участвующие в деле не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" (далее - истец) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гарант" (далее - ответчик) о признании масла подсолнечного бутилированного "Золотой подсолнух" с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", контрафактным; обязании прекратить использование обозначения "Золотой подсолнух", сходного до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси"; обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет масло подсолнечное бутилированное "Золотой подсолнух" с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси"; взыскании компенсации в размере 5.000.000 руб.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец уточнил исковые требования, отказался от иска в части требований об обязании прекратить использование обозначения "Золотой подсолнух", сходного до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим истцу, изъять из оборота и уничтожить за свой счет масло подсолнечное бутилированное "Золотой подсолнух" с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим истцу, и увеличен размер требуемой к взысканию компенсации до 11.724.542 руб. 40 коп.

Решением от 19 мая 2014 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-33696/2013 принят отказ общества с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" от иска к обществу с ограниченной ответственностью "Гарант" в части требований об обязании прекратить использование обозначения "Золотой подсолнух", сходного до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", изъять из оборота и уничтожить за свой счет масло подсолнечное бутилированное "Золотой подсолнух" с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси".

Производство по делу в указанной части прекращено.

Масло подсолнечное бутилированное "Золотой подсолнух" с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", признано контрафактным.

Взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Гарант" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" компенсации в размере 2.344.908 рублей 48 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы с размером взысканной компенсации.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Золотая семечка" по свидетельству N 187353 с приоритетом 13.04.2010, зарегистрированном в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, сроком действия до 23.12.2019 в отношении товаров, работ и услуг 29, 42 классов МКТУ (масло подсолнечное пищевое; реализация масла подсолнечного пищевого).

Истец, в декабре 2009 года был обнаружен факт использования ответчиком при производстве и продаже бутилированного подсолнечного масла комбинированного обозначения, состоящего из графического изображения желтого подсолнуха на синем фоне и словесного обозначения "Золотой подсолнух", выполненного в старо-церковном стиле, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Золотая семечка".

Согласно заключению искусствоведческого исследования от 29.01.2010 N 025/И, проведенного специализированной экспертной организацией "Ростовский центр судебных экспертиз", согласно которому графическое изображение для упаковки растительного масла, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, с его графическим и цветовым решением, а также выбором и написанием шрифтов истца.

Оформление упаковки ответчика в целом является сходным до степени смешения с оформлением упаковки, зарегистрированной по свидетельству N 187353 истцом.

Решением третьего лица от 30.08.2013 по делу N 13 -01-14-02/44 было установлено, что в нарушение требований законодательства ответчик осуществляет реализацию своей продукции с использованием графического изображения сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Золотая семечка".

В соответствии с заключением Роспатента от 04.07.2013 исх.N 08/17-7669 обозначение "Золотой подсолнух", используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка", поскольку ассоциируется с ним в целом в силу наличия сходных изобразительных элементов, фонетически/семантически/графически сходных словесных элементов "Золотой"/"Золотая", а также сходного композиционного расположения словесных и изобразительных элементов, сходного цветового сочетания.

Истцом в адрес ответчика неоднократно, начиная с января 2010 года, направлялись требования о прекращении производства и продажи подсолнечного бутилированного масла "Золотой подсолнух" с использованием комбинированного обозначения в виде желтого подсолнуха на синем фоне и надписи "Золотой подсолнух", выполненной в староцерковном стиле, схожего до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Золотая семечка".

В то же время, ответчик прекратил использование спорного обозначения "Золотой подсолнух" на своих этикетках лишь во исполнение решения третьего лица от 30.08.2013 о выдаче предписания ответчику, о прекращении недобросовестной конкуренции.

Полагая, что ответчик использует графическое обозначение, сходное до степени смешения с элементом товарного знака истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из их обоснованности по праву.

Суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

На основании статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует вывод о том, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 3 приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из материалов дела, ответчиком в 2011-2013 годах при реализации своей продукции (масла подсолнечного) были использованы этикетки с комбинированным графическим обозначением сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 187353, принадлежащим истцу, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается и подтверждается материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства N 13-01-14-02/44.

Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дела, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", за нарушение авторских прав может быть применена как уголовная или административная, так и гражданско-правовая ответственность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, поскольку согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Следовательно, факт незаконного использования ответчиком этикеток с комбинированным графическим обозначением сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 187353, принадлежащим истцу, установлен.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на этикетке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Соглашение об использовании спорного товарного знака между истцом и ответчиком не заключалось, поэтому его использование без согласия истца неправомерно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 названной статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 пришел к выводу, что выработанные в упомянутом постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а, следовательно, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Поскольку доказательств получения от правообладателя разрешения на использование товарного знака ответчик не представил, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца и обоснованности исковых требований.

В связи с незаконным использованием ответчиком товарного знака истцом со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 11.724.542 руб. 40 коп., рассчитанной истцом, исходя из представленных ответчиком в материалы дела сведений об объемах реализации товара с этикетками с комбинированным графическим обозначением сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 187353, принадлежащим истцу, в размере однократной стоимости указанного товара.

Возражая против заявленного размера компенсации, ответчик считает, что размер компенсации, соразмерный допущенному нарушению, должен быть равен 10.000 руб.

Из материалов дела усматривается, что товар, содержащий спорное обозначение на этикетках, находился в гражданском обороте, это подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю.

При определении размера суд первой инстанции учел, что впервые истец направил ответчику требование прекратить нарушение своих исключительных прав в январе 2010 года, после чего ответчик в 2011, 2012, 2013 годах нарушал указанные права истца.

При этом, исследуя степень вины ответчика, суд обращает внимание, что словесное обозначение "Золотой подсолнух" является зарегистрированным товарным знаком ответчика (свидетельство N 298034), ответчик не только производит и реализует соответствующую продукцию, но и участвует под своим торговым знаком выставках и прочих мероприятиях, свидетельствующих о продвижении товара на рынке под собственным торговым знаком.

Доказательств совершения ответчиком ранее нарушений исключительного права истца в материалы дела не представлено.

Принимая во внимание размер выручки ответчика за реализованный товар с нарушением исключительных прав истца, норму прибыли из расчета 20% от размера выручки, суд 1 инстанции пришел к выводу, что вероятные убытки правообладателя могли составить порядка 20 % от стоимости реализованного ответчиком товара.

Принимая во внимание положения совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер компенсации определен судом первой инстанции исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения

Ответчик не представил доказательств того, что выпущенная продукция не нарушала права истца на товарный знак.

Бремя доказывания данного обстоятельства лежит на нарушителе права на товарный знак.

Доводы апелляционной жалобы не содержат указаний на обстоятельства, которые не были бы надлежащим образом проверены и оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела. Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права. Оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 19 мая 2014 года по делу N А12-33696/2013 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.Ю. Никитин

Судьи

О.И. Антонова Ф.И. Тимаев