Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2014 г. N 04АП-3730/14

г. Чита

12 сентября 2014 г.

Дело N А10-690/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 сентября 2014 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Макарцева А.В.,

судей Юдина С.И., Капустиной Л.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Фалилеевой Ю.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционными жалобами общества с ограниченной ответственностью "САВА" и общества с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" на решение Арбитражного суда Республики Бурятия 20 июня 2014 года по делу N А10-690/2014 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "САВА" (ОГРН 1023800918195, ИНН 3805203070, адрес: 664014, ул. Олега Кошевого, д.65, г. Иркутск, Иркутская область) к обществу с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" (ОГРН 1090327012192, ИНН 0323348677670013, адрес: ул. Жердева, д. 42-100Б, г. Улан-Удэ) о взыскании 500 000 рублей - компенсации за незаконное использование товарного знака "SWATT"

(суд первой инстанции: Аюшеева Е.М.),

при участии в судебном заседании:

от ответчика представитель Назаренко А.С.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "САВА" обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" взыскании 500 000 руб. - компенсации за незаконное использование товарного знака "SWATT".

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20 июня 2014 года заявленные исковые требования удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью "САВА" 52 600 руб., из которых: 50 000 руб. - сумма компенсации за незаконное использование товарного знака "SWATT", 2 600 руб. - сумма государственной пошлины, уплаченной при подаче иска, пропорционально удовлетворенной сумме. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда, истец и ответчик обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение норм материального права, а также на несоответствие выводов обстоятельствам дела просят его отменить, принять по делу новый судебный акт. Из апелляционной жалобы истца следует, что истец не давал согласие ответчику на использование товарного знака "SWATT", лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака не заключал; судом не учтена стоимость затрат истца на продвижение товарного знака "SWATT"; при определении размера компенсации возможно использовать расходы истца, потраченные на раскрутку, продвижение и рекламу товарного знака.

Из апелляционной жалобы ответчика следует, что товарный знак является средством индивидуализации конкретного товара, вводимого в гражданский оборот конкретным юридическим лицом; картонные коробки с надписью "SWAT" были уничтожены после предъявления претензии со стороны таможенного органа для ускорения процедуры выпуска товара; на момент ввоза товара по ДТ N 10602040/070213/0000654 на территорию Российской Федерации в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности отсутствовали какие-либо сведения о наличии товарного знака "SWATT", правообладателем которого является ООО "САВА"; ООО "САВА" не было предпринято никаких мер к защите своих прав и декларант, осуществляющий ввоз товара с товарным знаком "SWAT", не имел информации о наличии какого-либо товарного знака, охраняемого законом на территории РФ и схожего до степени смешения.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал.

Представитель истца не явился, о месте и времени судебного заседания уведомлен надлежащим образом. Руководствуясь частью 3 статьи 156, частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие.

Решение пересматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав ответчика, исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Предметом иска по настоящему делу является требование к обществу с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" (далее - ООО "Ольхон Плюс", ответчик) о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. за незаконное использование товарного знака "SWAT", сходного до степени смешения с товарным знаком "SWATT", правообладателем которого на территории Российской Федерации является общество с ограниченной ответственностью "САВА" (далее - ООО "САВА", истец)

Основанием иска ООО "САВА" указало, что 16 августа 2012 года ООО "НТП" заключило договор об отчуждении исключительного права на товарный знак "SWATT" с ООО "САВА".

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак N 441687, запись государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, заключенного между ООО "САВА" и ООО "НТП", внесена в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 ноября 2012 года. ООО "САВА" является законным правообладателем товарного знака "SWATT" на территории Российской Федерации с 12 ноября 2012 года.

Как далее указал истец, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу N А10-2811/2013 от 25 октября 2013 года установлен факт незаконного использования товарного знака, а также вина ООО "Ольхон Плюс" в совершении административного правонарушения. Ответчиком нарушено исключительное право истца на товарный знак "SWATT", ООО "САВА" согласие ответчику на использование товарного знака не давало, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака не заключался.

Таким образом, по мнению истца, подтверждается незаконное использование ответчиком товарного знака "SWATT", установленное актом таможенного осмотра от 15 февраля 2013 года при ввозе с территории Китая товара ответчику.

Правовым обоснованием иска указаны статьи 1229, 1477, 1478, 1480, 1481, 1484, 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, признав требования обоснованными как по основаниям, так и праву, уменьшил размер компенсации, истребуемой истцом.

Жалобы поданы как истцом, так и ответчиком, в связи с чем судебный акт подлежит полному пересмотру.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 441687 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26 июля 2011 года), Приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 441687, правообладателем товарного знака "SWATT" на территории Российской Федерации является ООО "САВА".

Письмом Бурятской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ N 12-03-45/02084 от 27 февраля 2013 года истцу сообщено, что в зоне деятельности Бурятской таможни установлен факт ввоза из Китая товара - фонарей с металлическим корпусом.

Бурятская таможня полагала, что на фонарях нанесен товарный знак "SWAT", сходный до степени смешения с товарным знаком "SWATT", зарегистрированным в реестре Роспатента, свидетельство N 441687. У декларанта отсутствует разрешение правообладателя на перемещение товаров, маркированных данным товарным знаком. Товар выпущен в свободное обращение в связи с отсутствием заявления правообладателя о принятии мер при перемещении товаров, маркированных товарным знаком "SWATT". В письме указан получатель товара и декларант - ответчик ООО "Ольхон Плюс". Бурятская Таможня предлагала истцу направить заявление о принятии мер по защите товарного знака.

По факту осмотра должностными лицами таможенного органа 15 февраля 2013 года составлен акт таможенного осмотра N 10602040/180213/000048.

Также из заключения таможенного эксперта от 21 июня 2013 года N 2-0-0578-13 следует, что обозначение SWAT, размещенное на упаковке товара N 14, ввезенного по ДТ N10602040/070213/0000654, сходно до степени смешения с товарным знаком SWATT (свидетельство на товарный знак N 441687, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июля 2011 года); товар N 14, на упаковке которого размещено изображение SWAT, является однородным с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован торговый знак SWATT (свидетельство на товарный знак N 441687, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ 26 июля 2011 года).

Оценив данные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что имело место незаконное использование товарного знака "SWAT", сходного до степени смешения с товарным знаком "SWATT", правообладателем которого на территории Российской Федерации является истец. В результате была взыскана компенсация.

Однако судом первой инстанции не было учтено следующее.

В соответствии положениями статей 9, 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года единственным основанием наложения ограничений при ввозе товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, на территорию страны, присоединившейся к Конвенции, признается незаконная маркировка товара зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием и введение потребителя в заблуждение.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). При этом под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по размещению товарного знака на товарах и (или) их последующий ввоз на территорию Российской Федерации. Данная норма направлена на обеспечение защиты от ввоза контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя.

Поэтому ввоз на территорию Российской Федерации товаров, индивидуализированных самим правообладателем, не является нарушением прав правообладателя. В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Удовлетворяя иск, суд сделал вывод о незаконном использовании товарного знака "SWAT", сходного до степени смешения с товарным знаком "SWATT".

Однако данный вывод противоречит совокупности доказательств по делу.

Так, товарный знак "SWAT" был зарегистрирован в КНР в 2006 году согласно свидетельству N 4195543, штрихкод N *ZC 4195543ZC*, правообладателем является Компания с ограниченной ответственностью по производству оптики Жуйцзе г.Цзяньмэнь, срок регистрации - с 21 ноября 2006 по 20 ноября 2016 года (т.2, л.д.143).

Также ответчику было представлено разрешение на использование товарного знака "SWAT" 10 июня 2013 года. Компания дает разрешение ответчику на реализацию товаров как на территории Китайской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации с 10 июня 2013 до 30 декабря 2013 года (т.2, л.д.145).

Правом нанесения товарного знака "SWAT" в целях рекламы обладала компания Yiwu Caiquan Handicraft.

Доказательств того, что нанесение товарного знака "SWAT" на упаковку осуществлялось ответчиком, в деле не имеется.

Поскольку зарегистрирован товарный знак "SWATT" на территории Российской Федерации, правообладателем является истец, а также зарегистрирован товарный знак "SWAT" в КНР, правообладателем является Компания с ограниченной ответственностью по производству оптики Жуйцзе г.Цзяньмэнь, то суд в рамках настоящего спора не вправе был делать вывод о незаконном использовании товарного знака "SWAT" ввиду его сходности до степени смешения с товарным знаком "SWATT".

Данный вывод был сделан на основании заключения таможенного эксперта от 21 июня 2013 года N 2-0-0578-13, послужившего основанием для привлечения ООО "Ольхон Плюс" к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (дело NА10-2811/2013, на судебные акты по которому ссылался истец).

Однако по данному делу судом принят отказ Бурятской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Определением суда от 16 июня 2014 года производство по делу N А10-2811/2013 прекращено.

Также судом первой инстанции при вынесении обжалуемого решения неправильно были оценены и другие доказательства.

Так, имел место факт нанесения надписи только на упаковке товара - на картонных коробках. На самом товаре - фонари, аккумулятор К98, в количестве 540 шт., изготовитель: YIWU CAIQUAN HANDICRAFT CO., LTD, был нанесен товарный знак "KSK Doublebold" "К98".

Таможенному органу были представлены объяснения ответчика, из которых следует, что надпись на упаковке "SWAT" не является товарным знаком в связи с тем, что производителем данная надпись была нанесена для рекламных целей, чтобы потенциальный покупатель обратил внимание на этот товар, так как надпись сама по себе относится к теме силовых структур (SWAT - спецназ). У товара есть собственная марка, под которой он выпускается - KSK.

Также актом от 21 февраля 2013 года ответчиком произведено уничтожение упаковки (т.2, л.д.65).

При изложенных обстоятельствах нельзя сделать вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак "SWATT". На товаре - электрических фонарях данный товарный знак не размещался. Вывод о сходстве до степени смешения надписи на упаковке "SWAT" с товарным знаком "SWATT" при установленных по делу обстоятельствах сделать нельзя. Как на товаре, так и на упаковке данный товарный знак "SWATT" ответчиком не размещался. К административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "Ольхон Плюс" не привлечено.

При таких обстоятельствах решение подлежит отмене ввиду недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, по пункту 2 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса, с отказом в иске.

Государственная пошлина, уплаченная при подаче апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 20 июня 2014 года по делу N А10-690/2014 отменить. Принять новый судебный акт.

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "САВА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ольхон Плюс" уплаченную при подаче апелляционной жалобы госпошлину в размере 2 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты его принятия.

Председательствующий

А.В. Макарцев

Судьи

С.И. Юдин Л.В. Капустина