Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 октября 2014 г. N 09АП-34419/14

город Москва

08 октября 2014 г.

Дело N А40-186869/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей Е.Б. Расторгуева, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2014

по делу N А40-186869/2013, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой

по иску общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба"

(ОГРН 1027700135253, 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., 79 А, 25)

к обществу с ограниченной ответственностью "СкайГрупп"

(ОГРН 1117746000404, 127254, г. Москва, Огородный проезд, 5, стр.7)

о взыскании 100 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Савиных Т.В. (по доверенности от 14.01.2014)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА" (далее - ООО "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" (далее - ООО "СкайГрупп", ответчик) о запрете использовать, путем предложения к продаже и продажи, обозначения "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "СкайГрупп" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 июня 2014 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что регистрация товарного знака "GYRKHA" по свидетельству N 329219 не относится к существу рассматриваемого спора, поскольку нарушением исключительных прав истца является незаконное использование обозначения "CHALLENGE"; в действиях ответчика содержится состав правонарушения, предусмотренный статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации; взысканные судом судебные расходы являются завышенными и чрезмерными.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, установил следующие обстоятельства.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является правообладателем товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков РФ 01.06.2009 в отношении товаров 03, 30, 32, 33 и 34 классов МКТУ (бумага абсорбирующая для курительных трубок; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос), с приоритетом от 02.07.2007.

Истец указал на то, что ООО "СкайГрупп" предлагает к продаже и продает сигары, маркированные обозначением "Royal Challenge", сходным до степени смешения с товарным знаком "CHALLENGE" по свидетельству N 380611, в обоснование чего представлен кассовый чек N 7031 от 08.11.2013.

Истец ссылается на то, что он не давал ответчику согласия на использование товарного знака по свидетельству N 380611.

Суд апелляционной инстанции полагает неправомерными заявленные исковые требования, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения "GURKHA" либо "GURKHA Royal Challenge" с товарным знаком "CHALLENGE" по свидетельству N 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Из материалов дела следует, что оформление сигар "GURKHA" представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар "GURKHA" входят словесные элементы "GURKHA" и "royal challenge".

Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения "GURKHA" либо "GURKHA Royal Challenge" и "CHALLENGE" не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными являться не могут.

При этом, словесный элемент "GURKHA" занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу "royal challenge", поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

Таким образом, именно словесный элемент "GURKHA" выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Словесный элемент "royal challenge" и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиком спорного обозначения "Challenge" потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция - сигары марки "CHALLENGE", о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца "CHALLENGE" по свидетельству N 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением "Challenge", используемым ответчиком.

Кроме того, согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в случае несоблюдения названных требований суд может отказать лицу в защите принадлежащих ему права.

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Используемое ответчиком словесное обозначение "GYRKHA" истцу не принадлежит, в связи с чем оснований полагать, что в действиях ответчика содержится состав правонарушения, предусмотренный статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (как полагает истец), у суда не имеется.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

В арбитражном суде первой инстанции ответчик заявил ходатайство о возмещении судебных издержек в сумме 51 800 рублей, в том числе расходов по оплате услуг представителя в размере 40 000 рублей и оплате составления заключения патентного поверенного N 6004 от 11.06.2014 в размере 11 800 рублей.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

Для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт, основополагающими обстоятельствами выплаты данных расходов являются их реальность и размер в рамках разумных пределов.

В обоснование ходатайства о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей ответчик в материалы дела представил договор оказания юридических услуг N ЮФ/44/14 11.06.2014, платежное поручение N 38 от 11.06.2014.

Исходя из указанных норм закона и правовой позиции высших судебных инстанций, суд апелляционной инстанции полагает, что ответчик доказал факт и размер понесенных им расходов на оплату услуг представителя, подлежащая возмещению ответчику за счет истца сумма расходов на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей является разумной, с учетом категории и степени сложности дела.

При этом, доказательств чрезмерности указанных расходов в размере 40 000 рублей истец, в соответствии с требованиями части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суду первой инстанции не представил.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает, что по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы ответчика в размере 11 800 рублей, связанные с оплатой заключения патентного поверенного N 6004 от 11.06.2014, не относятся к судебным издержкам, поскольку данное заключение представлено в суд по инициативе самого ответчика, которое подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами по делу в соответствии с нормами статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (названное заключение не было принято судом первой инстанции в качестве доказательства по делу).

При таких обстоятельствах, оснований для возмещения ответчику указанной суммы расходов в размере 11 800 рублей в составе судебных издержек на основании статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда первой инстанции не имелось.

Поскольку судом первой инстанции неправильно применены нормы процессуального права в части возмещения ответчику суммы судебных издержек, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда от 23 июня 2014 года подлежит отмене в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" 51 800 руб. судебных расходов с принятием по делу в этой части нового судебного акта о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" судебных издержек в размере 40 000 рублей, в остальной части требование ответчика о возмещении судебных издержек удовлетворению не подлежит, в остальной части решение суда изменению не подлежит.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 июня 2014 года по делу N А40-186869/2013 отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" 51 800 руб. судебных расходов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" судебные издержки в размере 40 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении требования о возмещении судебных издержек отказать.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

Е.Б. Расторгуев О.Н. Лаптева