Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2014 г. N 09АП-38723/14

г. Москва

13 октября 2014 г.

Дело N А40-15057/14

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Д.Н. Садиковой, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

SMESHARIKI GMBH

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2014 г.

по делу N А40-15057/14, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л.

по иску SMESHARIKI GMBH (регистрационный номер 172758)

к ООО "ФУД ДИСТРИБЬЮШЕН ГРУПП"

(ОГРН 1077763464778, ИНН 7716593474)

о взыскании 1 250 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Комлева А.В. (доверенность от 09.12.2013),

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ

Иск заявлен о взыскании с ответчика компенсации за нарушение прав на использование персонажей, зарегистрированных в качестве товарных знаков, в размере 1 250 000 руб.

Решением суда от 16 июля 2014 г. иск удовлетворен частично в сумме 250 000 руб.

При этом суд руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца, с учетом характера правонарушения, срока использования, степени вины нарушителя, признал заявленное истцом требование о взыскании с ответчика компенсации подлежащим удовлетворению в размере 250 000 руб.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не учел, что (1) минимальная стоимость лицензии Истца - 300 000 (триста тысяч) рублей и (2) Ответчик является не просто распространителем продукции, созданной с использованием товарных знаков, исключительное право на которые принадлежит Истцу, но и её изготовителем

Заслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ для отмены решения от 16 июля 2014 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, Истец SMESHARIKI GMBH является правообладателем в отношении ряда товарных знаков в 30 классе МКТУ, что подтверждается следующими свидетельствами о регистрации товарного знака: N 384582 (Нюша); N 321933 (Крош); N 384580 (Бараш); N 335001 (Пин); N 384581 (Ежик); N 321870 (Лосяш); N321869 (Совунья); N 321868 (Каркарыч); N321815 (Копатыч).

Как стало известно Истцу, Ответчик распространяет путем продажи через свой сайт www.azale.ru кондитерскую продукцию (торты, пирожное) в форме следующих персонажей анимационного фильма "Смешарики": Пирожное "Смешарики" ( Нюша; Лосяш; Копатыч; Совунья; Ежик; Крош, Пин; Бараш; Каркарыч), Торт "Огород Копатыча" ( Копатыч; Нюша), Торт "Смешарики" (Нюша; Лосяш; Совунья; Крош, Бараш; Каркарыч), Торт "Приключения смешариков" ( Нюша; Крош, Бараш; Ежик), Торт "Школьная пора" (Нюша; Крош, Бараш; Ежик). Данное обстоятельство подтверждается нотариально заверенным протоколом осмотра сайта от 21 июля 2013 года.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 данной статьи.

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и других.

В силу разъяснений, данных в пункте 29 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами.

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1301 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как установлено судом, фигурки, расположенные на тортах, имитируют до степени смешения персонажей анимационного сериала "Смешарики", правообладателем товарных знаков в отношении которых является истец.

По смыслу нормы статьи 1515 Кодекса нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133).

Оценив сходство реализованного ответчиком товара с товарным знаком истца, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), проведя комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, суд приходит к выводу о возможности реального их смешения в глазах потребителей.

Таким образом, суд правомерно посчитал доказанным факт сходства до степени смешения используемых ответчиком обозначений с товарным знаком "Smeshariki" GmbH ("Смешарики" ГмбХ). Для установления однородности товаров в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Из материалов дела следует, что факт однородности товаров также доказан.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику права на использование данных товарных знаков, материалы дела не содержат.

В силу статьи 1301 Кодекса в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43.2,43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При указанных обстоятельствах, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца, с учетом характера правонарушения, срока использования, степени вины нарушителя, суд признал заявленное истцом требование о взыскании с ответчика компенсации подлежащим удовлетворению в размере 250 000 руб.

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстанции, поскольку каких-либо доказательств, что действия ответчика по нарушению исключительных прав истца носят систематический характер, ответчик уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав в дело не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Кроме того, в случае если нарушения прав истца будут продолжаться, истец не лишен возможности обратиться в суд с новым иском.

Соответственно, настоящее решение не имеет для истца ограничительного характера и не может рассматриваться как безосновательно минимизирующее ответственность ООО "Фуд Дистрибьюшн Групп".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2014 года по делу N А40-15057/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Д.Н. Садикова