Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2014 г. N 09АП-26155/14

г. Москва

15 октября 2014 г.

Дело N А40-3785/11

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, М.Е. Верстовой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело N А40-3785/11

в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов

по иску ООО "ЕвроИмп" (ОГРН 1045006469276, 143000, г. Одинцово, ул. Садовая, 3)

к ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"

(ОГРН 1027700272148, 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г)

третье лицо: Арма Ледер БиВи (Arma Leder B.V.)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Киндеева А.М. (по доверенности от 16.07.2014)

Минеев В.В. (по доверенности от 25.08.2014)

от ответчика: Суворов К.А. (по доверенности от 03.03.2014)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещено

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - ООО "ЕвроИмп", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ответчик) с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND"; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении искового требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.11.2011 (с учетом определения об исправлении опечаток (описок) от 25.11.2011) постановление суда апелляционной инстанции от 11.08.2011 оставил без изменения.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2010, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.12.2012 с ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в пользу ООО "ЕвроИмп" 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. С общества "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в доход федерального бюджета 126 079 рублей государственной пошлины.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Arma Leder B.V./ Арма Ледер Б.В. (далее - компания Арма Ледер Б.В.).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 решение суда первой инстанции отменено, с ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" в пользу ООО "ЕвроИмп" взыскано 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины; в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в размере 126 079 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам 28.05.2014 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 по делу N А40-3785/2011 отменено в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции обратил внимание, что в обжалуемом судебном акте суд апелляционной инстанции не указал мотивы, которыми руководствовался при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом разъяснений, изложенных в пункте 43.3. постановления 5/29 от 26.03.2009, и приведенных правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

По мнению суда вышестоящей инстанции, суд апелляционной инстанции при определении размера компенсации не учел, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-107159/11 с компании Арма Ледер Б.В. за нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак в пользу истца уже была взыскана компенсация в размере 30 215 915 рублей 60 копеек.

При новом рассмотрении в судебном заседании 22.09.2014 представители ООО "ЕвроИмп" требования о взыскании компенсации в заявленном размере поддержали.

Представитель ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" против удовлетворения требования о взыскании 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации возражал, полагая, что компенсация подлежит снижению "до нуля" либо до минимального размера 10 000 рублей. При этом ответчик обратил внимание на восстановление прав истца решением по делу N А40-107159/11.

Третье лицо - Компания Арма Ледер Б.В., надлежащим образом уведомленное о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя для участия в заседание не направило.

Рассмотрев заявленные исковые требования в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов по уплате госпошлины, с учетом указаний суда кассационной инстанции, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении требований ООО "ЕвроИмп" на основании следующего.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481ГК РФ).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

Как установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "BERGLAND" с приоритетом от 30.01.2006, что подтверждается свидетельством N 321953 от 02.03.2007, в отношении товаров и услуг по 25 и 35 классам МКТУ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу N А40-131807/09 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права ООО "ЕвроИмп" на товарный знак "BERGLAND". Суд обязал ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором незаконно размещен этот товарный знак, поэтому в силу части 2 статьи 69 АПК РФ незаконное использование ответчиком названного товарного знака не подлежало доказыванию в рамках настоящего дела.

В силу части 3 статьи 305 АПК РФ, указания Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в том числе на толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения, постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. Президиум ВАС РФ по настоящему делу указал следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Грузовые таможенные декларации от 10.10.2008 N 10122090/220908/0017452 и от 22.09.2008 N 10122090/101008/0019026 (далее - ГТД), в которой в качестве декларанта и получателя товара указано ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", позволяет определить количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак "BERGLAND".

Факт размещения товарного знака на товаре подтверждаются также сертификатами соответствия.

При этом в случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 АПК РФ обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара.

Ответчик в ходе судебного разбирательства в обоснование своих возражений стоимости контрафактного товара не представил.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Руководствуясь указаниями Суда по интеллектуальным правам, судом апелляционной инстанции определен размер подлежащей взысканию компенсации на основании:

- грузовой таможенной декларации N 10122090/220908/0017452 (т.3 л.д.55-97), дата оформления 22.09.2008 - 152 072 Евро (графа "22"), инвойс F8005733 от 04.09.2008 (т.3 л.д.64,72) на общую сумму 109 800 Евро, инвойс F8005734 от 04.09.2008 (т.3 л.д.67,74) - на общую сумму 42 272 Евро

- грузовой таможенной декларации N 10122090/101008/0019026 (т.3 л.д.98-108) дата оформления 10.10.2008 - 267 024 Евро (графа "22"), инвойс F8007245 от 25.09.2008 (т.3 л.д. 102) - на общую сумму 267 024 Евро. Всего на сумму 419 096 Евро На возможность определения размера компенсации таким образом указано в Постановлении Президиума ВАС РФ по настоящему делу.

Таможенная декларация оформляется только на тот товар, на оформление которого подается таможенная декларация. Названные ГТД подтверждают факт маркировки товара товарным знаком истца, количество такого контрафактного товара и его стоимость, были заявлены ответчиком таможенному органу при декларировании контрафактного товара.

В момент ввоза спорного товара, порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров регулировался Таможенным Кодексом РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 26.06.2008), который утратил силу с 29.12.2010.

Порядок оформления ГТД, на момент их принятии таможенным органом регулировался приказом ФТС РФ от 04.09.2007 N 1057 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации" (далее - Инструкция N 1057), приказом ФТС РФ от 01.09.2006 N 829 "Об утверждении формы бланков декларации таможенной стоимости (ДТС-1 и ДТС-2) и Инструкции о порядке заполнения декларации таможенной стоимости" (утратил силу в связи с Приказом ФТС РФ от 27.01.2011 N 152).

Согласно пункту 35 Инструкции "О порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации" в графе "31" "Грузовые места и описание товаров" в целях исчисления и взимания таможенных платежей и обеспечения соблюдения запретов и ограничений необходимо указать сведения о декларируемых товарах, позволяющие идентифицировать товары для таможенных целей и относить их к одному десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД России, а также сведения о грузовых местах.

Под номером 1, в графе "31" необходимо указать или сделать соответствующую запись: наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров с добавлением сведений о производителе, обо всех товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических и коммерческих характеристиках, а также сведений о количественном и качественном составе декларируемых товаров.

В ГТД N 10122090/101008/0019026 в графе "31" описан ввоз товара под товарным знаком "BERGLAND". Согласно добавочному листу к декларации, ответчик задекларировал товар только под товарным знаком "BERGLAND". Ответчик не предоставил доказательств, что был задекларирован и оплачен иной товар, чем указан в ГТД, в описи документов к ГТД указан счет на сумму 267 024 евро.

В ГТД N 10122090/220908/0017452 в графе "31" указан товар под товарными знаками "ARMA" и "BERGLAND".

Согласно инвойсу F8005733 от 04.09.08- на общую сумму 109 800 Евро и инвойсу F8005734 от 04.09.08 - на общую сумму 42 272 Евро произведена оплата под товарным знаком "BERGLAND".

Исходя из листов приложений к ГТД N 10122090/220908/0017452, поставщик Арма Ледер БиВи выставил инвойсы только в отношении товара с товарным знаком "BERGLAND". Иное ответчиком не доказано. Кроме этого, суду не представлено доказательств существования товарного знака "ARMA".

Следовательно, по ГТД N 10122090/220908/0017452 был оплачен и ввезен товар под товарным знаком истца.

Согласно пункту 35 Инструкции, в правом подразделе графы "22" "Валюта и общая сумма по счету" необходимо указать в валюте цены договора (сделки) сумму стоимостей (стоимость), указываемых в графах 42 комплектов ТДЗ и ТД4, либо сумму стоимостей всех товаров, приведенных в списке, если декларирование товаров различных наименований производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России, которые бы подлежали указанию, если бы заполнялись графы 42 ГТД.

Стоимость импортированного контрафактного товара определена по графе "22" "Валюта и общая сумма по счету" таможенной декларации: по ГТД N 10122090/220908/0017452 она составляет 152 072,00 Евро и складывается из стоимости товаров в двух счетах на оплату к этой ГТД. Счета выставлены на оплату только товара по товарным знаком "BERGLAND".

По ГТД N 10122090/101008/0019026 стоимость контрафактного товара составляет 267024 Евро. Всего на сумму 419 096 Евро.

Таким образом спорные ГТД позволяет определить количество и стоимость товара, на котором был незаконно размещен товарный знак "BERGLAND". С момента принятия таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение (пункт 3 статьи 132 Таможенного кодекса Российской Федерации). Представленные в материалы дела ГТД содержат отметки таможенного органа "выпуск разрешен", что указывает на проведение таможенным органом проверки декларации и ввозимых товаров, а также принятие всех необходимых мер по таможенному контролю. Доказательств ввоза по спорным ГТД иного товара, ответчиком не представлено.

Истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статья 1515 ГК РФ рассчитана сумма компенсации по курсу ЦБ РФ на дату оформления ГТД - 30 215 915 рублей 60 копеек (двойной размер стоимости контрафактного товара).

Истец заявил о взыскании компенсации с ответчика, как продавца товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя. Предложение к продаже и продажа товара с размещенным на нем товарным знаком является формой использования товарного знака и, следовательно, нарушением исключительных прав истца именно ответчиком.

Довод ответчика о том, что взыскание с него компенсации истцом заявлено неправомерно, поскольку арбитражный суд по делу N А40-107159/11 взыскал компенсацию с Компании Арма Ледер Б.В. (Нидерланды) за рассматриваемое правонарушение, судом отклоняется, учитывая следующие обстоятельства.

В силу статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, что означает не только возможность обращения в суд, но и предоставление определенных гарантий эффективного восстановления нарушенных прав посредством правосудия, которое считается свершенным только тогда, когда вынесенный судебный акт исполнен.

В рассматриваем случае вынесение по делу N А40-107159/11 решения от 28.08.2012 о взыскании с Компании Арма Ледер Б.В. 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации не означает восстановление имущественных прав ООО "ЕвроИмп".

Как указано в письме Федеральной службы судебных приставов от 24.06.2014 N 00071/14/36511 порядок исполнения решений судов Российской Федерации на территории иностранного государства устанавливается международным договором, предусматривающим взаимное признание и исполнение судебных решений.

В настоящее время между Российской Федерацией и Королевством Нидерландов такой договор не заключен. В этой связи отсутствуют основания для признания и исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2012 на территории Королевства Нидерландов.

На отсутствие договора с Королевством Нидерландов ссылается также Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в письме от 21.07.2014 N 77/05-27991. Орган юстиции разъясняет право взыскателя на возможность обращения в юридические фирмы Королевства Нидерландов, к местным адвокатам в целях разъяснения национального законодательства относительно процедуры признания и исполнения на территории Королевства Нидерландов, решений иностранных судов.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал на возможность снижения судом взыскиваемой компенсации при наличии оснований, а не на обязанность суда.

В настоящем деле, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, при отсутствии предоставления государством обеспечения исполнения решения арбитражного суда, не установил наличия оснований для снижения взыскиваемой компенсации.

Порядок распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, регламентируется статьей 110 АПК РФ, в силу части 1 которой судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Поскольку судом апелляционной инстанции требования истца удовлетворяются в заявленном размере, на ответчика относятся расходы по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (ОГРН 1027700272148, 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (ОГРН 1045006469276, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д.3) 30 215 915 (Тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек компенсации, а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (ОГРН 1027700272148, 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г) в доход федерального бюджета 126 079 (Сто двадцать шесть тысяч семьдесят девять) рублей государственной пошлины по иску.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Б. Расторгуев М.Е. Верстова