Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2014 г. N 07АП-7937/14

г. Томск

27 октября 2014 г.

Дело N А45-10562/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20.10.2014.

Постановление изготовлено в полном объеме 27.10.2014.

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего И.И. Терехиной

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.Г. Семененко

при участии представителей сторон:

от истца: без участия, извещен

от ответчика: без участия, извещен

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Эффект" (07АП-7937/14) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.07.2014 по делу N А45-10562/2014, рассмотренного в порядке упрощенного производства (судья С.Ф. Шевченко) по иску Smeshariki GmbH к ООО "Эффект" о взыскании 50 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Smeshariki GmbH обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО "Эффект" о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением арбитражного суда от 28.07.2014 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 10 000 руб. компенсации.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Эффект" в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на то, что:

- резинка для волос отсутствует среди товаров 25 класса зарегистрированных под товарным знаком "Совунья";

- дата регистрации общества документально не подтверждена;

- истец не подтвердил наличие у него исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации и права на подачу иска.

Smeshariki GmbH отзыв на апелляционную жалобу не представило.

На основании ч.3 ст.156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена судом в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции от 28.07.2014, апелляционный суд считает, что оно подлежит отмене в части удовлетворения исковых требований.

Как следует из материалов дела, 23.09.2013 в магазине, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.120, предлагался к продаже и по договору розничной купли-продажи был реализован товар - резинка для волос, на которой содержится изображение сходное с товарным знаком N 321869 ("Совунья").

В обоснование произведенной покупки истцом представлен чек от 23.09.2013, содержащий сведения о стоимости покупки, идентифицирующие признаки продавца - ООО "Эффект", дата заключения договора розничной купли - продажи, резинка для волос, видеозапись покупки.

Smeshariki GmbH является обладателем прав на товарный знак N 321869 ("Совунья"), удостоверяемый свидетельством на товарный знак, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с приоритетом от 18.07.2006 в отношении товаров 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Ссылаясь на то, что истец не передавал ответчику право на использование указанного товарного знака, реализация ответчиком спорного товара нарушает переданные истцу исключительные авторские права, Smeshariki GmbH обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения исключительных прав истца на товарный знак, при этом сумма компенсации последствиям допущенного нарушения прав истца уменьшена судом до минимального размера компенсации за использование каждого товарного знака -10 000 руб.

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Исходя из п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Обладателем исключительных прав на товарный знак N 321869 ("Совунья"), удостоверяемый свидетельством на товарный знак, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с приоритетом от 18.07.2006, является Smeshariki GmbH, Мюнхен, Германия (DE).

В соответствии со ст. 254 АПК РФ иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Статья 1202 ГК РФ содержит принцип выявления гражданской правоспособности иностранного юридического лица по праву той страны, в которой оно учреждено.

Из положений ст.255 АПК РФ следует, что документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В обоснование статуса иностранного юридического лица истцом суду первой инстанции представлена апостилированная официальная актуальная выписка из торгового реестра, изготовленная 30.10.2013. Подлинность подписи переводчика выписки удостоверена нотариусом.

С учетом изложенного, апелляционный суд не находит оснований усомниться в юридическом статусе истца.

Вместе с тем, договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков от ООО "Смешарики" к Smeshariki GmbH в материалы дела не представлен.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

По смыслу приведенных норм права нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения тождественных или сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, например, путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещения товарного знака на сопутствующей документации, использования товарного знака в рекламных и иных маркетинговых материалах.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак может иметь место в случае фактического использования ответчиком данного товарного знака, в частности, при реализации товаров, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обращаясь с настоящим иском, истец обязан представить доказательства, достоверно свидетельствующие о неправомерной реализации ответчиком товаров с использованием товарных знаков истца.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 198 от 31.12.2009, предусматривают признаки однородности товаров, основаны на положениях раздела VII части 4 ГК РФ.

Пунктом 4.1 Методических рекомендаций предусмотрено, что в качестве инструмента для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Из п/п. 3 п.3 ст.1492 ГК РФ следует, что перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, классифицируется и группируется по классам МКТУ. Каждый класс МКТУ содержит заголовок и сопровождается необходимым пояснением.

В заголовке класса указываются в общем виде области, к которым товары данного класса в принципе могут относиться. Заголовок класса может рассматриваться в качестве краткой характеристики содержания класса (аннотации). В связи с этим заголовок класса не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе.

В пояснении к классу перечисляются обобщенные названия основных групп товаров, содержащихся в классе. В пояснении также приводятся некоторые конкретные товары, относящиеся или не относящиеся к данному классу.

Исходя из п.3.1 Методических рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания), имеющимся в материалах дела подтверждается, что в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ зарегистрирован товарный знак "Совунья" в отношении следующих классов: 03,14,16,18,20,21,24,25,28,38,41,42,43. Спорный товар - резинка для волос, не указан в перечне товаров и услуг в приложениях к свидетельству на товарный знак.

Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.07.2011 N 2133).

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно п. 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009, определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.п. 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки сходства словесных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Исходя из анализа указанных норм права, а также с учетом положений ст. 65 АПК РФ, предъявляя настоящий иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, истец должен доказать, что реализованный ответчиком товар сходен с товарным знаком истца до степени смешения.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции исследовалось, в том числе, вещественное доказательство - резинка для волос с бантом, с прикрепленным на него изображением.

Оценив представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ (свидетельство на товарный знак, видеозапись момента покупки, представленный диск, резинку для волос), на основании визуального сравнения изображения товарного знака "Совунья" и изображений на спорном товаре, проданном в торговой точке ответчика, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о тождественности изображений до степени смешения.

Изображенный элемент на резинке для волос, реализованный ответчиком, отличается по цветовому изображению, по форме всех элементов товарного знака "Совунья" (глаза, крылья, шапочка) и в целом не сходен с товарным знаком истца. Изображение глаз, шапки, крыльев на товаре существенно отличается от изображения указанных элементов на товарном знаке. При этом, общие для персонажей подобного рода черты не свидетельствует об использовании персонажа, авторские права на которые защищаются истцом.

При таких обстоятельствах, факт распространения контрафактного товара и нарушения его исключительных прав товарный знак "Совунья" истцом не доказан, в связи апелляционная жалоба подлежит удовлетворению

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы согласно ч. ч. 1, 5 ст. 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь ст.110, п.2 ст.269, п.3 ч.1 ст. 270,ст.ст.271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.07.2014 по делу N А45-10562/2014 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Smeshariki GmbH в пользу ООО "Эффект" 2000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

И.И. Терехина