Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2014 г. N 09АП-39038/14

г. Москва

12 ноября 2014 г.

Дело N А40-156272/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 06.11.2014 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 12.11.2014 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е. Б. Расторгуева,

судей В.Р. Валиева, А.А. Солоповой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АстраЗенека АБ на решение Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2014 года по делу N А40-156272/13, принятое судьёй Н.В. Фатеевой,

по иску АстраЗенека АБ (Швеция) к ООО "ДиФарм" (ОГРН 1117746017960, юр. адрес: 121352, г. Москва, Славянский б-р, 5,1); ООО "КРКА ФАРМА" (ОГРН 1025005328853, юр.адрес: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г.Сергиев Посад, Московское ш., 46а) о защите прав на изобретение

при участии в судебном заседании:

от истца: Чиженок М.В. (доверенность от 14.10.2013)

от ответчиков: ООО "ДиФарм" - Плоткина М.А. (доверенность от 10.02.2014), ООО "КРКА ФАРМА" - Озолина И.Г. (доверенность от 03.02.2014)

УСТАНОВИЛ:

Компания "АстраЗенека АБ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "ДиФарм" и обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "КРКА ФАРМА" с иском:

- об обязании ООО "ДиФарм" уничтожить за свой счет упаковки лекарственного препарата "Эманера" серии S72579 в капсулах по 20 мг и серии S72611 в капсулах по 40 мг, регистрационное удостоверение N ЛП-002047, находящиеся у ООО "ДиФарм" по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д. 5, корп. 1;

- о взыскании с ООО "ДиФарм" убытков в размере 1 259 руб.;

- об обязании ООО "КРКА ФАРМА" прекратить предложения о продаже, продажу и хранение с этой целью лекарственного препарата "Эманера", регистрационное удостоверение N ЛП-002047, серии S72543 в капсулах по 20 мг, серии S72579 в капсулах по 20 мг, серии S72611 в капсулах по 40 мг и серии S72583 в капсулах по 40 мг;

- об обязании ООО "КРКА ФАРМА" уничтожить за свой счет лекарственный препарат "Эманера" серии S72579 в капсулах по 20 мг и серии S72611 в капсулах по 40 мг, регистрационное удостоверение N ЛП-002047, находящийся у ООО "КРКА ФАРМА" по адресу: Россия, 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, д. 160;

- о взыскании с ООО "КРКА ФАРМА" убытков в размере 11 468 298 руб.;

- об опубликовании решения суда о неправомерном использовании изобретения по патенту N 2137766 со стороны ООО "КРКА ФАРМА" в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 01 июля 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из отсутствия доказательств, что в лекарственном препарате "Эманера" содержится каждый признак независимого пункта формулы 1 изобретения по патенту N 2137766.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции.

Ответчик - ООО "КРКА ФАРМА", представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ответчик - ООО "ДиФарм", отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Представителем истца заявлено ходатайство о назначении по делу дополнительной судебной экспертизы, которое отклонено апелляционным судом протокольным определением от 06.11.2014 г. ввиду его необоснованности в соответствии со статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем изобретений по патенту Российской Федерации N 2137766 под наименованием "Оптически чистые Na+, Mg2+, Li+, К+ или Са2 + соли (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил] сульфинил]-1Н-бензимидазола, способ их получения, фармкомпозиция на их основе и промежуточное соединение" с приоритетом от 28 мая 1993 года.

Данный патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 сентября 1999 года, и в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации действовал на территории Российской Федерации до 27 мая 2014 года.

Патент N 2137766 выдан в отношении нескольких изобретений: оптически чистой натриевой соли эзомепразола; оптически чистой магниевой соли эзомепразола; оптически чистой литиевой соли эзомепразола; оптически чистой калиевой соли эзомепразола; оптически чистой кальциевой соли эзомепразола; способа получения названных оптически чистых солей эзомепразола; и фармацевтической композиции, ингибирующей желудочную кислотную секрецию и содержащей в качестве активного ингредиента любую из названных оптически чистых солей эзомепразола.

Одно из изобретений, охраняемых патентом N 2137766, относится к оптически чистой магниевой соли эзомепразола, сущность которого выражена в независимом пункте 1 формулы изобретения следующем образом: "Оптически чистые Na+, Mg2+, Li+, К+ или Са2 + соли (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил] сульфинил]-1Н-бензимидазола", где оптически чистая магниевая (Мд2+) соль эзомепразола указана как один из вариантов изобретения.

Исковые требования мотивированы тем, что 11 апреля 2013 года в Государственном реестре лекарственных средств был зарегистрирован лекарственный препарат за номером ЛП-002047 под торговым наименованием "Эманера", производства АО "КРКА, д.д., Ново место" (Словения), в двух лекарственных формах: капсулы кишечнорастворимые по 20 мг и по 40 мг.

Согласно Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Эманера", обе зарегистрированные лекарственные формы данного препарата содержат в качестве активного вещества эзомепразол магния, то есть магниевую соль эзомепразола.

29 октября 2013 года истец приобрел у ООО "ДиФарм" одну упаковку лекарственного препарата "Эманера" серии S72579 в капсулах по 20 мг и одну упаковку лекарственного препарата "Эманера" серии S72611 в капсулах по 40 мг, на общую сумму 1 259 рублей, что подтверждается товарным чеком N 4774.

Согласно декларации о соответствии от 24 июля 2013 года, ООО "КРКА ФАРМА" ввезло в Российскую Федерацию партию из 13950 упаковок лекарственного препарата "Эманера" в капсулах по 40 мг серии S72611.

Истец, полагая, что ввоз, предложения к продаже, продажа и хранение для этих целей лекарственного препарата "Эманера" является незаконным использованием изобретения истца по патенту N 2137766, обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статье 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулы полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использованием полезной модели в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Кодекса считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что запатентованная полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в отношении продукта.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судом первой инстанции определением от 25 февраля 2014 года была назначена комиссионная судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено экспертам Корневу К.А., кандидатура которого была предложена ООО "КРКА ФАРМА", и Уткиной Е.А., кандидатура которой была предложена "АстраЗенека АБ".

На разрешение экспертов был поставлен следующий вопрос: - Содержит ли лекарственный препарат "Эманера" каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2137766: - оптически чистые Na+, Mg2+, Li+, К+ или Са2+ соль (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил] сульфинил]-1 Н-бензимидазола, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до 24 июля 2013 г.

Из представленных в материалы дела экспертных заключений, эксперты Корнев К.А. и Уткина Е.А. пришли к единому выводу о том, что лекарственный препарат "Эманера" содержит признак "Эзомепразол является S-изомером омепразола", эквивалентный признаку "Mg2+ соль (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси - 3,5 - диметил -2 - пиридинил) метил] сульфинил] - 1Н - бензимидазола" независимого пункта 1 формулы изобретения к патенту N 2137766.

Относительно признака "оптически чистые" эксперты пришли к разным выводам, Так, эксперт Корнев К.А. установил, что лекарственный препарат "Эманера" не содержит признак "оптически чистый" ("оптически чистые") независимого пункта 1 формулы изобретения к патенту N 2137766, а также не содержит эквивалентный ему признак.

Эксперт Уткина Е.А. пришла к выводу, что лекарственный препарат "Эманера" содержит признак, эквивалентный признаку "оптически чистый" ("оптически чистые") независимого пункта 1 формулы изобретения к патенту N 2137766, имея значительный избыток S-изомера.

Между тем, как правильно указал суд первой инстанции, оба эксперта делают вывод о том, что признак формулы изобретения "оптически чистый" не является достаточно определенным для того, чтобы его можно было толковать без привлечения описания, и о том, что правовая охрана предоставлена продуктам, оптическая чистота которых более 99,8% (том 3, л.д. 122; том 4, л.д. 4), тогда как оптическая чистота лекарства "Эманера" составляет от 99,46% до 99,58 %.

Согласно статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2010 г. по делу N А40-24937/09-51-296, установлено, что технический результат группы изобретений по оспариваемому патенту заключается в получении новых солей (-)-энантиомеров омепразола с высокой (> 99,8%) оптической чистотой, с улучшенными фармакокинетическими и метаболическими свойствами, которые обеспечивают улучшенную терапевтическую характеристику, такую как пониженная степень внутрииндивидуальной изменчивости, а также обладают стабильностью по отношению к рацемизации при хранении, как в нейтральной, так и в щелочной среде.

В формуле независимого пункта 1 охарактеризованы оптически чистые Na+, Mg2+, Li+, К+ или Са2+ соли (-)-энантиомера омепразола.

Установлено, что ни в одном источнике предшествующего уровня техники не решается задача получения оптически чистых Na+, Mg2+, Li+, К+ или Са+ солей (-)-энантиомера омепразола как специально полученных и исследованных индивидуальных соединений. При этом, как следует из материалов оспариваемого патента, указанные соединения проявляют новые, неожиданные для общей группы соединений, солей рацемического омепразола, свойства, т.е. подпадают и под понятие селективного изобретения.

О соответствии изобретений по пунктам 1-4, 11-14 формулы по патенту РФ N 2137766 условию патентоспособности "изобретательский уровень", установленному в пункте 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1, с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом N 22-ФЗ от 7 февраля 2003 года, а также в подпункте (4) пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Роспатентом 20.09.1993 г. и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации от 05.11.1993 N 386 пришли также эксперты в рамках проводимой по вышеуказанному делу экспертизы.

Таким образом, в рамках указанного дела установлено обстоятельство того, что признаки формулы по патенту N 2137766 соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень", в связи с чем суд первой инстанции, с учетом оценки доказательств дела в их совокупности, правомерно пришел к выводу о том, что признак "оптически чистый" соответствует требованию промышленной применимости и изобретательскому уровню. Следовательно, объем охраны изобретения распространяется на такое вещество, которое соответствует толкованию "оптически чистые", то есть вещество, содержащее более чем 99,8 % (-)-энантиомера омепразола.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно критически отнесся к заключению эксперта Уткиной Е.А., поскольку нельзя утверждать, что оптическая чистота 99,6 % и оптическая чистота 99,8 % совпадают по достигаемому техническому результату (получение новых солей (-)-энантиомеров омепразола с оптической чистотой (>99,8%)).

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска ввиду того, что в лекарственном препарате "Эманера" не содержится каждый признак независимого пункта формулы 1 изобретения по патенту N 2137766.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод заявителя о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, выразившихся в неназначении по делу дополнительной экспертизы.

Согласно части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ввиду изложенного, удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Протокольным определением от 30 сентября 2014 года суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство истца о назначении по делу дополнительной судебной экспертизы ввиду его необоснованности в соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и поскольку суд считает возможным правильно рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Доводы апелляционной жалобы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2014 года по делу N А40-156272/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е. Б. Расторгуев

Судьи

В. Р. Валиев А.А. Солопова