Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2014 г. N 17АП-14587/13

г. Пермь

25 декабря 2014 г.

Дело N А50-8312/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 18.12.2014.

Постановление в полном объеме изготовлено 25.12.2014.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Балдина Р.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочневой А.Н.,

рассмотрев апелляционные жалобы: истца - индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича, ответчика - ООО Научно-Производственное Предприятие "ЭнергоТехСервис",

на решение Арбитражного суда Пермского края от 22.09.2014,

принятое судьей Муталлиевой И.О.,

по делу N А50-8312/2013

по иску индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича (ОГРНИП 305770002812032, ИНН 35770002812032, г. Москва), ООО "СВЕБА" (ОГРН 305770002812032, ИНН 771602997638, г.Москва)

к ООО Научно-Производственному Предприятию "ЭнергоТехСервис" (ОГРН 1057418011188, ИНН 7438019424, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), государственному казенному учреждению "Гражданская защита"

(ОГРН 1075903011381, ИНН 5903084353, г. Пермь)

о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии:

от истцов: не явились,

от ответчиков: не явились,

установил:

индивидуальный предприниматель Наличаев Илья Борисович (далее - истец, предприниматель Наличаев И.Б.), ООО "СВЕБА" (далее - истец, общество "СВЕБА") обратились в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО НПП "ЭТС" (далее - первый ответчик, общество НПП "ЭТС"), ГКУ Пермского края "Гражданская защита" (далее - второй ответчик, учреждение "Гражданская защита") о:

- запрещении учреждению "Гражданская защита" использовать любым способом товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", а также сходные с ним до степени смешения обозначения для товаров, в отношении которых охраняются обозначенные товарные знаки;

- взыскании с общества НПП "ЭТС" в пользу предпринимателя Наличаева И.Б. 193 940 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ";

- изъятии у учреждения "Гражданская защита" аварийной осветительной установки "Световая башня" ELG (Т5) 600 s 2/2 GX, высотой 3-5 метров, в количестве 1 штуки и уничтожении за счет общества НПП "ЭТС".

Решением суда первой инстанции от 30.09.2013, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.01.2014, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2014 решение Арбитражного суда Пермского края от 30.09.2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.01.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истцами увеличен размер требования о взыскании компенсации до 5 000 000 руб., а также обществом "СВЕБА" заявлен отказ от иска, предпринимателем Наличаевым И.Б. отказ от искового требования об изъятии у учреждения "Гражданская защита" аварийной осветительной установки "Световая башня".

Определением от 25.08.2014 производство по делу в части исковых требований общества "СВЕБА", искового требования предпринимателя Наличаева И.Б. об изъятии установки прекращено.

Решением арбитражного суда от 22.09.2014 иск удовлетворен частично. Учреждению "Гражданская защита" запрещено использовать любым способом товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184, а также сходные с ними до степени смешения обозначения для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знаком. С общества НПП "ЭТС" взыскано в пользу истца 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе истец просит изменить решение в части взыскания компенсации, взыскав 5 000 000 руб. компенсации. По его мнению, при определении размера компенсации суд первой инстанции не учел умышленный характер допущенного первым ответчиком нарушения и высокую степень вины нарушителя, неоднократность нарушений, а также размер убытков правообладателя, которые он понес в результате нарушения исключительного права на товарный знак ответчиками. Кроме того, суд первой инстанции не учел, что при нарушении исключительного права на товарные знаки первый ответчик действовал вопреки требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

В апелляционной жалобе первый ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение, в удовлетворении иска отказать. Общество НПП "ЭТС" полагает, что действия истца по регистрации, использованию товарного знака, обращению с исками к ответчику о взыскании компенсации и запрете использовать обозначение "Световая башня" являются актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции от 20.03.1883, и злоупотреблением правом, недопустимым в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, предприниматель Наличаев И.Б. является правообладателем товарного знака "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации за номером 359184 с приоритетом от 15.12.2006. Товарный знак зарегистрирован для товаров и/или услуг, соответствующим 09, 11 и 12 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (в отношении товаров 11 класса "устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения").

Между предпринимателем Наличаевым И.Б. (лицензиар) и обществом "СВЕБА" (лицензиат) заключен лицензионный договор от 21.10.2008, по условиям которого (пункт 1.1) лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за соразмерное вознаграждение исключительную лицензию на пользование товарным знаком, выполненным согласно свидетельству на товарный знак N 359184, в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1.7 лицензионного договора, если третьи лица нарушат права, предоставленные по договору лицензиату, то лицензиат и лицензиар совместно предъявят им иск.

Лицензионный договор 19.02.2009 зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации за номером РД0047118.

Учреждением "Гражданская защита" (покупатель) и обществом НПП "ЭТС" (поставщик) заключен договор поставки от 21.05.2010 N 11, по условиями которого (раздел 1) поставщик обязуется поставить аварийную осветительную установку "Световая башня" ELG(T5)600 s 2,2GX высотой 3-5 метров в количестве 1 единицы, а покупатель обязуется принять и оплатить установку в соответствии с договором.

Данный товар передан покупателю по товарной накладной от 21.05.2010 N 25.

Учреждением "Гражданская защита" произведена оплата товара в общей сумме 96 670 руб., что подтверждается платежным поручением от 31.05.2010 N 246443.

В дополнительном соглашении от 14.01.2013 к договору поставки от 21.05.2010 N 11 раздел 1 договора принят в следующей редакции: "Поставщик обязуется поставить товар "Аварийная осветительная установка" в количестве 1 единицы, а покупатель - принять и оплатить товар "Аварийная осветительная установка" в соответствии с договором.".

Пунктом 2 дополнительного соглашения предусмотрено, что во всех приложениях к договору поставки товара, а также других документах, составленных во исполнение договора, наименование товара заменено на наименование "Аварийная осветительная установка".

Ссылаясь на то, что ответчиками в своей документации неправомерно использовано словесное обозначение "Световая башня", являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком "Световая башня" по свидетельству N 395184, принадлежащим истцам, последние обратились в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 1225, 1226, 1229, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что противопоставляемые обозначения сходны до степени смешения, имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что словесный элемент "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" приобрел на дату приоритета оспариваемого обозначения 15.12.2006 различительную способность в связи с широким использованием правообладателем, действия истца по регистрации товарного знака нельзя признать недобросовестными, доказательств, однозначно свидетельствующих о признаках нарушения антимонопольного законодательства, в дело не представлено; с учетом характера нарушения, совокупности доказательств, фактического предмета поставки - электроагрегат бытовой "Вепрь", факта использования обозначения в четырех документах, заключения дополнительного соглашения от 14.01.2013, направленного на устранение нарушения прав истца, принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения прав, отсутствия доказательств наступления негативных последствий для истца в результате использования спорного словесного элемента размер компенсации должен составлять 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Что касается приведенного истцом в апелляционной жалобе довода о размере компенсации, то апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции обоснованно снизил ее размер до 50 000 руб. с учетом конкретных обстоятельств дела, а также требований разумности и справедливости, принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование своего довода предприниматель Наличаев И.Б. ссылается, в частности, на стоимость товара (96 670 руб.), размер судебных расходов на уплату государственной пошлины по делу (60 000 руб.). Однако суд первой инстанции, снижая размер компенсации, исходил из совокупности обстоятельств, стоимость товара сама по себе не свидетельствует о неразумности взысканного размера компенсации, а расходы на уплату государственной пошлины к критериям для установления соразмерности компенсации последствиям нарушения не относятся.

Приведенный первым ответчиком в апелляционной жалобе довод о наличии в действиях истца по регистрации, использованию товарного знака, обращению в суд с исками признаков недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом отклонен судом апелляционной инстанции, поскольку в настоящем деле рассматривается спор о защите исключительного права на средство индивидуализации, а не оспаривается решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку. Материалы дела не свидетельствуют о совершении истцом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, решение арбитражного суда 22.09.2014 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в общей сумме 4 000 руб., понесенные в связи с рассмотрением апелляционных жалоб, относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 22.09.2014 по делу N А50-8312/2013 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

Р.А. Балдин М.Н. Кощеева