Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2014 г. N 11АП-18136/14

г. Самара

29 декабря 2014 г.

Дело N А65-17913/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2014 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 декабря 2014 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Терентьева Е.А.,

судей Николаевой С.Ю., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шлычковой Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 16 - 23 декабря 2014 г. в зале N 6 помещения суда

апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Казанский завод энергетического машиностроения" (ОГРН 1021603639056, ИНН 1653020188), город Казань

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 октября 2014 года, принятое по делу N А65-17913/2014, судья Абдуллина Р.Р.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "ПРИВОД" (ОГРН 1085918000189, ИНН 5918838116), Пермский край, город Лысьва,

к открытому акционерному обществу "Казанский завод энергетического машиностроения" (ОГРН 1021603639056, ИНН 1653020188), город Казань,

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 871 680 руб.,

с участием в судебном заседании:

от истца - представители Кузин А.А. (доверенность от 15.04.2014 г.), Третьяков А.Ф. (доверенность от 05.05.2014 г.),

от ответчика - представитель Сабитов Т.И. (доверенность от 02.09.2014 г.),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" (ООО "Электротяжмаш-Привод") обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к открытому акционерному обществу "Казанский завод энергетического машиностроения" о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 871 680 руб.

В обоснование своего требования истец сослался на следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака N 53579 (дата приоритета 13.03.1975 г., срок действия до 13.03.2015 г.), зарегистрированного, в том числе, и в отношении товаров 7, 9 класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - в отношении турбогенераторов, генераторов и электродвигателей. В 2012 г. истцу стало известно о реализации ответчиком ОАО "Челябинский металлургический комбинат" по договору поставки продукции N 10003953 от 06.12.2010 г. электродвигателя СТД-3150-23УХЛ4, на котором присутствует изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

В отзыве на иск ответчик указал, что требования истца не подлежат полному удовлетворению, поскольку заявленная сумма компенсации не соразмерна допущенному ответчиком нарушению, поскольку первоначально двигатель был введен в гражданский оборот не ответчиком, а иным предприятием, а ответчик не смог выявить признаки контрафактности двигателя, поскольку в рассматриваемом случае отсутствует вероятность причинения истцу убытков, т.к. договор с покупателем был заключен на основании конкурса. Кроме того ответчик указал на пропуск истцом срока исковой давности.

Кроме того, возражая против иска, ответчик указал, что ответчиком после приобретения контрафактного двигателя была произведена его ревизия с комплектованием ЗИП и выполнением работ по техническому обслуживанию двигателя. Общая стоимость указанных работ 550 000 руб. Ответчик не имел оснований полагать, что приобретенный им у ООО "Ресурс" двигатель был изготовлен не истцом.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 октября 2014 года иск удовлетворен.

С ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" в пользу ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" (ООО "Электротяжмаш-Привод") взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 5 871 680 руб., а также расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 52 358 руб. 40 коп.

Не соглашаясь с принятым Арбитражным судом Республики Татарстан судебным актом, открытое акционерное общество "Казанский завод энергетического машиностроения" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования в части о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

В обоснование своей просьбы ответчик в апелляционной жалобе указал, что судом первой инстанции неправомерно не применены положения пункта 43.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах. Возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" о необходимости обоснования размера взыскиваемой компенсации и возможности ее уменьшения.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" указало, что возможность снижения размера компенсации является правом, но не обязанностью суда, обоснованность и законность размера компенсации, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу закона признана и является соразмерной.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность судебного решения, принятого по делу Арбитражным судом Республики Татарстан, проверена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с требованиями статей 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика Сабитов Т.И. на удовлетворении апелляционной жалобы настаивает по указанным в жалобе основаниям.

Представители истца Третьяков А.Ф. и Кузин А.А. против удовлетворения апелляционной жалобы возражают по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании 16.12.2014 г. в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 23.12.2014 г. Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

При этом в силу части 4 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, участвующими в деле, в порядке, установленном статьей 70 настоящего Кодекса, и приняты арбитражным судом первой инстанции, не проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции, а в силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Независимо от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о необходимости изменения судебного решения по следующим основаниям.

10.09.1975 г. Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытый Лысьвенскому турбогенераторному заводу было выдано свидетельство N 53579 на право исключительного пользования товарным знаком (знаком обслуживания). Приоритет товарного знака установлен с 13.03.1975 г., свидетельство действительно по 13.03.1985 г. и распространено на всю территорию СССР. Товарный знак зарегистрирован для обозначения товаров и/или услуг 7, 9 классов - турбогенераторы. Генераторы, электродвигатели, электровулканизаторы бытовые, электроутюги, станции управления зерносушильными агрегатами.

Впоследствии срок действия свидетельства продлялся по 13.03.1995 г., по 13.03.2005 г., по 13.03.2015 г.

25.10.1995 г. в свидетельство было внесено изменение в наименовании владельца товарного знака - Акционерное общество "Привод", 04.11.2002 г. наименование владельца товарного знака изменено на "Холдинговая компания "Открытое акционерное общество "Привод". 09.11.2002 г. товарный знак уступлен ЗАО "Привод". 31.03.2008 г. изменено наименование владельца товарного знака на ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения".

30.04.2009 г. ООО "Ресурс" (продавец) и ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" (покупатель) заключили договор N 4/8, по условиям которого продавец обязался поставить, а покупатель принять и оплатить электродвигатель СТД-3150-23УХЛ4 6000 В (с консервации 2007 г.в.) и ротор к компрессору К-500-61-5 черт. 1317.25СПА (с консервации) с ценой договора 1 240 000 руб. (в т.ч. НДС 18%).

Факт продажи электродвигателя ответчику по указанной сделке подтвержден товарно-транспортной накладной.

06.12.2010 г. ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" (поставщик) и ОАО "Челябинский металлургический завод" (покупатель) заключили договор на поставку продукции N 10003953, по условиям которого поставщик обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять о оплатить продукцию (товар), согласованную сторонами в спецификациях.

Спецификацией N 6 от 14.06.2011 г. ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" и ОАО "Челябинский металлургический завод" согласовали поставку электродвигателя СТД-3150-23УХЛ4 3150 КВТ по цене 2 935 840 руб. (с НДС 18%).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.08.2013 г. по делу N А65-13351/2012, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2013 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 г., факт поставки ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" в адрес ОАО "Челябинский металлургический комбинат" электродвигателя СТД-3150-23УХЛ4, заводской номер 9586, признан нарушением исключительного права ОАО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" на товарный знак, охраняемый свидетельством N 53579 от 13.03.1975 г.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Одним из таких случаев является нарушение права на товарный знак (статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с положениями параграфа 2 главы 76 раздела VII части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Истцом представлены достаточные и достоверные доказательства, подтверждающие наличие у него исключительного права на товарный знак, описанный в свидетельстве на товарный знак N 53579, при этом правовая охрана товарного знака как средства индивидуализации товара распространена на электродвигатели.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Иные лица не вправе использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда Гражданский кодекс Российской Федерации допускает использование средства индивидуализации без согласия правообладателя.

Факт нарушения ответчиком исключительного права истца на средство индивидуализации, защищенное свидетельством N 53579, подтвержден вступившими в законную силу судебными актами, принятыми по делу N А65-13351/2012 и в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является обстоятельством, не подлежащим доказыванию в рамках настоящего дела.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, при этом суд пришел к правильному выводу о том, что в деле не имеется доказательств, подтверждающих факт осведомленности истца о нарушении его права ранее 02.03.2012 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом деле истец воспользовался правом, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Пунктом 43.3 упомянутого постановления определено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с правовой позицией, выработанной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 г. N 16449/12 с учетом обстоятельств дела в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров (товаров). Данный правовой подход обусловлен необходимостью учета при определении размера компенсации как вида гражданско-правовой ответственности всех обстоятельств допущенного нарушения. При этом размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При этом правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что суд при рассмотрении спора о взыскании компенсации за нарушение права на средство индивидуализации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) вправе и обязан обсудить вопрос о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации в целях соблюдения баланса интересов сторон. Аналогичная правовая позиция была поддержана и Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дел N А76-9871/2012 (постановление от 26.11.2013 г.), N А50-2810/2013 (постановление от 23.12.2013 г.).

Учитывая, что в гражданский оборот контрафактный двигатель был введен не ответчиком, а иным лицом, факт нарушения прав истца ответчиком является единичным и одномоментным, утверждения истца о невозможности предъявления требований о взыскании компенсации к ООО "Рита" (ранее ООО "Ресурс") голословны и не подтверждены какими-либо доказательствами, суд апелляционной инстанции считает, что для соблюдения баланса интересов сторон следует снизить размер компенсации до 1 700 000 руб., полагая, что в этом случае имущественное положение правообладателя будет восстановлено.

При решении вопроса о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

По смыслу закона вопрос о распределении судебных расходов может быть увязан с добросовестным поведением сторон в судебном процессе.

Согласно правовой позицией, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.2014 г. N 9189/13 в условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины, пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

Вместе с тем, в рассматриваемом деле истцом заявлено требование о взыскании компенсации в прямо установленном законом размере, при этом реализация судом права определять конкретный размер компенсации, исходя из конкретных обстоятельств дела, не может повлечь возложение на истца неблагоприятного последствия в виде возложения на него судебных расходов в виде уплаты государственной пошлины в размере, превышающем размер государственной пошлины, исчисленный пропорционально размеру удовлетворенного требования. Данную госпошлину суд рассматривает как излишне уплаченную и полагает необходимым возвратить истцу.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 октября 2014 года, принятое по делу N А65-17913/2014, изменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с открытого акционерного общества "Казанский завод энергетического машиностроения" (ОГРН 1021603639056, ИНН 1653020188, город Казань) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "ПРИВОД" (ОГРН 1085918000189, ИНН 5918838116, Пермский край, город Лысьва) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 700 000 руб.

В остальной части в удовлетворении иска - отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Казанский завод энергетического машиностроения" (ОГРН 1021603639056, ИНН 1653020188, город Казань) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "ПРИВОД" (ОГРН 1085918000189, ИНН 5918838116, Пермский край, город Лысьва) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 15 159 руб. 09 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "ПРИВОД" (ОГРН 1085918000189, ИНН 5918838116, Пермский край, город Лысьва) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину 37 199 руб. 31 коп. (оплачена платежным поручением от 16.07.2014 г. N 3796).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.А. Терентьев

Судьи

С.Ю. Николаева С.Ш. Романенко