г. Москва |
|
12 января 2015 г. |
Дело N А40-118756/13 |
Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2014 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 12 января 2015 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.Р. Валиева,
судей Д.Н. Садиковой, Н.И. Левченко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Б. Антоновым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ОАО "Арзамасский машиностроительный завод"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 июня 2014 года
по делу N А40-118756/13, принятое судьёй Хатыповой Р.А.
по иску ФГБУ "Федеральное агентство по защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального двойного назначения" (ИНН 7709263972)
к ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" (ИНН 5243001767)
третьи лица: Минфин России, Минобороны России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "КАМАЗ-Дизель", ООО "Военно-инженерный центр"
о взыскании денежных средств и об обязании по встречному иску о признании лицензионных договоров недействительными
при участии в судебном заседании:
от истца: Некрасова Н.С. (доверенность от 18.04. 2014 года), Ипатова Ю.А. (доверенность от 01.11.2013), Субботина Е.П. (доверенность от 03.03.2014)
от ответчика: Кузнецова А.И. (доверенность от 11.02.2013 года)
от третьих лиц:
от Минобороны России - Беликов М.С. (доверенность от 20.11.2013), Кожушный А.Г. (доверенность от 29.10.2014),
от Минфина России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,
от ОАО "Рособоронэкспорт", от ОАО "КАМАЗ-Дизель", от ООО "Военно-инженерный центр" - не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ
ФГБУ "ФАПРИД" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО "АМЗ" о признании нарушения ОАО "АМЗ" существенных условий лицензионных договоров в части осуществления лицензионных платежей по лицензионным договорам, взыскании задолженности по лицензионным платежам по лицензионному договору от 04.08.2011 года N 1-01-11-00514 в сумме 22 464 513 руб. 69 коп., задолженности по лицензионным платежам по лицензионному договору от 29.11.2012 года N 1-01-12-00735 в сумме 941 338 руб. 68 коп., задолженности по лицензионным платежам по лицензионному договору от 25.09.2012 года N 1-01-12- 00559 в сумме 5 726 763 руб. 73 коп., неустойки в размере 9 216 124 руб. 82 коп. (с учетом принятия изменения размера иска в соответствии со ст. 49 АПК РФ).
При слушании дела в суде первой инстанции к совместному рассмотрению с первоначальным принят встречный иск о признании лицензионных договоров от 17.03.2011 года N 1-01-11-00141, от 24.03.2011 года N 1-01-11-00184, от 04.08.2011 года N 1-01-11-00514, от 25.09.2012 года N 1-01-11-00559, от 29.11.2012 года N 1-01- 12-00735 недействительными (ничтожными).
Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Минфин России, Минобороны России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "КАМАЗ-Дизель", ООО "Военно-инженерный центр.
Решением суда от 06 июня 2014 года с ОАО "АМЗ" в пользу ФГБУ "ФАПРИД" взысканы лицензионные платежи размере 29 132 616 руб. 10 коп., неустойка в размере 9 216 124 руб. 82 коп. С ОАО "АМЗ" взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 200 000 руб. В удовлетворении остальной части иска ФГБУ "ФАПРИД" отказано. В удовлетворении встречного иска ОАО "АМЗ" отказано.
Удовлетворяя частично первоначальный иск, суд исходил из отсутствия в материалах дела доказательств надлежащего исполнения ответчиком условий спорных лицензионных договоров в части внесения лицензионных платежей.
Отказывая во встречном иске, суд указал, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, так как в условиях надлежащим образом исполненных ФГБУ "ФАПРИД" обязательств предприятие, заявляя о том, что договоры являются недействительными, действует исключительно с целью добиться освобождения от обязанности оплатить лицензионные платежи, а также от применения мер ответственности вследствие несвоевременного исполнения обязанности по оплате.
Ответчиком не представлены документы, свидетельствующие о наличии у сторон разногласий и неопределенности в отношении предмета договоров в процессе получения оферты, подписания договоров, а также в процессе их исполнения.
Также суд сослался на то обстоятельство, что проверка режима конфиденциальности не входит в предмет доказывания по иску о признании договоров ничтожными. Кроме того, суд применил срок исковой давности в 1 год (ч. 2 ст. 181 ГК РФ).
С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт.
По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что ФГБУ ФАПРИД является по делу ненадлежащим лицом.
Судом не дана оценка доводам ответчика о том, что встречное исполнение по лицензионным договорам истцом не предоставлено - право фактически не передано, т.к. истец не совершил действий, необходимых для этого; в связи с изложенным право требования оплаты лицензионного платежа у истца отсутствует.
Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд не дал оценку доводам ответчика о прекращении права Российской Федерации на секреты производства, полученные в ходе выполнения ОКР, в связи с их раскрытием (ст.1467 ГК РФ). Данный довод заявлен в отношении всех договоров.
Кроме того, ответчик указывает на неверное применение годичного срока исковой давности.
Третье лицо, ООО "Военно-инженерный центр", ответственный держатель подлинников конструкторской документации, представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит состоявшееся по делу решение отменить, поскольку учитывая, что Российская Федерация утратила исключительные права на РИД, содержащиеся в документации на перечисленные выше изделия, в связи с их раскрытием до момента заключения лицензионных договоров, распоряжение ими на основании лицензионных договоров является незаконным.
Истец и третье лицо, Министерство обороны РФ, просят решение суда оставить в силе, представили письменные пояснения по апелляционной жалобе.
Кроме того, указывают на сложившуюся обширную судебную практику в отношении спорных ОКР "Буйность" и ОКР "Сородич" по взысканию с ответчика лицензионных платежей по другим лицензионным договорам.
Заслушав доводы и возражения сторон, мнение третьего лица Министерства обороны РФ, судебная коллегия находит решение суда от 06 июня 2014 г. подлежащим отмене.
Как усматривается из материалов судебного дела, между истцом и ответчиком были заключены лицензионные договоры от 17.03.2011 года N 1-01-11-00141, от 24.03.2011 года N 1-01-11-00184, от 04.08.2011 года N 1-01-11-00514, от 25.09.2012 года N 1-01-12-00559. от 29.11.2012 года N 1-01-12-00735 о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации.
В соответствии с п. 7.2 договоров за предоставленное по договору право на использование результатов интеллектуальной деятельности лицензиат уплачивает платежи в пользу Российской Федерации.
В силу п.5.3 договоров в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 7 договоров лицензиат уплачивает лицензиару неустойку в размере 0,05% и в размере 0,06% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
Довод представителя ОАО "АМЗ" о том, что сделка не соответствует требованиям п. 1 ст. 125 ГК РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2013 года N 233 "Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения" суд признал необоснованным.
Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2011 года N 673 предусмотрены правоотношения правопреемства от Минюста России к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе, по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.
Приказом Роспатента от 25.11.2011 года N 134 после вступления в силу Указа Президента РФ от 24.05.2011 года N673 утвержден устав ФГБУ "ФАПРИД".
В соответствии с п.п.2.3.8-2.3.10 названного устава, действовавшего на дату заключения договоров, ФГБУ "ФАПРИД" уполномочено заключать лицензионные договоры.
При издании Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 года N 673, отменившего Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1998 года N 556, постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 года N1132 не было отменено.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 года N 1292 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 года N1132, в связи с чем, с 25.12.2012 года ФГБУ "ФАПРИД" утратило полномочия по заключению лицензионных договоров.
Таким образом, ФГБУ "ФАПРИД" было правомочно заключать лицензионные договоры до даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 года N 1292, то есть до 25.12.2012 года.
В этой связи, довод ответчика о том, что ФГБУ ФАПРИД является ненадлежащим истцом по настоящему делу, отклоняется судебной коллегией.
Также не может быть принято во внимание и утверждение ответчика о том, что судом не дана оценка доводам ответчика о том, что встречное исполнение по лицензионным договорам истцом не предоставлено - право фактически не передано, поскольку вопросы исполнения лицензионного договора лицензиаром не влияют на действительность самого лицензионного договора (ст. 1235, 1236 ГК РФ).
Кроме того, утверждение об отсутствии встречного представления истцом экземпляров ОКР "Буйность", ОКР "Сородич", ОКР по созданию БРЭМ-К в условиях, когда ответчик приступил к исполнению лицензионных договоров применительно к п. 1.2., определяющему понятие "Продукция" в рамках контрактов, заключенных ФГУП "Рособоронэкспорт" с иностранными контрагентами является, по сути, действительно, недобросовестным поведением ответчика, в связи с чем применительно к доводам встречного иска о неуказании в лицензионных договорах способа использования результатов интеллектуальной деятельности, не передачи оригиналов ОКР непосредственно ФГБУ ФАПРИД, не обеспечение ФГБУ ФАПРИД и Министерством обороны РФ режима конфиденциальности результатов интеллектуальной деятельности при передаче ОКР ответственному держателю конструкторской документации, предусмотренных п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", представляет собой злоупотребление правом.
Между тем, отказывая во встречном иске, суд первой инстанции не принял во внимание, что встречное исковое заявление было дополнено исх. N 920-юр-7/187 от 19.12.2013 г. (т.4 л.д. 58-63) и в дополнениях ответчик ссылался уже не на положения ст.ст. 1225, 1235 ГК РФ, нарушенния, по его мнению, условиях режима конфиденциальности (п. 1 ст. 10 Федерального закона "О коммерческой тайне", а заявлял о прекращении исключительных прав на секреты производства в связи с их раскрытием (ст. 1467 ГК РФ, п. 5 дополнений к встречному иску).
Об этом же суду первой инстанции сообщил и ответственный держатель спорных подлинников ОКР, ООО "Военно-инженерный центр" в отзыве с приложением к отзыву Таблиц N 1 и N 2 с реквизитами патентов на изобретения, патентов на промышленный образец, авторских свидетельств, полученных за период с 10.09.1970 г. по 26.11.2007 г. и с приложением их копий (т.6., т.7, т.8 л.д. 1-117).
Таким образом, предметом встречного иска являлось не утверждение ответчика о необходимости проверки соблюдения режима конфиденциальности обладателями ОКРов применительно к п. 1 ст. 10 Федерального закона "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ, а довод встречного иска о том, что секреты производства, каковыми признаются сведения любого характера, (производственные, технические, экономические, организационные и другие, ст. 1465 ГК РФ) перестали существовать в силу утраты их конфиденциальности еще до заключения лицензионных договоров в период с 17.03.2011 г. по 29.12.2012 г.
Данные доводы ответчика и третьего лица, ответственного держателя подлинников ОКРов, не нашли в решении какого-либо отражения.
С целью проверки доказательств раскрытия секретов производства, представленных третьим лицом, ООО "Военно-инженерный центр", определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2014 г. дело слушанием было отложено на 22 октября 2014 г., истцу было предложено представить судебные акты, касающиеся спорных результатов интеллектуальной деятельности (учитывая пояснения истца о том, что судебными актами по другим делам уже давалась оценка доводам ответчика о соответствии договоров требованиям ст. 1467 ГК РФ) и письменные пояснения по составу спорных результатов интеллектуальной деятельности.
22 октября 2014 г. по делу был объявлен перерыв, истцу дополнительно было предложено раскрыть состав спорных ОКРов с указанием тех элементов технической документации, которая передана ответственному держателю подлинников конструкторской документации ООО "ВИЦ", и в которой содержатся секреты производства, не запатентованные согласно Таблиц N 1 и N 2 ООО "ВИЦ".
После перерыва суду представлены данные, характеризующие НИОКР, результатом проведения которых явилось создание продукции военного назначения, подписанные 3378 ВПО МО РФ, истцом и ОАО "ГАЗ" в отношении ОКР "Буйность", ОКР "Сородич", из которых следует, что работы по ОКР "Сородич" завершены в 1980 г., по ОКР "Буйность" в марте 1992 г., что в свою очередь опровергает доводы истца о том, что данным ОКРам в последующем продолжалась за счет средств федерального бюджета, а лишь подтверждают позицию ответчика и третьего лица об их известности в силу запатентованности.
Кроме того, конкретные разделы ОКРов, которые бы на период с 17.03.2011 г. по 29.11.2012 г. содержали бы сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) и не были бы запатентованы, то есть неизвестны третьим лицам в силу отсутствия свободного доступа, ни истец, ни третье лицо Министерство обороны РФ суду не сообщили, что в свою очередь означает, что доводы ответчика и ООО "ВИЦ" об общедоступности сведений в спорных ОКРах с приложением в их обоснование Таблиц N 1 и N 2 с реквизитами выданных патентов и свидетельств на изобретение ничем не опровергнуты.
При таких обстоятельствах, выдача самим истцом Министерству обороны регистрационных свидетельств серия ФА N 0015124 от 01.06.2014 г. и серия ФС N 0001004 от 21.06.2012 г. не может подтверждать, что в отношении спорных ОКРов продолжает действовать исключительное право на секреты производства, как того требует ст. 1467 ГК РФ.
Согласно п. 6 ст. 3 Закона от 07.05.2013 г. N 100-ФЗ нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) об основаниях и о последствиях недействительности сделок (статьи 166 - 176, 178 - 181) применяются к сделкам, совершенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
В этой связи к спорным договорам подлежат применению нормы статей 166 - 176, 178 - 181 в редакции действовавшей до 01 сентября 2013 г.
В соответствии со ст.168 ГК РФ (в редакции до 01.09.2013) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Ввиду не представления истцом доказательств существования в составе спорных ОКРов незапатентованных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих по состоянию на 17.03.2011 - 29.11.2012 г. потенциальную ценность в силу неизвестности результатов производства третьим лицам, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о несоответствии договоров: от 17.03.2011 N 1-01-11-00141; от 24.03.2011 N 1-01-11-00184; от 04.08.2011 N 1-01-11-00514 ; от 25.09.2012 N 1-01-12-00559; от 29.11.2012 N 1-01-12-00735, положениям ст. 168 1467 ГК РФ и их недействительности в силу ничтожности. Соответственно, встречный иск удовлетворяется судебной коллегией.
Согласно ч.1 ст. 167 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.09.2013) Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
В связи с чем требования основного иска о взыскании задолженности и неустоек по лицензионным договорам следует оставить без удовлетворения.
Утверждение ответчика, что по вопросу о действительности лицензионных договоров по спорным ОКРам уже сформировалась судебная практика, не принимается судом апелляционной инстанции в силу следующего.
Так, в деле N А40-6521/12-19-56 ответчик ссылался на недействительность и незаключенность договора в нарушение положений, ст. 1235 ГК РФ, и кабальность сделки, ст. 179 ГК РФ.
В делах N А40-148756/13 и N А40-148760/13 ответчик оспаривал лицензионные договоры как не соответствующие требованиям ст. 125, 1235 ГК РФ.
В деле N А40-118741/13 ответчик не ставил вопрос о действительности лицензионного договора, а настаивал не его расторжении.
В деле N А40-49724/13 лицензионный договор оспаривался также на основании положений ст.ст. 125, 1235 ГК РФ.
Аналогичные доводы ответчик приводил и в других делах по спорам о взыскании лицензионных платежей.
Таким образом, довод истца о том, что судами уже давалась оценка спорных либо аналогичных лицензионных договоров на предмет их соответствия положениям ст. 168, 1467 ГК РФ, не нашел своего подтверждения.
Согласно положениям ч.1 ст. 181 ГК РФ, в редакции, действовавшей до 01.09.2013 г. срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 от 01.07.1996 г., требования о признании недействительной ничтожной сделки предъявляются в срок, установленный в п. 1 ст. 181 ГК РФ, то есть в трёхлетний срок.
Учитывая, что со встречным иском ответчик обратился 09.10.2013 (т. 2 л.д. 96), срок, в пределах которого право ответчика подлежало защите, составлял с 09.10.2010 по 09.10.2013. Настоящие лицензионные договора заключены в период с 17.03.2011 по 29.11.2012, то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ
Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 июня 2014 года по делу N А40-118756/13 отменить. В иске отказать. Встречный иск удовлетворить.
Признать лицензионные договора от 17.03.2011 года N 1-01-11-00141, от 24.03.2011 года N 1-01-11-00184, от 04.08.2011 года N 1-01-11-00514, от 25.09.2012 года N 1-01-11-00559, от 29.11.2012 года N 1-01- 12-00735 недействительными (ничтожными).
Взыскать с ФГБУ "Федеральное агентство по защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального двойного назначения" (ИНН 7709263972) в пользу ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" (ИНН 5243001767) 20 000 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение встречного иска.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.
Председательствующий судья |
В.Р. Валиев |
Судьи |
Н.И. Левченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-118756/2013
Истец: ФГБУ "Федеральное агентство по защите результатов интеллектуальной деятельности военного. специального двойного назначения", ФГБУ Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения
Ответчик: ОАО "Арзамасский машиностроительный завод"
Третье лицо: Министерство обороны РФ, Министерство финансов РФ, ОАО "КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ", ОАО "Рособоронэкспорт", ООО "Военно-инженерный центр", Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Хронология рассмотрения дела:
25.05.2015 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-303/2015
29.04.2015 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-303/2015
26.03.2015 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-303/2015
12.01.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35363/14
06.06.2014 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-118756/13