Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2015 г. N 13АП-27925/14

г. Санкт-Петербург

27 января 2015 г.

Дело N А21-2347/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Жиляевой Е.В.

судей Баркановой Я.В., Тимухиной И.А.

при ведении протокола судебного заседания: Кривобоковым К.В.

при участии:

от истца: не явился, извещён,

от ответчика: Никонов В.Н., решение от 11.12.2014 N 4, директор,

от 3-го лица: не явился, извещён,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-27925/2014) ООО "Мэджик" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 30.09.2014 по делу N А21-2347/2014 (судья Шанько О.А.), принятое

по иску ООО "Гражданкин и партнёры"

к ООО "Мэджик"

3-е лицо: ООО "Некст тайм"

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Гражданкин и партнеры" (далее - ООО "Гражданкин и партнеры"; ОГРН 1095407009532, ИНН 5407065473) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мэджик" (далее - ООО "Мэджик"; ОГРН 105391550578, ИНН 3917026485), с учётом заявленных в порядке статьи 49 АПК РФ уточнений, о взыскании 488 904, 80 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственностью "Некст-Тайм" (далее - ООО "Некст-Тайм").

Решением суда от 30.09.2014 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное применение судом норм материального права, ООО "Мэджик" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По мнению подателя жалобы, иск предъявлен ненадлежащим истцом, поскольку ООО "Гражданкин и партнеры" не является обладателем субъективных гражданских прав, подлежащих защите. Также податель жалобы полагает, что исковые требования не могут быть удовлетворены, так как между истцом и ответчиком заключено соглашение о досудебном урегулировании спора от 25.02.2014, согласно которому ООО "Мэджик" оплатило в пользу ООО "Гражданкин и партнеры" компенсацию за нарушение товарного знака N 452954 ("JOY ТОУ"). Кроме того податель жалобы указывает, что товарный знак "Joy Тоу" был заявлен ошибочно вместо товарного знака "PLAY SMART".

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела Формы корректировки декларации на товары от 20.10.2014.

В силу части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными (ч.2).

Податель жалобы не обосновал невозможность представления Формы корректировки декларации на товары в суд первой инстанции, не указал уважительных причин невозможности совершения действий по корректировке декларации на товары до завершения судом первой инстанции рассмотрения дела по существу.

С учётом изложенного апелляционный суд отклонил ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела Формы корректировки декларации на товары от 20.10.2014.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области по делу N А21-8997/2012 23.07.2012 установлено, что ООО "Мэджик" заявило к таможенному оформлению товары (декларация N 10226170/230712/0005706), маркированные товарным знаком "Joy Тоу", артикул 6123, в количестве 360 штук.

Правообладателем исключительных прав на использование товарного знака "Joy Тоу" в Российской Федерации является ООО "Комстар", что подтверждается свидетельством на товарный знак (свидетельство N 452954, дата приоритета 21.09.2011). На указанный товарный знак был заключен лицензионный договор N 68 от 06.09.2012 (исключительная лицензия) с ООО "Некст-тайм" (договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке и сведения о регистрации этого договора содержатся в открытом реестре ФИПС).

Согласно п. 2.6. указанного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему договору Лицензиату, то Лицензиат имеет право защищать любыми законными способами, предоставленные ему права в гражданском, уголовном и административном порядке.

Исключительные права на товарные знаки ООО "Некст-тайм" в части их охраны и защиты переданы в доверительное управление ООО "Гражданкин и партнеры" по договору доверительного управления исключительными правами N НТ-0312/13-ДУ от 03.12. 2013.

Согласно поступившей от Калининградской областной таможни распечатке электронной декларации на товары N 10226170/090214/0001237, группа товаров N 1, заявленные ООО "Мэджик" по данной декларации, были маркированы товарным знаком "Joy Тоу", стоимость данной группы товаров составляет 244 452, 40 руб. (графа 45 декларации).

Ссылаясь на то обстоятельство, что ООО "Нэкст-тайм" не передавало ООО "Мэджик" исключительных прав на использование товарного знака "Joy Тоу", ООО "Гражданкин и партнеры" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика компенсацию в двухкратном размере стоимости товара, на которых незаконно размещен товарный знак.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, правильно применив нормы материального и процессуального права, удовлетворил иск.

Апелляционный суд, оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ООО "Гражданкин и партнеры" является ненадлежащим истцом по делу проверены апелляционным судом и отклоняются.

В соответствии с лицензионным соглашением от 14.05.2012 ООО "Нэкст-тайм" предоставлена исключительная лицензия.

В силу пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Таким образом, перечень способов распоряжения исключительным правом, установленный настоящей статьей, не является исчерпывающим.

Напротив, согласно названной норме, такое распоряжение возможно любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 1013 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Исключительные права на товарные знаки ООО "Некст Тайм" в части их охраны и защиты переданы в доверительное управление ООО "Гражданкин и партнеры" (договор доверительного управления N НТ-0312/13-ДУ от 03.12.2013).

В соответствии с пунктом 1.1 указанного договора ООО "Некст-тайм" передает в доверительное управление ООО "Гражданкин и партнеры" исключительные права на товарные знаки (в т.ч. на товарный знак "Joy Тoy") только в части их охраны и защиты.

Таким образом, ООО "Гражданкин и партнеры" правомерно на основании договора доверительного управления от 03.12.2013 обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя, является противоправным и влечет установленную законом ответственность (абз. 3 п.1 ст. 1229 ГК РФ).

Согласно ст. 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На товарный знак, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

Правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), которое может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в частности, путем размещения товарного знака на товарах (в том числе их упаковках, этикетках), которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также иными способами, указанными в ст.ст. 1484, 1229 ГК РФ, или иным не запрещенным законом способом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (п.2 ст. 1515 ГК РФ).

Защита интеллектуальных прав производится способами, указанными в ГК РФ. При этом согласно п.3 ст. 1250 ГК РФ, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 п.1 ст. 1252 ГК РФ).

В случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных законом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п.3 ст. 1252 ГК РФ).

В отношении незаконного использования товарного знака п.4 ст. 1515 ГК РФ прямо предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с положениями ст. 1254 ГК РФ - если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250,1252 и 1253 настоящего Кодекса.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Как указывалось выше, из содержания лицензионного договора следует, что ООО "Некст-тайм" предоставлена исключительная лицензия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ).

В соответствии со статьями 1252, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности может осуществляться путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом использовавшему его исключительное право и причинившему ему ущерб. Автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, или в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав правообладателя подтвержден материалами дела, в том числе решением по делуА21-8997/2012, электронной декларацией на товары N 10226170/090214/0001237, а также соглашением о досудебном урегулировании спора от 25.02.2014.

Доводы ответчика о том, что судом первой инстанции дана неправильная оценка соглашению о досудебном урегулировании спора от 25.02.2014 проверены апелляционным судом и отклоняются.

В соответствии с п. 2 соглашения о досудебном урегулировании спора от 25.02.2014, заключенного между ООО "Гражданкин и партнеры" и ООО "Мэджик" "ответчик извещен о недопустимости и обязуется прекратить продажу контрафактного товара и не допускать повторного случая реализации контрафактного товара в принадлежащих ему торговых павильонах, а также не допускать нарушений исключительных прав ООО "Некст-тайм" любым способом".

Исходя из п.п. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено, в том числе, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено, в том числе, путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Таким образом, использование товарного знака при реализации товаров и использование товарного знака на документации при введении товаров в гражданский оборот разделяется законом как 2 самостоятельных способа осуществления исключительных прав.

В соответствии с абз. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Следовательно, досудебным соглашением от 25.02.2014 был предусмотрен способ осуществления исключительных прав, закрепленный в п.п. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, истец обязался не предъявлять исковых требований к ответчику в случае соблюдения последним условий досудебного соглашения по факту реализации контрафактного товара. При этом, соглашений о том, что не будет инициирован иск в случае соблюдения ответчиком условий досудебного соглашения по факту использования товарного знака на таможенной документации, сторонами не заключалось.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что соглашением, заключенным между сторонами, регулировались действия ООО "Мэджика" по реализации контрафактного товара, в то время как настоящее исковое заявление предъявлено по факту заявления товара к таможенному оформлению с использование товарного знака "Joy Тoy" на таможенной документации (декларация на товары).

Следует отметить, что по факту заявления контрафактного товара к таможенному оформлению по ДТ N 10226170/090214/0001237 ООО "Мэджик" компенсацию не оплачивало, соглашений с истцом об урегулировании спора не заключало. Следовательно, ООО "Гражданкин и партнеры" правомерно обратилось к ООО "Мэджик" с исковыми требованиями.

Из материалов дела усматривается, что сотрудниками Калининградской областной таможни был проведен осмотр помещений и территорий склада, принадлежащего ООО "Мэджик", а именно осмотр остатка товара, ввезенного по ДТ N 10226170/090214/0001237. По итогам осмотра было установлено, что на упаковках товара замещены обозначения "PLAY SMART". При этом данное обозначение нанесено на упаковку в виде термонаклейки, под которой "нанесено типографским способом обозначение "Joy Toy". Также установлено, что при удалении термонаклейки "PLAY SMART", находящееся под ней обозначение "Joy Toy" частично повреждается, в результате чего невозможно восстановить его первоначальный вид.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что товарный знак "Joy Toy" использовался ответчиком не только в декларации на товары, но и фактически на самих товарах (упаковках). Кроме того, данное обстоятельство косвенно подтверждает, что ответчик понимал незаконность своих действий, поскольку не согласовывал их с правообладателем - ООО "Некст-тайм".

Таким образом, учитывая неоднократное нарушение исключительных прав истца, отсутствие оснований для снижения компенсации за нарушение исключительного права, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации в размере 488 904 руб. 80 коп.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены или изменения принятого решения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 30.09.2014 по делу N А21-2347/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Жиляева

Судьи

Я.В. Барканова И.А. Тимухина