Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2015 г. N 09АП-2383/15

г. Москва

10 марта 2015 г.

Дело N А40-28447/13

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.Н. Садиковой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Ханиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2014 года

по делу N А40-28447/13, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

(ОГРН: 1027700247618;107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр.24)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" (ОГРН: 1027739437758; 121471, г. Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.2)

третье лицо: ООО "Бахетле-1"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644 в размере 15 000 000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 04.02.2015)

от ответчика: Выжлов А.А. (по доверенности от 17.04.2014)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещено

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный Октябрь", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" (далее - ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", ответчик) о взыскании 656 554 рубля 48 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 при производстве и реализации конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 250 г., конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 150 г., шоколада "Мишки в лесу" весом 80 г., а также взыскании расходов на защиту нарушенного права на товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 (проведение опроса потребителей) в размере 540 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Бахетле-1" (далее - ООО "Бахетле-1", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014, в удовлетворении исковых требований было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2014 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд кассационной инстанции указал на необходимость установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком изобразительным обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров, указал на необоснованность выводов судов в соответствующей части (отсутствие смешения и наличие права использования изображения картины "Утро в сосновом лесу" на этикетках упаковках) и их несоответствия фактическим обстоятельствам представленным в дело доказательствам.

При новом рассмотрении дела ОАО "Красный Октябрь" уточнило исковые требования в порядке статьи 49 АПК РФ и просило о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644 в размере 5 000 000 рублей, а также возмещении судебных расходов на проведение социологического опроса ВЦИОМ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2014 исковые требования истца удовлетворены частично, с ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" в пользу ОАО "Красный Октябрь" взыскана компенсация в размере 3 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644 при производстве и реализации шоколадных конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 250 гр.; шоколадных конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 150 гр. и шоколада "Мишки в лесу" весом 80 гр., а также 42 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Ответчик, не согласившись с указанным судебным актом, подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение в части взыскания ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" в пользу ОАО "Красный Октябрь" компенсации в размере 3 000 000 рублей, в удовлетворении иска отказать. В остальной части решение оставить без изменения.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что между сравниваемыми изобразительными элементами отсутствуют сходство. Оба изобразительных элемента созданы на основе картины И.И. Шишкина "Утро в сосновом лесу", но сходство между ними отсутствует вследствие того, что существенным элементом для идентификации товарного знака N 78644 является окружающий изобразительный элемент "медведи" фоновый рисунок, состоящий из многоугольника голубого цвета и стилизованных голубых ветвей хвойных деревьев на белом поле.

Полагает, что выводы суда первой инстанции представляет собой подмену понятий.

Ответчик также не согласен с размером взысканной судом первой инстанции компенсации.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Представитель ответчика в судебном заседании 02.03.2015 апелляционную жалобу поддержал в полном объеме по доводам изложенным в ней, просил отменить решение суда.

Представитель истца с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными. В материалы дела представлен отзыв на апелляционную жалобу.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2014 в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, ОАО "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству N 78644, дата подачи заявки - 10.11.1985, срок действия - до 10.11.2015. Товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644 зарегистрирован в отношении различных товаров 30 класса МКТУ - "кондитерские изделия; конфеты, глазированные шоколадной глазурью".

Мотивируя заявленные требования, истец указал, что ОАО "Красный Октябрь" стало известно о том, что ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначением, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644, а именно: конфеты "Мишки в лесу" 150 гр.; конфеты "Мишки в лесу" 250 гр.; шоколад "Мишки в лесу".

Факт производства и введения в гражданский, оборот конфет и шоколада "Мишки в лесу" производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" дополнительно подтверждается следующими документами: товарная накладная ООО "Победа" (адрес - 121471, г. Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.2, ОГРН- 1117746746534, ИНН - 7729691694) N МР0000622 от 17.05.2012 и счет-фактурой к ней N МР0000622 от 17.05.2012; товарным чеком ЗАО "Торговая Компания "Эдельвейс" (адрес - 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д.39, ОГРН - 1041628209127, ИНН -1659052002) Nб/н от 21.06.2012 и Кассовым чеком к нему N3.11.1049.37 от 21.06.2012; чеком ООО "Супермаркет "Кольцо" (адрес - 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д.39, ОГРН - 1061684099080, ИНН - 1659067070) N6.6.1941.873 от 28.05.2012; товарным чеком ООО "Бахетле-1" (адрес - 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Академика Губкина, д.1, ОГРН - 1021603630553, ИНН - 1660034880) N109578 от 21.06.2012 и кассовым чеком к нему N 75 от 21.06.2012; товарным чеком ИП Владимировой Е.В. (ИНН - 505300971020) N б/н от 18.06.2010 и кассовым чеком к нему от 18.06.2010.

ОАО "Красный Октябрь" 12.11.2013 стало известно, что в магазине ООО "АСД и К", расположенном по адресу ул. Клары Цеткин, д. 3, г. Москва, осуществляется предложение к продаже спорной кондитерской продукции, а именно - конфет "Мишки в лесу" весом 150 гр., конфет "Мишки в лесу" 250 гр. шоколад "Мишки в лес" весом 80 гр. производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса.

Факт реализации спорной продукции подтверждается кассовым чеком N 0002.00011 от 12.11.2013 и товарным чеком N б/н от 12.11.2013, приобретенной продукцией и показаниями свидетеля.

Согласно кассовому чеку N 0002.00011 от 12.11.2013 и товарному чеку N б/н от 12.11.2013 г общая стоимость реализованных ООО "АСД и К" конфет "Мишки в лесу" весом 150 гр., конфет "Мишки в лесу" 250 гр. шоколад "Мишки в лес" весом 80 гр. производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола на фоне леса, составляет 336 рублей.

Также ОАО "Красный Октябрь" стало известно, что ИП Туменов И.В. (ИНН-622900075298) в 2012-2013 г.г. осуществлял реализацию спорных конфет "Мишки лесу" весом 150 гр. и 250 гр., в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса. Согласно Справке ИП Туменова И.В. в 2012-2013 он реализовывал соответствующую продукцию в 2012 г. и 2013 г.

Общая стоимость реализованных ИП Туменовым И.В. конфет "Мишки в лесу" в дизайне упаковки, которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса, составляет 117 632 рублей 04 копеек.

В соответствии с представленными ранее в дело справками ООО "Бахетле-1", стоимость реализованных третьим лицом конфет и шоколада "Мишки в лесу", в дизайне упаковки которых присутствует стилизованное изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса, составляет 210 078 рублей.

Факт производства с целью введения в гражданский оборот конфет и шоколада "Мишки в лесу" дополнительно подтверждается декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 02.08.2010, декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 25.10.2010 и декларацией соответствия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" от 11.01.2012.

Факт предложения к продаже шоколада и конфет "Мишки в лесу" производства ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" подтверждается протоколом осмотра страниц Интернет-сайта "pobedavkusa.ru", принадлежащего ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА".

Истец утверждает, что ОАО "Красный Октябрь" не давало своего согласия ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" на использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644. Каких-либо лицензионных договоров между ОАО "Красный Октябрь" и ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" не заключалось.

Следовательно, ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" незаконно использует товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" N 78644 при производстве, предложении к продаже и реализации шоколада и конфет "Мишки в лесу" в сходной упаковке.

Факт использования товарного знака ответчиком подтверждается материалами дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 данной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 4 статьи 46 Закона О товарных знаках правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Исходя из изложенного, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака является правомерным и подлежит удовлетворению.

Обращаясь с настоящими исковыми требованиями, истец предъявил ко взысканию сумму максимально возможной предусмотренной законом компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Учитывая фактические обстоятельства дела, апелляционная коллегия находит верным и обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что компенсация в размере 3 000 000 рублей является соразмерной последствиям нарушения ответчиком прав истца. Доказательства, свидетельствующие об объемах и стоимости выпущенной ответчиком контрафактной продукции истцом в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не представлено.

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В рассматриваемом случае, учитывая приведенные выше обстоятельства, права и законные интересы заявителя, являющегося правообладателем спорного товарного знака, признаются нарушенными.

Таким образом, совокупность предусмотренных законом условий, необходимых для удовлетворения заявленных требований, в данном случае установлена.

Доводы апелляционной жалоб содержат иную оценку собранным по делу доказательствам и иное толкование норм права, которым была дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта.

Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2014 года по делу N А40-28447/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.Н. Садикова Н.В. Лаврецкая