Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2015 г. N 09АП-27292/14

г. Москва

27 марта 2015 г.

Дело N А40-160628/13

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 марта 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

о возобновлении производства по апелляционной жалобе

общества с ограниченной ответственностью "Мирролла"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "20" марта 2014 г. по делу N А40-160628/13,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс"

(Украина, г.Николаев, ул.Гражданская, 119-108 )

к обществу с ограниченной ответственностью "Мирролла"

(ОГРН 1047855172551, 194295, С.Петербург, ул.Ивана Фомина, д.6);

обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм"

(ОГРН 1037732007620 117630,г.Москва, ул.Обручева, 55А)

о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании:

от истца: Белицкий Ф.В. (доверенность от 10.03.2015)

от ответчиков: общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И. (доверенностьт от 18.02.2015), Курапова А.Г. (доверенность от 18.02.2015)

общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" - Семенов А.В. (доверенность от 16.03.2015)

УСТАНОВИЛ:

ООО "Амальгама Люкс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Мирролла", ООО "Нео-Фарм" об обязании прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент "Сульсен", являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком "Сульсена", охраняемым по свидетельству РФ N 375705, и с серией товарных знаков, образуемой товарными знаками "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", охраняемых по свидетельствам РФ N 375705 и N 328829, или обозначений сходных до степени смешения с обозначением "Сульсена", являющимся охраняемым товарным знаком по свидетельству РФ N 375705, в том числе размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции) словесных обозначений "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте"; обязании изъять из оборота косметические средства (товары, продукцию) и уничтожить за свой счёт этикетки, упаковки (тубы, флаконы, футляры) таких косметических средств (товаров, продукции), на которых размещено словесное обозначение "Сульсен" в составе словесных надписей "Сульсен Мите" или "Сульсен Форте" являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком "Сульсена", охраняемым по свидетельству РФ N 375705, и с серией товарных знаков, образуемой товарными знаками "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", охраняемых по свидетельствам РФ N 375705 и N 328829, а также с документации, рекламы в средствах массовой информации, в печатных изданиях и в сети Интернет в течение 30 дней, исчисляемых с даты вступления в силу судебного акта.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 20 марта 2014 года исковые требования удовлетворены частично: ООО "Миролла" обязано прекратить использование обозначения "Сульсен", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками "Сульсена", зарегистрированными за N 375705 и N 328829, в том числе размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции).

ООО "Нео-Фарм" обязано прекратить использование обозначения "Сульсен", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками "Сульсена", зарегистрированными за N 375705 и N 328829. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик ООО "Миролла" обратился с жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя апелляционной жалобы судом нарушены правила подсудности, поскольку место нахождения ответчика ООО "Миролла" совпадает с подсудностью Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что решением суда установлен запрет на использование ответчиком принадлежащего ему товарного знака по свидетельству N 411242, который не выступал в качестве предмета спора; заявление ответчика о злоупотреблении правом осталось не разрешенным, указал также, что обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции посчитал установленными, не являются доказанными.

В судебном заседании объявлялся перерыв в связи с заявлением представителем истца отвода председательствующему судье Д.Н.Садиковой и судье Н.И.Левченко.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2015 г. заявление ООО "Амальгам Люкс" об отводе судей оставлено без удовлетворения.

После перерыва в судебном заседании апелляционного суда представитель истца заявил ходатайство о приостановлении производства по делу мотивированное невозможностью рассмотрения апелляционной жалобы до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам заявления ООО "Амальгам Люкс" о признании недействительным решения коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента, которым удовлетворено заявление ООО "Миролла" от 30.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку "Сульсена" по свидетельству N 375705. Судебная коллегия, рассмотрев указанное ходатайство, протокольным определением суда отклонила ходатайство в связи с отсутствием оснований для приостановления производства, предусмотренных ст.143 АПК РФ.

Также сторонами в обоснование своих доводов и возражений заявлены ходатайства о приобщении дополнительных доказательств, протокольным определением суда от 19.03.2015 представленные документы приобщены в материалы дела на основании абз.3 ч.2 ст.268 АПК РФ.

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал, представил письменные пояснения, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Представитель ответчика ООО "Нео-Фарм" поддержал позицию ООО "Миролла", указал на необоснованность выводов суда первой инстанции, представил письменные пояснения по доводам жалобы.

Представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал, просил решение суда оставить в силе, а жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев дело повторно, обсудив доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность вынесенного по делу решения, судебная коллегия полагает решение суда подлежащим отмене на основании следующего.

Судом установлено, что ООО "Амальгама Люкс" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "Сульсена Sulsena Sylsena" по свидетельству N 328829 с приоритетом 02.12.2004 г., зарегистрированный 29.06.2007 г., сроком действия до 02.12.2014 г., в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ: бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека и на товарный знак "Сульсена" по свидетельству N 375705 с приоритетом 22.08.2007 г., зарегистрированный 27.03.2009 г., сроком действия до 22.08.2017 г., в отношении 03 класса МКТУ: бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос и волосистой части кожного покрова человека, а также в отношении 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты, предназначенный для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос.

Мотивируя свои требования истец указал, что ответчики ООО "Миролла" и "Нео-Фарм" в нарушение исключительных прав истца на указанные товарные знаки, неправомерно, без согласия правообладателя, используют словесное обозначение "Сульсен", входящее в состав словесных надписей "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "Сульсена", зарегистрированным согласно свидетельству РФ N 375705 и с серией товарных знаков "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", зарегистрированных согласно свидетельства РФ N N 375705,328829 при предложении к продаже, продаже ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации производимой ответчиком ( до 28.06.2013 г. - ООО"Мирра", в настоящее время - ООО "Миролла") продукции.

Истец также указал, что осуществляя вышеуказанные незаконные действия, ответчики тактически умышленно паразитируют на известности товарных знаков "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", правообладателем которых

является истец, согласно свидетельств N 328829, N 375705, вызывая тем

самым смешение между товарами истца и производимыми ответчиком-1 ООО "Миролла") однонородными товарами, маркированными обозначением "Сульсен", ассортимент которых повторяет ассортимент истца (паста против перхоти 1%, паста против перхоти 2%, шампунь против перхоти), в связи с чем вводятся в заблуждение потребители, что наносит ущерб, в равной степени, как истцу, так и потребителям, которые неизбежно заблуждаясь, принимают товары, произведенные ответчиком-1 и реализуемые ответчиком-1 и ООО "Нео-Фарм" за известные им товары истца.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд пришел к выводу, что требования истца удовлетворены судом первой инстанции неправомерно.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции исходил из того, что истцом доказан факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, при этом используемые ответчиками обозначения являются сходными до степени смешения с охраняемым серией товарных знаков истца.

Выводы суда не могут быть признаны апелляционным судом обоснованными.

Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что сульсен был зарегистрирован 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" на имя ЗАО "Биологические исследования и системы (л.д.97 т.7) В Государственный реестр лекарственных средств в 1974 году под N 74/614/22 была включена сульсена паста в качестве антисептического средства, имеющего такое же международное непатентованное наименование. Фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен" в качестве средства для лечения себореи и соответствующие лекарственные формы этого средства (паста сульсена, мыло сульсеновое) получили широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди потребителей. Они упоминались в научной литературе (учебниках) и в научно-популярных журналах Министерств здравоохранения СССР и РСФСР. Сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции" (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301) (ред. от 06.03.2014) под кодом 93 3672, а также как средство синтетическое включен в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности"(принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Принимая во внимание, что регистрация товарных знаков истца произведена в отношении обозначения, длительное время широко используемого в качестве препарата определенного назначения, действия истца следует рассматривать как злоупотребление правом.

При таких обстоятельствах требования истца удовлетворены судом первой инстанции неправомерно.

Судебная коллегия также принимает во внимание, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 375705 признано недействительным полностью.

Расходы по госпошлине по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы в соответствии со ст.110 АПК РФ

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от "20" марта 2014 года по делу N А40-160628/13 отменить, в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (Украина, г.Николаев, ул.Гражданская, 119-108) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ОГРН 1047855172551, 194295, С.Петербург, ул.Ивана Фомина, д.6) расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в размере 2000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Н.И. Левченко А.И. Трубицын