Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2015 г. N 08АП-1727/15

город Омск

10 апреля 2015 г.

Дело N А46-12689/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 апреля 2015 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рожкова Д.Г.,

судей Кудриной Е.Н., Солодкевич Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Ненашевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1727/2015) Smeshariki GmbH на решение Арбитражного суда Омской области от 29 декабря 2014 года по делу N А46-12689/2014 (судья С.Г.Захарцева), принятое по иску Smeshariki GmbH (местонахождение: Эрвальдер Штрассе, 7, Мюнхен, Германия, 81377; почтовый адрес: ул. А. Дубенского, 4, п/я 324а, г. Красноярск, 660032), к индивидуальному предпринимателю Агальцову Дмитрию Владимировичу (ИНН 550707553661, ОГРН 304550711400772) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 332559 ("Нюша") и N 321869 ("Совунья") в сумме 50 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от Smeshariki GmbH - представитель Шужданец Д.А. (по доверенности от 12.01.2015 сроком действия по 31.12.2015), участвует в судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи в помещении Арбитражного суда Красноярского края,

от индивидуального предпринимателя Агальцова Дмитрия Владимировича - представитель Шотт Ю.В. (паспорт, по доверенности от 07.10.2014 сроком действия 1 год), участвует в судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи в помещении Восьмого арбитражного апелляционного суда,

установил:

Smeshariki GmbH (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Агальцову Дмитрию Владимировичу (далее - ИП Агальцов Д.В., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 332559 ("Нюша") и N 321869 ("Совунья") в сумме 50 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 29.12.2014 по делу N А46-12689/2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не соглашаясь с решением суда, Smeshariki GmbH в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы Smeshariki GmbH указывает, что совокупность представленных в дело доказательств подтверждает тот факт, что истец является правообладателем исключительных прав на спорные товарные знаки N 332559 ("Нюша"), N 321869 ("Совунья"). Податель жалобы обращает внимание, что на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (01.08.2008) истец уже был зарегистрирован и обладал правоспособностью по немецкому законодательству. Апеллянт считает необоснованным довод ответчика о том, что правообладателем является некая организация Smeshariki GmbH с регистрационным номером 164063. Истец обращает внимание, что судом первой инстанции отказано в отложении судебного заседания с целью представления надлежащим образом заверенную выписку из торгового реестра Германии. Обращает внимание суда на то, что реализованный ответчиком товар содержит в себе обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, что влечет за собой объективный риск смешения потребителями товаров различных производителей.

В тексте апелляционной жалобы истец также изложил ходатайство о приобщении к материалам дела развернутой хронологической выписки из торгового реестра Германии в отношении организации с регистрационным номером 164063, копии подтверждения о внесении поправок в действующую доверенность, зарегистрированную под номером 4008/2010.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

При этом возможность приобщения в материалы дела дополнительных доказательств на стадии апелляционного обжалования допускается в случаях, предусмотренных в частях 2, 3 этой же статьи АПК РФ.

Принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции, как разъяснено в пункте 26 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Таким образом, в силу закона возможность принятия апелляционным судом дополнительных доказательств допускается.

Исходя из доводов апелляционной жалобы, а также учитывая сложившуюся судебную практику по спорам, вытекающим из нарушения интеллектуальных прав, суд апелляционной инстанции полагает, что в целях проверки обоснованности доводов апелляционной жалобы, законности и обоснованности принятого судом первой инстанции решения и установления фактических обстоятельств о наличии или отсутствия у истца как лица, обладающего интеллектуальным правом на товарные знаки N 321869 ("Совунья"), N 332559 ("Нюша"), следует принять представленные истцом в апелляционный суд дополнительные документы и дать им правовую оценку в совокупности и взаимосвязи с другими имеющимся в деле доказательствами в порядке статьи 71 АПК РФ.

При этом приобщение дополнительных документов не повлечет нарушение процессуальных прав ответчика, поскольку о наличии изложенного истцом в апелляционной жалобе ходатайстве о приобщении к материалам дела дополнительных доказательствах ответчику известно, учитывая имеющийся в деле отзыв на жалобу.

От индивидуального предпринимателя Агальцова Дмитрия Владимировича поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

От Smeshariki GmbH поступили возражения на отзыв ответчика на апелляционную жалобу, которые приобщены к материалам дела.

По существу заявленных требований представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, и отзыва на нее, возражений на отзыв, выслушав мнение представителей сторон, оценив законность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции считает решение суда законным и обоснованным, апелляционную жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения.

Как указывает истец, он является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 332559 ("Нюша"), N 321869 ("Совунья"), удостоверяемые свидетельствами на товарные знаки, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентами и товарными знаками.

По утверждению истца, 31.05.2013 в торговой точке, принадлежащей ответчику и расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, 15д, реализован товар - футболка, на котором содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 332559 ("Нюша"), N 321869 ("Совунья").

В подтверждение покупки товара истцом представлен кассовый чек на сумму 90 руб. и видеозапись, произведенная в целях самозащиты гражданских прав в порядке статей 12, 14 ГК РФ.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки N 332559 ("Нюша"), N 321869 ("Совунья"), Smeshariki GmbH обратилось в Арбитражный суд Омской области с настоящими требованиями.

Отказ в удовлетворении исковых требований послужил поводом для подачи истцом апелляционной жалобы, при оценке доводов которой суд апелляционной инстанции учел следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ требовать выплаты компенсации от лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при выполнении им работ или оказании услуг, вправе правообладатель.

Вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право к гражданско-правовой ответственности.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Истец, предъявляя требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на использование товарных знаков N 332559 ("Нюша"), N 321869 ("Совунья") в силу части 1 статьи 65 АПК РФ обременён обязанностью по доказыванию того, что он является его правообладателем.

Кроме того, поскольку иск предъявлен компанией Smeshariki GmbH, зарегистрированной в Германии, то подлежат установлению обстоятельства приобретения истцом правоспособности.

Согласно части 3 статьи 254 АПК РФ иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: статус организации в качестве юридического лица; организационно-правовая форма юридического лица; требования к наименованию юридического лица; вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; содержание правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками и т.д.

В соответствии с пунктом (1) § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества.

Из представленных в материалы дела в обоснование исковых требований свидетельств и приложений к свидетельствам Российской Федерации на товарные знаки N 332559, N 321869 (л.д. 78-81) следует, что на основании договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированных 17.06.2009 произведена смена первоначального правообладателя указанных товарных знаков ООО "Смешарики" на Smeshariki GmbH, местом нахождения которой является адрес: Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, Мюнхен.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в названных документах, а также в самих свидетельствах, регистрационный номер Smeshariki GmbH в торговом реестре не указан, в качестве индивидуализирующего признака приведён адрес: Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, Мюнхен. При этом настоящий иск подан Smeshariki GmbH (местонахождение: Эрвальдер Штрассе, 7, Мюнхен, Германия, 81377).

В зарегистрированных в 2009 году договорах от 01.08.2008 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки N 332559, N 321869 регистрационный номер Smeshariki GmbH (правопреемника) также не указан (л.д. 82-85).

Таким образом, договоры об отчуждении исключительных прав от 01.08.2008 на товарные знаки заключены с Smeshariki GmbH, номер которой в торговом реестре не указан.

Между тем, сложившаяся судебная практика по делам аналогичного рода свидетельствует, что дальнейшее предоставление исключительной лицензии на использование спорных товарных знаков ООО "Мармелад Медиа" осуществлялось Smeshariki GmbH с регистрационным номером 164063.

В материалы дела истцом по системе "Мой арбитр" направлена в материалы дела официальная актуальная выписка из Торгового реестра по состоянию на 19.02.2014, в реестре за номером 164063 зарегистрирована фирма ФанГеймМедиа ГмбХ (FunGameMedia GmbH), расположенная по тому адресу, что и истец.

Указанная выписка представлена без перевода на русский язык.

В отзыве ответчика от 10.10.2014, направленном в адрес истца 09.10.2014, указано на тот факт, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что товарные знаки зарегистрированы за Smeshariki GmbH с регистрационным номером 172758.

Несмотря на это, в судебные заседания 12 ноября, 15 декабря, 22 декабря истцом указанные документы, заверенные надлежащим образом, не поступили.

12 декабря в материалы дела по системе "Мой арбитр" поступили возражения истца с приложением развернутой (хронологической) не переведенной и не апостилированной выписки в отношении организации с регистрационным номером 164063 в электронном виде, в связи с чем, заявлено ходатайство об отложении слушания для предоставления данного документа в надлежащем виде.

Вместе с тем, суд первой инстанции, учитывая предшествующее предоставление истцом документов лишь в электронном виде, в удовлетворении ходатайства отказал, с чем коллегия суда соглашается, принимая во внимание, что отложение судебного заседания является правом, а не обязанностью суда.

В силу пункта 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе и в части сведений, касающихся правообладателя.

Изменения в регистрационном номере правообладателя Smeshariki GmbH в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации отсутствуют, доказательств внесения изменений в сведения, индивидуализирующие наряду с наименованием и местом нахождения правообладателя, не представлено.

Представленная истцом в обоснование возражений на доводы предпринимателя выписка из торгового реестра Германии по состоянию на 19.02.2014, из которой следует, что за регистрационным номером 164063 зарегистрировано не Smeshariki GmbH, а FunGameMedia GmbH, учредительный договор от 22.09.2006, место регистрации Эрвальдер Штрассе, 7, Мюнхен достаточным доказательством приобретения Smeshariki GmbH (регистрационный номер: 172758) прав на спорные товарные знаки не является. В ряде дел, рассматриваемых арбитражными судами, лицом, выступающим в защиту исключительных прав на спорные товарные знаки, являлось Smeshariki GmbH с номером в торговом реестре Германии (регистрационный номер) 164063 и местом нахождения по адресу: Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Smeshariki GmbH, указанное в приложениях к свидетельствам на товарные знаки, договорах об отчуждении исключительных прав и в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и Smeshariki GmbH (172758), которым подан настоящий иск, одно и тоже юридическое лицо, один и тот же правообладатель. Доказательств того, что именно истец Smeshariki GmbH (172758) является правообладателем исключительных прав на товарные знаки N 332559, N 321869 не представлены.

Имеющееся в материалах дела информационное письмо ООО "Смешарики" от 16.04.2014 исх. N 07/Ю, согласно которому договоры на отчуждение исключительных прав на товарные знаки N 332559, N 321869 заключены именно с истцом - Smeshariki GmbH (172758), не может служить достаточным доказательством данных обстоятельств, так как изложенное в нём документально не подтверждено (статьи 9, 65 АПК РФ). Выявленная разница в регистрационных номерах и адресах места нахождения обществ Smeshariki GmbH не обоснованна (л.д. 75).

Проанализировав имеющиеся в деле доказательства с учетом дополнительно представленных доказательств в совокупности и взаимной связи, как того требует статья 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что Smeshariki GmbH 172758 не доказаны обстоятельства приобретения правоспособности и принадлежность именно ему исключительных прав на товарные знаки N 332559, N 321869, и как следствие, наличие права на обращение в суд с настоящим иском, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Возложение судом первой инстанции на ответчика обязанности доказывания того факта, что правообладателем спорных товарных знаков на момент регистрации договоров о переходе прав на спорные товарные знаки является юридическое лицо с регистрационным номером 172758, а не регистрационным номером 164063, свидетельствует о неверном распределении бремени доказывания между участниками спора (постановления Суда по интеллектуальным правам по делам N N А19-285/2014, А46-15327/2013, А46-374/2014, А27-10837/2013, А12-26734/2013).

В силу закрепленного в статье 9 АПК РФ принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, - собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9 АПК РФ).

Истец в должной мере инициативы по сбору и представлению суду доказательств для надлежащего обоснования занимаемой по делу правовой позиции не проявил (статьи 9, 41, 65, 66, 82 АПК РФ). Явку представителя в заседание суда апелляционной инстанции истец также не обеспечил.

В связи с чем, отказав Smeshariki GmbH (172758) в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлениях от 31.03.2015 N С01-41/2015 по делу N А46-16619/2013, от 30.03.2015 по делу N А46-117/2014, от 25.03.2015 по делу N А46-375/2014, от 06.03.2015 по делу N А46-3352/2014.

При этом суд апелляционной инстанции полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о необходимости проведения экспертизы для подтверждения факта нарушения исключительных прав на товарные знаки (выявления сходства изобразительных и объемных обозначений).

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Таким образом, факт регистрации товарных знаков в качестве комбинированных обозначений, включающих изобразительные и словесные элементы, не исключает с учетом обстоятельств конкретного спора возможности установления судом смешения данных товарных знаков с объемными обозначениями в виде фигур без проведения судебной экспертизы.

В то же время, данное обстоятельство не имеет правового значения, поскольку судом первой инстанции установлена недоказанность принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки.

Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 29 декабря 2014 года по делу N А46-12689/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Д.Г. Рожков

Судьи

Е.Н. Кудрина Ю.М. Солодкевич