Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2015 г. N 09АП-8858/15

г. Москва

10 апреля 2015 г.

Дело N А40-114999/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 06.04.2015 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 10.04.2015 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей В.Р. Валиева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.М. Касатиной

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2014 г.

по делу N А40-114999/2014, принятое судьей Н.Ю. Каревой

по иску ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (ОГРН 1067746359086) к ООО "Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве" (ОГРН 1147746528786) о запрете использовать фирменное наименование

при участии в судебном заседании:

от истца: Перцев А.С. (доверенность от 08.11.2014)

от ответчика: Бурхацкий А. (доверенность от 12.11.2014)

УСТАНОВИЛ:

ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" обратилось с учетом уточнения предмета исковых требований к ООО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" об обязании изменить свое фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца путем исключения из наименования обозначения "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", а также сокращенного обозначения "ПНИИИС". Кроме того, истец просил прекратить любое использование фирменного наименования содержащего обозначения "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", а также сокращенного обозначения "ПНИИИС" в отношении любых видов деятельности, аналогичным видам деятельности истца.

Решением суда от 01.12.2014 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

При этом суд исходил из того, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что ответчик добровольно предпринял меры для изменения видов деятельности. Также указывает на то, что аббревиатура "ПНИИИС" не является охраняемым элементом.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в которой просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене в части на основании следующего.

В судебном заседании представителем ответчика заявлено ходатайство о смене наименования организации ответчика с ООО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" на ООО "Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве", которое удовлетворено протокольным определением суда от 06.04.2015 г.

Как следует из материалов дела, истец зарегистрирован 09.03.2006 г. как открытое акционерное общество ""Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (сокращенное название ОАО "ПНИИИС"), регистрационный номер 1067746359086.

Ответчик как общество с ограниченной ответственностью ""Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (сокращенное название ООО "ПНИИИС") зарегистрирован 08.05.2014 г., то есть после регистрации общества, зарегистрированного истцом.

Истец является правообладателем товарного знака "ПНИИИС", что подтверждается свидетельством N 305418 с приоритетом товарного знака 24.03.2005 г., зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24.04.2006 г., срок действия которого продлен до 24.03.2025 г. (люд. 98-100).

Пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 г. регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008 г. регулировались положениями Закона о товарных знаках).

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как правомерно установлено судом первой инстанции, фирменное наименование ответчика - ООО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" совпадает с фирменным наименованием истца, выполнено в том в том же алфавите, сходно фонетически, то есть сходно до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца.

Кроме того, как правильно установил суд первой инстанции, основные виды деятельности истца и ответчика совпадают - инженерные изыскания для строительства (ОКВЭД 74.20.35), что следует из сведений о юридическом лице, что в силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации также является основанием для запрета использования ответчику фирменного наименования сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца.

При этом тот факт, что ответчик внес изменения в свой вид деятельности, который в настоящее время не является аналогичным виду деятельности истца, а также сменил наименование организации, не свидетельствую о незаконности решения в части удовлетворения требования об обязании ответчика сменить фирменное наименование, поскольку данные изменения внесены после принятия судом решения.

Однако суд апелляционной инстанции считает незаконным решение суда в части удовлетворения требования об обязании ответчика прекратить любое использование фирменного наименования, содержащего обозначения "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", а также сокращенного обозначения "ПНИИИС" в отношении любых видов деятельности, аналогичным видам деятельности открытого акционерного общества "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", поскольку в нарушение пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не устанавливал факт осуществления сторонами аналогичной деятельности и не указал в резолютивной части решения конкретные виды деятельности в отношение которых установил запрет.

Кроме того, в связи с изменением фирменного наименования ответчика, которое не совпадает с наименованием истца, следует признать, что ответчик права истца в части второго требования нарушать не может.

В этой связи решение суда в данной части подлежит отмене, а данное требование - оставлению без удовлетворения.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 декабря 2014 по делу N А40-114999/2014 в части удовлетворения иска об обязании ООО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (ОГРН 1147746528786) прекратить любое использование фирменного наименования содержащего обозначения "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", а также сокращенного обозначения "ПНИИИС" в отношении любых видов деятельности, аналогичным видам деятельности Открытого акционерного общества "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (ИНН 7719583594) отменить.

Отказать в удовлетворении иска в указанной части.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Б. Расторгуев

Судьи

В.Р. Валиев Н.И. Левченко