Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2015 г. N 12АП-2133/15

г. Саратов

14 апреля 2015 г.

Дело N А12-28322/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 08 апреля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 апреля 2015 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей С.А. Жаткиной, О.И. Антоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.В. Самойловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экшн" на решение арбитражного суда Волгоградской области от 09 февраля 2015 года по делу N А12-28322/2013, (судья Е.С. Пятерина),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Экшн" (ИНН 7715764913, ОГРН 1097746397891 к обществу с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен" (ИНН 3443114997, ОГРН 1123443001582) (изменено наименование на наименования на ООО "Металлоптсервис") о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации, с участием в деле в качестве третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Южное Марчендайзинговое Агентство"

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Экшн" представитель Дмитриев Евгений Алексеевич по доверенности от 31.12.2014 года, выданной сроком до 31.12.2015 года,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Экшн" (далее - ООО "Экшн", истец) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен" (далее - ООО "Пиар Экшен", ответчик) о запрете ответчику использовать словесное обозначение "Action" в составе фирменного наименования ООО "Пиар Экшен", в названии интернет сайта http://ra-praction.ru/, об обязании убрать схожее до степени смешения наименование "PR action", размещенное на сайте, о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака 5.000.000 рублей, о взыскании судебных расходов 75.280, 00 рублей.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.02.2014 исковое заявление удовлетворено частично.

Суд обязал ООО "Пиар Экшен" изменить фирменное наименование. С ООО "Пиар Экшен" взыскано в пользу ООО "Экшн" 300.000, 00 рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака, расходы по оплате госпошлины в сумме 2.880, 00 рублей, судебные расходы в сумме 75.280, 00 рублей на оплату услуг представителя.

В остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 решение суда в части распределения судебных расходов изменено.

С ООО "Пиар Экшен" в пользу ООО "Экшн" взыскано 4 516,80 рублей судебных расходов.

Постановлением Суда по интеллектуальной правам от 02.09.2014 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26.02.2014 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 отменены.

Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Решением от 09 февраля 2015 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-28322/2013 в удовлетворении исковых требований (с учетом неоднократных уточнений) отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что материалами дела доказан факт использования ответчиком фирменного наименования на английском языке "PR Action" Ltd., сходным до степени смешения с товарным знаком N 448932 со словесным элементом "Action", зарегистрированного за истцом.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Action" в виде словесного обозначения (свидетельство Российской Федерации N 448932, приоритет товарного знака 24.11.2010).

Указанный товарный знак зарегистрирован для обозначения товаров и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Товарный знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков в установленном порядке 12.12.2011.

Истец, полагая, что ООО "Пиар Экшен" без его согласия использует в своем фирменном наименовании обозначение, имеющее фонетическое и семантическое сходство до степени смешения с товарным знаком истца, обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу также принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.

В статье 1484 ГК РФ указанное в статье 1229 ГК РФ правило конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации как товарный знак.

В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктами 1 - 3 статьи 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица.

Согласно пункту 1.2. Устава ответчика, последний в период с 04 апреля 2012 по октябрь 2014 имел следующие три фирменные наименования:

1. Полное фирменное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Пиар Экшен";

2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "Пиар Экшен";

3. Краткое фирменное наименование на английском языке: "PR Action" Ltd.

Статья 54 ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо имеет свое наименование, которое указывается в его учредительных документах.

Пунктом 4 статьи 54 ГК РФ установлено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Названные требования служат целям идентификации юридических лиц, индивидуализируют их как участников гражданского оборота и субъектов публично - правовых отношений.

На основании пункта 2 статьи 52 ГК РФ наименование юридического лица определяется в его учредительных документах. В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Таким образом, по общему правилу изменение наименования юридического лица действительно с момента государственной регистрации.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, истец не представил надлежащих доказательств, что спорное обозначение использовалось ответчиком при оказании услуг в коммерческой деятельности, в том числе сам факт оказания платных услуг.

Краткое фирменное наименование ответчика на английском языке - "PR Action" Ltd, содержалось исключительно в Уставе последнего и ответчиком в его предпринимательской деятельности не использовалось.

Устав ответчика и Решение N 1 учредителя ответчика от 26 марта 2012 года, не являются доказательствами незаконного использования ответчиком краткого фирменного наименования на английском языке сходного с товарным знаком N 448932 со словесным элементом товарного знака " Action".

В рассматриваемом случае к доказательствам, подтверждающим факт нарушения исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания), могут быть отнесены экспертные заключения уполномоченных органов, протоколы осмотра письменных доказательств, оформленные в соответствии с нормами действующего законодательства.

При обращении с иском в суд истом не собраны и не обеспечены доказательства, подтверждающие факт нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак N 448932 со словесным элементом "Action", путем размещения фирменного наименования в сети Интернет.

Так в качестве надлежащих доказательств могли быть представлены нотариально заверенные интернет- страницы.

Нотариальное удостоверение (протокол осмотра веб-сайта, страницы) производится по запросу заинтересованных лиц.

Суд считает, что истцом не были приняты меры к обеспечению доказательств, в частности, в порядке статьи 103 Основ законодательства РФ о нотариате путем осмотра сайтов в присутствии нотариуса.

Заверенная распечатка является письменным доказательством, поскольку изображение на экране монитора, так же как и на бумажном носителе, сообщает пользователю одинаковые сведения вне зависимости от того, на каком носителе они отражены - люминесцентном слое экрана монитора или бумаге.

Информация содержится в тексте или графическом изображении, а не на материальном носителе, что и является отличительной чертой письменного доказательства (статья 75 АПК РФ).

Сверив адрес страницы и реквизиты текста или объекта, нотариус составляет протокол нотариального действия - обеспечения письменного доказательства путем доступа к странице сети Интернет и последующего ее осмотра в порядке, установленном пунктом 18 статьи 35, статьи 102 и статьи 103Основ законодательства о нотариате.

Нотариус обеспечивает доказательства только по спору, находящемуся в досудебной стадии (статья 72 АПК РФ), или до рассмотрения дела в административном порядке.

В качестве доказательства нарушения прав, истец ссылался на то обстоятельство, что ответчик использует обозначение "PR Action" в сети Интернет.

Простая распечатка страницы (без нотариального заверения), представленные истцом в материалы дела не могут рассматриваться в качестве надлежащего доказательства.

Информационное администрирование сайта заключается в постоянной работе с контентом (содержанием сайта).

В материалах дела отсутствуют доказательства свидетельствующие о том, что указанные истцом доменные имена и сайты принадлежат ответчику и, соответственно, у ответчика отсутствует возможность информационное администрирование данных сайтов, а поэтому последний не может нести ответственность за информацию, размещаемую администраторами или иными лицами на указанных сайтах.

Утверждение истца о том, что ответчик размещал на вышеперечисленных сайтах информацию о товарах, услугах, однородных, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, документально не подтвержден.

В соответствии с представленной в материалы дела Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, ответчик осуществляет и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца.

Кроме того, в материалах отсутствуют доказательства, что обозначение ответчика "PR Action" Ltd, сходно до степени смешения с товарным знаком N 448932 со словесным элементом "Action".

Для защиты права на товарный знак необходима совокупность условий, в частности: обозначения должны быть схожи и противопоставленное товарному знаку обозначение должно использоваться для товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг).

Отсутствие одного из этих условий влечет отказ в удовлетворении иска.

Истец указывает, что является правообладателем товарного знака "Аction" в виде словесного обозначения.

Однако это утверждение противоречит фактическим обстоятельствам, так как согласно свидетельству N 448932, Роспатентом зарегистрирован товарный знак истца, представляющий собой комбинированный товарный знак, состоящий из двух элементов: словесного элемента - слово "action", при написании которого использованы только письменные строчные буквы английского алфавита белого цвета и изобразительного элемента - прямоугольника красного цвета со срезанным верхним левым углом, на фоне которого и расположен указанный словесный элемент.

При этом в слове "action" первая буква является малой прописной, а не заглавной, как указывает истец.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

В силу положений статьи 16 указанного Закона, эксперт обязан провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

В заключении, должны быть отражены объекты исследований, содержание и результаты исследований (пункты 6, 7 статьи 86 АПК РФ), оценка результатов исследований, выводы и их обоснование (пункт 8 статьи 86 АПК РФ).

Статьей 71 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Представленное истцом в материалы дела экспертное заключение о проверке обозначений на сходство до степени смешения от 07 августа 2014 года, составленное ООО "Центр экспертизы интеллектуальной собственности", не может признаваться экспертным заключением, поскольку подготовлено вне рамок судебного процесса.

Проведение экспертизы указанным лицам судом в рамках настоящего дела не поручалось, и данные лица не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, для отдельных видов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В данном случае отсутствуют надлежащие доказательства о наличии сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца, факт использования ответчиком фирменного наименования в однородной с истцом сфере деятельности истцом так же не доказан.

Следовательно, требование истца о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации при недоказанности самого факта правонарушения исключает привлечение ответчика к ответственности.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 5.000.000, 00 рублей правомерно не удовлетворены судом первой инстанции.

Кроме того, согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ответчика 10 октября 2014 года внесены следующие записи о государственной регистрации изменений: изменение сведений об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица - ООО "Пиар Экшен" переименовано на ООО "Металлоптсервис"; смена ОКВЭД - основной вид деятельности 51.52 оптовая торговля металлами и металлическими рудами; смена учредителя.

Внесение изменений, обусловлено необходимостью развития предприятие в новых направлениях, поисков пути увеличения доходов, необходимостью совершенствовать новые виды деятельности.

В связи, с чем оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи с чем оснований для отмены решения по доводам жалобы не имеется

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 09 февраля 2015 года по делу N А12-28322/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через Арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший решение.

Председательствующий

А.Ю. Никитин

Судьи

О.И. Антонова С.А. Жаткина