Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2015 г. N 18АП-3458/15

г. Челябинск

24 апреля 2015 г.

Дело N А07-8867/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 апреля 2015 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Баканова В.В., Малышевой И.А.,

при ведении протокола помощником судьи Кудрявцевой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Внешхимопт" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16.02.2015 по делу N А07-8867/2012 (судья Салиева Л.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Внешхимопт" - Дубиновский М.З. (директор), Дубиновский А.М. (доверенность от 15.03.2015),

открытого акционерного общества "Амзинский лесхоз" - Гончаренко К.С. (доверенность от 05.02.2013 N 8).

Общество с ограниченной ответственностью "Внешхимопт" (далее - ООО "Внешхимопт", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Амзинский лесокомбинат" (далее - ОАО "Амзинский лесокомбинат", ответчик) в котором просил:

- признать незаконным использование ОАО "Амзинский лесокомбинат" патента N 2292317 на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" при производстве продукта "Смола Древесная Омыленная";

- обязать ОАО "Амзинский лесокомбинат" прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукта "Смола Древесная Омыленная" без заключения лицензионного договора с правообладателем патента N 2292317 на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента";

- обязать ОАО "Амзинский лесокомбинат" опубликовать за свой счет в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решение арбитражного суда о нарушении ответчиком прав ООО "Внешхимопт" и неправомерном использовании ответчиком изобретения, охраняемого патентом N 2292317 "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" (т. 1 л.д.6-10).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.10.2013, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013, исковые требования удовлетворены.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение по мотиву наличия противоречий в выводах первоначальной экспертизы и дополнений к ней.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16.02.2015 в удовлетворении требований отказано.

В апелляционной жалобе ООО "Внешхимопт" просит решение арбитражного суда отменить, в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт, которым требования заявителя удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец ссылается на имеющиеся у него замечания к экспертному заключению, полученному по результатам назначенной судом при новом рассмотрении дела комплексной патентно-технической экспертизы, которые не были учтены судом первой инстанции.

Так, истец указывает, что ответчиком в ходе экспертизы непосредственно эксперту взамен имевшегося ранее регламента N 2-47-09 предоставил технологический регламент N 2-47-13, разработанный уже в период судебного спора. При этом указанные регламенты, вопреки заключению эксперта, не являются идентичными. Описанные в них технологические процессы отличаются именно температурным режимом реакции нейтрализации: по регламенту N 2-47-09 нейтрализация проводится при температуре 80-90 С, что совпадает с технологией истца, по регламенту N 2-47-13 при температуре 100-120 С.

При этом единственным отличием между способами изготовления продукта сторонами спора экспертом признан температурный режим реакции нейтрализации до 90 С у истца и свыше 100 С у ответчика. Однако превышение температурного режима проведения процесса свыше 70 С противоречит императивным правилам по охране труда.

Таким образом, по мнению истца, эксперты дали оценку не тому процессу изготовления спорного продукта, который реально применяется ответчиком в производстве.

Довод ответчика о том, что с 2001 года продукт изготавливается им с отступлением от собственного регламента N 2-47-09 в части температурного режима истец считает несостоятельным, поскольку в качестве его доказательства использованы лишь внутренние односторонние документы ответчика, к которым ООО "Внешхимопт" относится критически.

Кроме того, истец считает проведенное экспертом сравнение проб некорректным поскольку определение потребительных свойств продукта (проба N 2) осуществлено до окончания технологического процесса без проведения стадии выдержки.

В отзыве ОАО "Амзинский лесокомбинат" отклонило доводы апелляционной жалобы со ссылкой на то, что соответствие или несоответствие утвержденных технологических регламентов требованиям безопасности и охраны труда не является предметом настоящего спора. Кроме того, ответчик указывает, что технологический регламент истца, на основании которого выдан патент, также противоречит в части температурного режима правилам безопасности, поскольку предусматривает проведение реакции нейтрализации при температуре выше 70 С.

Предоставление эксперту технологического регламента N 2-47-13 ответчик обосновывает возложенной на него судом обязанностью в ходе проведения экспертизы предоставить в распоряжение эксперта по его ходатайству все необходимые для производства экспертизы документы и материалы.

Также ответчик ссылается на то, что экспертиза проведена в присутствии представителей истца, которые подписали соответствующие акты без замечаний и возражений. Температурные режимы проведения реакции нейтрализации были проверены участниками экспертизы за периоды с 2001 по 2014 гг. по рабочим технологическим журналам.

При этом существенное влияние температурного режима проведения спорной реакции на конечный продукт и его потребительские свойства и, в частности, на пенообразующую способность продукта, подтверждено заключением эксперта и анализом проб.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе в полном объеме.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в 2000 году ООО "Внешхимопт" разработало Технические условия ТУ 2453-013-10644738-00 "Смола Древесная Омыленная SDO-L" (л.д.40-48 т.1).

На основании этих ТУ ООО "Внешхимопт" разработало и внедрило на ГУП "Амзинский лесокомбинат" технологический регламент производства Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) (л.д. 49-72 т.1).

30.03.2001 между ООО "Внешхимопт" и ГУП "Амзинский лесокомбинат" был заключен договор N 8 на эксклюзивную поставку Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по ТУ 2453-013-10644738-00 (л.д.73-75 т.1).

В пункте 1.2 указанного Договора было, в частности, указано, что ООО "Внешхимопт" является разработчиком продукта и разработчиком направлений его применения в различных отраслях промышленности: в производстве строительных бетонов, в кожевенном производстве, в литейном производстве, в геологоразведочном бурении, в производстве целлюлозы. В этом же пункте договора было также указано, что ООО "Внешхимопт" разработало и утвердило ТУ и получило полный комплект необходимой сопроводительной документации (санитарно-токсикологическое заключение, гигиенический сертификат, сертификат соответствия).

Согласно п. 1.3 договора ООО "Внешхимопт" получило эксклюзивное право закупки смолы SDO-L у ГУП "Амзинский лесокомбинат".

ОАО "Амзинский лесокомбинат" зарегистрировано как вновь созданное общество 01.04.2003, единственным учредителем выступило ГУП "Амзинский лесокомбинат", все производственные мощности которого переданы ОАО "Амзинский лесокомбинат".

18.04.2003, 11.01.2005 ОАО "Амзинский лесокомбинат" заключены договоры с ООО "Внешхимопт" на поставку Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по ТУ 2453-013-10644738-00 (т.1, л.д. 97-99).

Материалами дела подтверждается также, что ООО "Внешхимопт" является патентообладателем на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" (патент N 2292317, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2007 (приоритет изобретения от 12.08.2005 года, срок действия патента - до 12.08.2025 года) (л.д. 16-39 т.1).

Данное изобретение применяется при изготовлении химического продукта под следующим названием: Смола Древесная Омыленная SDO-LP (защищен Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 366514, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.12.2008, приоритет товарного знака от 15.06.2007).

Действие патента N 2292317 временно прекращалось с 13.08.2008 по 10.07.2010 в связи с неуплатой истцом патентной пошлины.

Истец в период 2009-2010 неоднократно обращался к ответчику с требованием прекратить реализацию продукта третьим лицам или заключить лицензионный договор (т.1, л.д.15-25).

В ходе проверки, проведенной Управлением Внутренних Дел города Нефтекамска (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.02.2011), были опрошены директор и главный инженер ОАО "Амзинский лесокомбинат", которые пояснили, что данное предприятие выпускало "Смолу Древесную Омыленную SDO-L" согласно ТУ 2453-013-10644738-00 с 2000 года, которое было разработано совместно с ООО "Внешхимопт". До этого с 1993 года по 2000 год ГУП "Амзинский лесокомбинат" выпускало продукцию "Смолу Древесную Омыленную СДО" согласно разработке ЦНИЛХИ. В октябре 2009 года ОАО "Амзинский лесокомбинат" после получения уведомления о том, что ООО "Внешхимопт" зарегистрировало товарный знак, прекратило выпускать "Смолу Древесную Омыленную SDO-L". Однако 28.10.2009 ответчик разработал и зарегистрировал в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии ОГУ "ЦСМ Республики Башкортостан новые Технические Условия ТУ 2453-007-31235731-09 (введены впервые), на основании которых и выпускают сейчас продукцию "Смола Древесная Омыленная" (л.д. 79-80 т.1).

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных патентных прав истца на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента", ООО "Внешхимопт" обратилось в суд с исковыми требованиями по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из заключения патентно-технической экспертизы на установление факта использования изобретения, защищенного патентом Российской Федерации N 2292317 "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" на ОАО "Амзинский лесокомбинат", согласно которому нарушение патентных прав истца ответчиком не допущено.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии с пунктом 2.2 совместного постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Так, автор изобретения, полезной модели или промышленного образца определяется на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение.

Согласно статье 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

Поскольку право истца на изобретение возникло до 01.01.2008, а факты нарушения исключительных прав имели место, по мнению истца, после указанной даты, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, действовавшее до принятия указанного нормативного правового акта.

Согласно ч. 1, 2 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права на изобретения являются патентными правами. Автору изобретения принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Таким образом, согласно нормам ст. 1345, 1346, 1354 ГК РФ автор изобретения имеет исключительное право на объект патентных прав, которое подтверждается патентом.

В силу ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В качестве способа защиты исключительного права патентообладателя нормой ч. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно ч. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использовано изобретение, а также совершение указанных действий, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В силу ч. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с ч. 2 статьи 1354 ГК РФ.

Аналогичные положения содержит "Патентный закон Российской Федерации" от 23.09.1992 N 3517-1.

Из смысла глав 69, 72 ГК РФ следует, что в предмет доказывания по настоящему делу входят обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот продукции - "Смола Древесная Омыленная", и обстоятельства, связанные с использованием ответчиком для его производства запатентованного ООО "Внешхимопт" изобретения "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" по патенту N 2292317.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения, возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью установления факта использования ответчиком запатентованного ООО "Внешхимопт" изобретения "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" по патенту N 2292317 по делу судом первой инстанции при новом рассмотрении дела была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Уральский государственный лесотехнический университет".

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1) Содержится ли в способе изготовления продукта "Смола древесная омыленная", применяемом ОАО "Амзинский лесокомбинат" в соответствии с технологическим регламентом N 2-47-09, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 2292317 формулы изобретения, или эквивалентный ему признак? Если признак эквивалентен, то с какой даты известна такая эквивалентность в данной области?

2) Если вышеуказанный способ изготовления продукта "Смола древесная омыленная" не содержит какой-либо признак независимого пункта формулы изобретения, защищенного патентом N 2292317 или эквивалентный ему признак, то какой именно?

По результатам экспертного исследования экспертами подготовлено заключение N 12/14-643 от 22.12.2014. По поставленным перед экспертами вопросам сделаны следующие выводы:

1) В способе изготовления продукта "Смола древесная омыленная", применяемом ОАО "Амзинский лесокомбинат" в соответствии с технологическим регламентом N 2-47-09, не содержится каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2292317.

В способе, используемом на ОАО "Амзинский лесокомбинат", содержится 7 из 8 признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2292317, то есть, содержатся не все признаки.

Из 7 содержащихся признаков 4 признака являются идентичными - назначение, ведение реакции нейтрализации древесной смолы с добавлением щелочи - раствора едкого натра и pH процесса, 3 других признака, относящихся к характеристике и способу получения исходной древесной смолы, не являются идентичными, но их можно признать эквивалентными. Эквивалентность известна в лесохимии по меньшей мере с 1952 года.

2) Используемый ОАО "Амзинский лесокомбинат" способ изготовления продукта "Смола древесная омыленная" не содержит признак N 8 независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2292317, связанный с температурным режимом проведения реакции нейтрализации. Вместо указанного в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2292317 признака ведения нейтрализации при температуре не выше 90 С в процессе, осуществляемом на ОАО "Амзинский лесокомбинат", нейтрализацию ведут при температуре 100-120 С (выше 90 С).

Температурные режимы, предусмотренные в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2292317 и используемые ОАО "Амзинский лесокомбинат", не являются эквивалентными признаками, то есть, температурные режимы не являются взаимозаменяемыми и приводящими к получению одинакового технического результата.

Заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами (часть 2 статьи 64, часть 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение комплексной патентно-технической экспертизы, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что данное экспертное заключение опровергает факт нарушения ответчиком патентных прав истца.

Суд апелляционной инстанции отклоняет как не соответствующие обстоятельствам дела доводы истца о недействительности результатов экспертизы в виду того, что ответчик в ходе экспертизы непосредственно эксперту взамен имевшегося ранее регламента N 2-47-09 предоставил технологический регламент N 2-47-13, разработанный уже в период судебного спора, при этом указанные регламенты, вопреки заключению эксперта, не являются идентичными, по следующим основаниям.

В пункте 6 вводной части заключения эксперта в качестве материалов, использованных для исследования, названы только патент на изобретение, материалы судебного дела и акты осмотра.

В п. 8.2 исследовательской части заключения эксперт указывает, что технологический процесс получения "Смолы древесной омыленной" ОАО "Амзинский лесокомбинат" описан в технологическом регламенте N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, имевшемся в материалах дела (т.6, л.д. 131-152) и переданном эксперту судом вместе с материалами дела.

Далее в том же пункте заключения эксперт констатирует, что на момент проведения эксперимента 15.12.2014 ОАО "Амзинский лесокомбинат" утвержден технологический регламент N 2-47-13, который идентичен технологическому регламенту N 2-47-09.

При проверке данного обстоятельства апелляционный суд установил, что действительно технология процесса получения "Смолы древесной омыленной" описанная в п. 5 технологического регламента N 2-47-13 полностью идентична описанию технологического процесса, данного в технологическом регламенте N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, имевшемся в материалах дела, в том числе, в части температурного режима проведения реакции нейтрализации.

Таким образом, вывод эксперта об идентичности технологических регламентов N 2-47-13 и N 2-47-09 сделан с учетом изменений от 11.01.2010 N 1 к регламенту N 2-47-09, имевшемуся в материалах дела, достоверность которого истцом не оспорена.

При этом экспертом сделан вывод о том, что реальная схема технологического процесса в ходе эксперимента полностью соответствовала регламенту N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1. Информация о наличии на предприятии утвержденного регламента N 2-47-13 приведена экспертом справочно.

Следовательно, основания утверждать, что фактически оцененный экспертом процесс изготовления "Смолы древесной омыленной" был осуществлен не в соответствии с технологическим регламентом N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, имевшимся в материалах дела, у истца отсутствуют и судом апелляционной инстанции не усматриваются.

Что касается доводов истца о том, что превышение температурного режима проведения процесса свыше 70 С противоречит императивным правилам по охране труда, то суд апелляционной инстанции находит их не относящимися к предмету спора.

Вопрос о соответствии технологий производства спорного продукта ОАО "Амзинский лесокомбинат" и ООО "Внешхимопт" правилам безопасности и охраны труда не является предметом настоящего спора, которым в настоящем дела выступает использование ОАО "Амзинский лесокомбинат" патента N 2292317 на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента" при производстве продукта "Смола Древесная Омыленная".

Судом апелляционной инстанции также отклоняются доводы истца о том, что температурный режим проведения реакции нейтрализации смолы не может отражаться на технических свойствах конечного продукта и некорректность проведенного экспертом сравнения проб, как опровергающиеся заключением эксперта.

Вопрос влияния температурного режима проведения реакции нейтрализации смолы на технические свойства конечного продукта относится к вопросам, требующим специальных познаний.

Соответственно, по указанному вопросу экспертом в заключении в пояснениях к признаку N 8 независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2292317 сделан и обоснован вывод о том, что температурные режимы, предусмотренные патентом и используемые ОАО "Амзинский лесокомбинат", не являются эквивалентными признаками, что означает, что температура реакции оказывает существенное влияние на протекание реакции нейтрализации и конечные свойства получаемого продукта.

Указанные выводы эксперта истцом не опровергнуты.

Ссылка истца на некорректное сравнение свойств пробы N 2 продукта, сделанной непосредственно после завершения реакции нейтрализации и пробы N 3 продукта по окончании всего технологического процесса судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку ООО "Внешхимопт" не указано, как это влияет на действительность выводов эксперта о том, что конечный продукт, полученный в ходе технологического процесса, описанного в регламенте N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, по своим химическим и физическим свойствам отличается от продукта, производимого по запатентованному регламенту ООО "Внешхимопт", соответствующего Техническим условиям ТУ 2453-013-10644738-00 "Смола Древесная Омыленная SDO-L", в части повышенной пенообразующей способности (72 куб.см. против 62 куб.см), и меньшей массовой доли нерастворимых в воде веществ (068% против 4%).

При этом экспертом не сделан вывод о том, что продукт, производимый по патенту ООО "Внешхимопт", не соответствует потребительским свойствам, как указывает в апелляционной жалобе истец со ссылкой на результаты пробы N 2, поскольку продукт, взятый для указанной пробы, получен на одной из стадий технологического процесса, осуществлявшегося в соответствии с регламентом ОАО "Амзинский лесокомбинат" N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, а не по запатентованному истцом регламенту.

Соответственно сравнение проб N 2 и N 3 произведено экспертом в отношении продукта ОАО "Амзинский лесокомбинат" в целях выявления влияния температурного режима на химические процессы, происходящие в ходе производства продукта по технологии ответчика.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о том, что, по крайней мере, с 11.01.2010, то есть с даты принятия изменений N 1 к регламенту N 2-47-09 ответчик осуществляет производство продукта "Смола Древесная Омыленная", не используя запатентованный истцом "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента".

Что касается предыдущих периодов, то есть до 11.01.2010 апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Согласно открытым источникам информации (официальный сайт Роспатента) действие патента N 2292317 временно прекращалось с 13.08.2008 по 10.07.2010 в связи с неуплатой истцом патентной пошлины.

Действительно, согласно ст. 1399 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

При этом в силу ч. 1, 2 ст. 1364 ГК РФ после прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Таким образом, в период с 13.08.2008 по 10.07.2010 истец был вправе свободно использовать изобретение ООО "Внешхимопт" "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента".

Согласно ч. 1 ст. 1363, ст. 1393 ГК РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи, из чего следует вывод о том, что патентообладатель может запрещать использование запатентованного объекта только после выдачи патента, которая сопровождается внесением сведений о выданном патенте в соответствующий государственный реестр с одновременной публикацией указанных сведений в официальном бюллетене Роспатента.

Поскольку патент N 2292317 ООО "Внешхимопт" зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2007 ранее указанной даты защита исключительного права истца на изобретение "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента", удостоверенного патентом N 2292317, не осуществляется.

При этом истцом не представлено никаких доказательств того, что в период с 27.01.2007 (дата регистрации патента N 2292317) до 13.08.2008 (дата досрочного прекращения патента N 2292317) ответчик без согласия ООО "Внешхимопт" использовал изобретение одним из способов, указанных в ч. 2 ст. 1358 ГК РФ, то есть изготавливал, применял, предлагал к продаже, продавал или иным способом вводил в гражданский оборот товар, полученный непосредственно запатентованным способом.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Исходя из данных норм, незаконным может быть признано использование изобретения, осуществляемое без согласия правообладателя, в данном случае ООО "Внешхимопт".

Между тем, как следует из материалов дела ООО "Внешхимопт" разработало Технические условия ТУ 2453-013-10644738-00 "Смола Древесная Омыленная SDO-L" (л.д.40-48 т.1), на основании которых разработало и внедрило на ГУП "Амзинский лесокомбинат" технологический регламент производства Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) (л.д. 49-72 т.1).

30.03.2001 между ООО "Внешхимопт" и ГУП "Амзинский лесокомбинат" был заключен договор N 8 на эксклюзивную поставку Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по ТУ 2453-013-10644738-00 (л.д.73-75 т.1).

Впоследствии при создании ОАО "Амзинский лесокомбинат" ГУП "Амзинский лесокомбинат" выступило единственным учредителем и передало ответчику по договору мены все имущество, составляющее производственный комплекс ГУП "Амзинский лесокомбинат" (т.3, л.д. 148-166).

При этом ОАО "Амзинский лесокомбинат" также заключены договоры с ООО "Внешхимопт" на поставку Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по ТУ 2453-013-10644738-00, в том числе от 18.04.2003, 11.01.2005 (т.1, л.д. 97-99). Из чего суд апелляционной инстанции делает вывод, что ОАО "Амзинский лесокомбинат" осуществляло выпуск Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по заказу и с согласия ООО "Внешхимопт".

Бесспорных доказательств производства ОАО "Амзинский лесокомбинат" сторонним организациям без согласия ООО "Внешхимопт" Смолы Древесной Омыленной (SDO-L) по ТУ 2453-013-10644738-00 истцом в нарушение положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, в то время как именно истец как сторона, заявившая требования о защите исключительного права, должна доказать нарушение данных прав со стороны ответчика.

Представленные истцом в материалы дела письма о прекращении нарушения исключительного права ООО "Внешхимопт" на изобретение, направленные в адрес ОАО "Амзинский лесокомбинат", относятся к периоду не ранее 2009 года, когда истец был вправе свободно использовать изобретение ООО "Внешхимопт" "Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента", в виду временного прекращения действия исключительного права на спорное изобретение ООО "Внешхимопт".

Ссылки истца на материалы уголовного дела также не подтверждают реализацию ОАО "Амзинский лесокомбинат" продукта "Смола Древесная Омыленная" сторонним организациям ранее 2009 года, и, в частности, в период действия патента N 2292317 с 27.01.2007 до 13.08.2008.

Кроме того, как следует из заключения эксперта (п. 8.2) в результате осмотра рабочих технологических журналов ГУП "Амзинский лесокомбинат" и ОАО "Амзинский лесокомбинат"было установлено, что с 2001 года нейтрализация смолы осуществляется при температуре 110-122 градуса, что соответствует технологическому регламенту ОАО "Амзинский лесокомбинат" N 2-47-09 с изменениями от 11.01.2010 N 1, а не запатентованному истцом регламенту. При этом фактически используемая вначале ГУП "Амзинский лесокомбинат", а затем ОАО "Амзинский лесокомбинат" технология производства продукта не содержит все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2292317, соответственно, использование ответчиком изобретения по патенту N 2292317 в период с 2001 года не подтверждено.

Как усматривается из решения, судом первой инстанции полно выяснены все обстоятельства, имеющие значение для дела, рассмотрены и оценены доводы обеих сторон, а также доказательства в их совокупности и взаимосвязи, сделанные выводы подтверждены ссылками на доказательства, приобщенные к материалам дела, и соответствуют установленным обстоятельствам.

В рамках рассмотрения апелляционной жалобы доказательств несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела истцом не представлено.

Между тем, согласно ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд может отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции только в том случае, если установит неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. Таких оснований апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы, на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за ее рассмотрение подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16.02.2015 по делу N А07-8867/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Внешхимопт" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

В.В. Баканов И.А. Малышева