Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2015 г. N 07АП-3199/15

г. Томск

11 июня 2015 г.

Дело N А45-23311/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июня 2015 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего О.Ю. Киреевой,

судей: Е.И. Захарчука, Л.И. Ждановой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Бабенковой,

при участии:

от истца: Грибанов В.А., по доверенности N 51 от 08.09.2014, паспорт,

от ответчика: Семенов Д.Е., по доверенности от 08.12.2014, паспорт, Горбенко К.И., по доверенности N 1 от 19.05.2015, паспорт,

от третьих лиц: от ООО "Генесс": не явился (извещен); от ООО "Бастион": Шаповаленко А.Н. по доверенности от 26.01.2015, паспорт: от ООО "Орион": Шаповаленко А.Н. по доверенности от 26.01.2015, паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" (07АП-3199/2015) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2015 по делу N А45-23311/2014

(судья Ю.Н. Голубева)

по иску закрытого акционерного общества "Алтайвитамины", г. Бийск, (ОГРН 1022200553540, ИНН 2226002532)

к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про", г. Новосибирск, (ОГРН 1095401011419, ИНН 5401331496)

третьи лица: 1. ООО "Генесс", НСО, 2. ООО "Бастион", г.Новосибирск, 3. ООО "Орион", г.Новосибирск

о признании товара контрафактным, запрете осуществлять использование любым способом принадлежащий истцу товарный знак, обязании изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, взыскании 5 000 000 руб. компенсации

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Алтайвитамины" (далее - ЗАО "Алтайвитамины", истец) обратилось в арбитражный суд с иском, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" (далее - ООО Производственная компания "Фарм-Про", ответчик) со следующими требованиями:

- признать контрафактными произведённые обществом с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" товары класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и связанные с ними иные материальные носители, для индивидуализации которых использован принадлежащий закрытому акционерному обществу "Алтайвитамины" товарный знак "Холосас Cholosas" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 182979);

- запретить обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" осуществлять использование любым способом принадлежащий закрытому акционерному обществу "Алтайвитамины" товарный знак "Холосас Cholosas" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 182979) для индивидуализации товаров класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на территории Российской Федерации, в том числе путём: 1. Размещения этого товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2. На документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 3. В предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 4. В сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, без получения в установленном законом порядке разрешения истца;

- обязать общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактные товары класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (в том числе флаконы и другие емкости с сахарным сиропом шиповника различной ёмкости), этикетки, упаковки товаров, на которых размещён используемый обществом с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" без получения в установленном законом порядке разрешения истца на товарный знак "Холосас";

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про" в пользу закрытого акционерного общества "Алтайвитамины", г. Бийск, (ОГРН 1022200553540, ИНН 2226002532) 5000000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Определениями арбитражного суда от 10.12.2014 и 26.01.2015 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Генесс", общество с ограниченной ответственностью "Бастион", общество с ограниченной ответственностью "Орион".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2015 (резолютивная часть объявлена 11.02.2015) исковые требования удовлетворены частично:

Признаны контрафактными произведённые ООО Производственная компания "Фарм-Про", г. Новосибирск, (ОГРН 1095401011419, ИНН 5401331496) товары класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и связанные с ними иные материальные носители, для индивидуализации которых использован принадлежащий ЗАО "Алтайвитамины", г. Бийск, (ОГРН 1022200553540, ИНН 2226002532) товарный знак "Холосас Cholosas" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 182979).

ООО Производственная компания "Фарм-Про", г. Новосибирск, (ОГРН 1095401011419, ИНН 5401331496) запрещено осуществлять использование любым способом принадлежащий ЗАО "Алтайвитамины", г. Бийск, (ОГРН 1022200553540, ИНН 2226002532) товарный знак "Холосас Cholosas" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 182979) для индивидуализации товаров класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на территории Российской Федерации, в том числе путём: 1. Размещения этого товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2. На документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 3. В предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 4. В сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, без получения в установленном законом порядке разрешения истца.

ООО Производственная компания "Фарм-Про" обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактные товары класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (в том числе флаконы и другие емкости с сахарным сиропом шиповника различной ёмкости), этикетки, упаковки товаров, на которых размещён используемый обществом с ограниченной ответственностью Производственная компания "Фарм-Про", г. Новосибирск, (ОГРН 1095401011419, ИНН 5401331496) без получения в установленном законом порядке разрешения истца на товарный знак "Холосас".

С ответчика в пользу истца взыскано 1 000 000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также 17 600 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда, ООО Производственная компания "Фарм-Про" обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт, полностью отказав в исковых требованиях, ссылаясь, в том числе на то, что - ООО "Генесс" обладало полномочиями на использование товарного знака, в объеме, определенном лицензионным договором до момента прекращения лицензионного договора в связи с истечением срока его действия (19.02.2014); ответчик осуществлял промышленное производство лекарственного препарата в рамках исполнения договора подряда с ООО "Генесс", предусматривающим непосредственное изготовление товара по заданию ООО "Генесс" (план-заявка по объему работ от 31.01.2014); ответчик не осуществлял введения товара в оборот, так как приобретал товар по договору поставки с учетом дополнительного соглашения от 01.01.2007 ООО "Генесс"; действия по регистрации лекарственного препарат, указание ответчика как конечного изготовителя и получение соответствующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения представляют собой лишь подготовку к введению товара в гражданский оборот, следовательно, не являются нарушением исключенного права истца; согласно регистрационному удостоверению лекарственного препарата медицинского применения N ЛП-001586 от 15.03.2012, ответчик указан только в качестве производителя - производственной площадки, участвующей в процессе производства лекарственного средства; кроме того судом не была дана оценка всем доводам ответчика, в том числе, что ООО ПК "Фарм-Про" не участвовало в непосредственном создании ни одной сопутствующей составляющей лекарственного средства (упаковка, инструкция и т.д.). Более подробно доводы обоснованы в апелляционной жалобе.

От ЗАО "Алтайвитамины" в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поступил отзыв, в котором оно с доводами апелляционной жалобы не согласилось, просило решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал свою апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считая решение суда законным и обоснованным.

Представитель третьих лиц, поддержал апелляционную жалобу.

Заслушав представителей сторон и третьих лиц, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьей 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов жалобы, апелляционная инстанция считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ЗАО "Алтайвитамины" является обладателем (субъектом) исключительного права на товарный знак "Холосас Cholosas" в отношении товаров класса 05 - лекарственные препараты для медицинских целей Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на территории РФ с приоритетом от 5.05.1998 в период до 5.05.2018, что подтверждается копиями свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) от 27.12.1999 N 182979, приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 182979, решения о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 98707571, копией страницы официального сайта Российского агентства по патентам и товарным знакам в отношении товарного знака за реестровым N 182979.

ЗАО "Алтайвитамины" используется этот товарный знак для индивидуализации производимого им лекарственного препарата для медицинских целей, в частности путем размещения товарного знака Холосас Cholosas" на произведенном им товаре, в том числе на этикетках, упаковках товара, которые им производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, что подтверждается копиями, утвержденными истцом образцов упаковки товара, инструкцией по медицинскому применению товара.

Ссылаясь на ст.ст. 1229, 1252, 1477-1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то, что ответчиком производится и вводится в гражданский оборот лекарственный препарат для медицинских целей (желчегонное средство растительного происхождения: сахарный сироп экстракта шиповника), для индивидуализации которого в гражданском обороте ответчиком применено обозначение "Холосас", в период, в который исключительное право на товарный знак "Холосас" принадлежит истцу, без получения на это в установленном законом порядке разрешения истца, что подтверждается копиями инструкций по применению лекарственного препарата для медицинских целей "Холосас", находящейся в каждой бумажной упаковке этого препарата, упаковками и стеклянными флаконами с наклеенными на них этикетками с обозначением "Холосас" с указанным лекарственным препаратом, где производителем препарата указано ООО ПК "Фарм-про" (серии от 3, 5, 6, 7.02.2014 г.), копиями чеков о приобретении лечебного препарата для медицинских целей в розничных аптеках у ООО "Лагуна" от 8.09.2014, ИП Макаровой Л.М. от 8.09.2014, ООО "НЕО-ФАРМ" ( г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д. 13) от 8.09.2014, ООО "Сибвел" ( г.Бийск, ул.Митрофанова, д.1) от 8.09.2014, ООО "Аптечная сеть "Эвалар" от 8.09.2014., истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требования истца в части, суд первой инстанции исходил из обоснованности и доказанности исковых требований по существу, снизив размер компенсации с учетом фактических обстоятельств дела, вины ответчика и других обстоятельств до 1 000 000 руб.

Апелляционный суд, поддерживая выводы суда первой инстанции, исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как установлено пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на упаковках товаров, на самом товаре, предлагаемом к продаже.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст. 1233 п.1 ГК РФ 1) правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор): 2) заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Правилами ст. 1235 п.п.1,2 ГК РФ определено, что 1) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах; 2) лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором; 3) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату; 4) лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ предусмотрено иное; 5) лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ; 6) несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

В соответствии с правилами ст. 1238 ГК РФ 1) при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор); 2) по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно указал, что в силу императивных предписаний указанных норм гражданского законодательства, единственным законным правовым основанием использования ответчиком товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу (правообладателю), является соответствующий лицензионный договор между истцом и ответчиком или заключенный с письменного согласия истца сублицензионный договор между лицензиатом истца и ответчиком на предоставление в соответствующем объеме права использования товарного знака.

Однако, как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, что ООО Производственная компания "Фарм-Про" не заключался соответствующий лицензионный (сублицензионный) договор на право использования товарного знака, принадлежащего истцу.

Ответчик не является стороной лицензионного договора на использование товарного знака от 12.11.2003 г. N Л1/94р, заключенного между истцом и третьим лицом - ООО "Генесс", при этом согласно п. 2.2. указанного договора лицензиат (ООО "Генесс") не имеет права заключать лицензионные договоры с третьими лицами на использование товарного знака без согласия лицензиара (л.д. 148-150 т.1).

Из материалов дела следует, что товар с принадлежащим истцу товарным знаком производился ответчиком, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе фотографиями товара, на котором ООО ПК "Фарм-про" указано в качестве производителя товара, лицензией на деятельность по производству лекарственных средств, сертификатами соответствия, договором подряда от 14.01.2014 и не оспаривается ответчиком (л.д. 24-28, 81-90 т.1, л.д. 125-127 т.2).

Согласно копиям регистрационного удостоверения лекарственного препарата с торговым наименованием "Холосас" все стадии производства спорного товара осуществляет ответчик сразу на двух производственных площадках (по адресам: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, д.25а и 142111, Московская область, г. Подольск, Проспект Юных Ленинцев, д.59).

Таким образом, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что договор подряда от 14.01.2014, заключенный между ООО "Генесс" (заказчиком) с ООО Производственная компания "Фарм-Про" (подрядчиком), по условиям которого заказчик дает подрядчику разрешение на использование наименования "Холосас" для его размещения на изготавливаемом ответчиком лекарственном препарате (его упаковке, инструкции по применению и т.д.) является нарушением императивных норм гражданского законодательства, в связи с чем доводы ответчика со ссылкой на указанный договор подряда, договор поставки от 01.01.2007 года не влияют на законность выводом суда о нарушении ООО ПК "Фарм-про" исключительного права истца на товарный знак.

Кроме того, в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. лицензионного договора на использование товарного знака от 12.11.2003 N Л1/94р, третье лицо (лицензиат) вправе передать полученные им по этому договору от истца права по использованию товарного знака какому-либо лицу только по лицензионному договору с согласия истца, при этом само третье лицо по лицензионному договору на использование товарного знака от 12.11.2003 N Л1/94р имело право использовать принадлежащий истцу товарный знак только для обозначения производимых и распространяемым лицензиатом лекарственных препаратов для медицинских целей ( ст.ст. 1238, 1489 п.1 ГК РФ).

Учитывая изложенное, факт того, что ответчик производил указанный товар, передавал его третьему лицу при этом размещал на этом товаре, на документации, связанной с введением этого товара в гражданский оборот, товарный знак, правообладателем которого является истец, апелляционный поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что в данном случае товарный знак использовался без согласия истца.

В связи с чем, довод апеллянта со ссылкой на то, что он не сам изготавливал упаковку, о том, что действия ООО ПК "Фарс-про" представляют собой лишь подготовку к введению товара в гражданский оборот, следовательно, не являются нарушением исключенного права истца, и согласно регистрационному удостоверению лекарственного препарата медицинского применения N ЛП-001586 от 15.03.2012, ответчик указан только в качестве производителя - производственной площадки, участвующей в процессе производства лекарственного средства отклоняются, поскольку доказательства заключения лицензионного (сублицензионного) договора на использование товарного знака ответчиком в материалы дела не представлено.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик понимал, что при производстве товара им используется товарный знак, законных прав, на использование которого у него нет. Доказательств отсутствия своей вины в нарушении прав истца на товарный знак ООО ПК "Фарм-про" в материалы дела не представлено.

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009, применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права истца, вероятные убытки истца, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности взыскания компенсации в пользу истца в сумме в размере 1 000 000 рублей, что по существу не оспорено ни истцом, ни ответчиком.

У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания считать определенный судом первой инстанции размер компенсации неразумным.

Таким образом, апелляционный суд считает, что арбитражным судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции, у апелляционного суда отсутствуют. Доводы подателя, изложенные в жалобе, не опровергают выводы суда первой инстанции и апелляционным судом отклоняются.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция не находит основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 110, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2015 по делу N А45-23311/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам, г. Москва.

Председательствующий

О.Ю. Киреева

Судьи

Е. И. Захарчук Л.И. Жданова