Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2015 г. N 09АП-21669/15

город Москва

18 июня 2015 г.

Дело N А40-175814/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2015 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 июня 2015 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Екимова С.В. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2015 г. по делу N А40-175814/2013, принятое судьей Хатыповой Р.А.

по иску ИП Екимова С.В. (ОГРНИП 308770000270542) к ИП Кошкину С.С. о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Екимов С.В., Филиппова И.А. (доверенность от 25.03.2014)

от ответчика: Жданова И.А. (доверенность от 20.05.2015)

УСТАНОВИЛ:

ИП Екимов С.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ИП Кошкину С.С. о запрете изготовления, применения, предложения к продаже, в том числе на Интернет-сайте www.inoinoi.ru, администратором которого он является, продажи и иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта - инфракрасного нагревателя, в котором использована полезная модель по патенту N 113625 "Керамический инфракрасный нагреватель для инфракрасной кабины (сауны)", а также об изъятии из оборота контрафактной продукции; взыскании с ИП Кошкина С.С. в пользу ИП Екимова С.В. компенсации за незаконное использование патента N 113625 в размере 120 000 руб., государственной пошлины в размере 8 600 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 100 200 руб., судебные издержки в размере 78 895 руб.

Решением суда от 31 марта 2015 года в иске отказано.

Истец не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда ввиду его незаконности и необоснованности, иск - удовлетворить.

В обоснование апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, выразившееся в том, что судом в виде отдельного судебного акта не вынесено определение об отклонении ходатайства о проведении дополнительной экспертизы, поскольку определение подлежит обжалованию; утверждает о наличии основании для проведения дополнительной экспертизы, поскольку суд не предоставил экспертам по их запросу необходимые для проведения экспертизы и имеющиеся в деле материалы, а эксперт Боровкова А.О. не обосновала материаловедческую часть экспертизы, поэтому является сомнительным вывод судебных экспертов об использовании каждого признака полезной модели по патенту истца и по патенту ответчика в изделии инфракрасный нагреватель, приобретенного у ответчика. Истец считает, что исходя из поверхности (покрытия) отражателя нагревателя, в указанном изделии использованы все признаки полезной модели его патента и не использованы признаки патента ответчика. Поэтому истец указывает на нарушение судом пункта 2 статьи 1362 и статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против доводов жалобы, просит ее оставить без удовлетворения, а решение суда без изменения, указывая на то, что доводы истца не могут служить основанием для отмены решения суда.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает следующее.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 1).

Использованием полезной модели считается изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (подпункт 1 пункта 2).

Полезная модель признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи (пункт 3 в редакции на 15.07.2013 года).

При исследовании обстоятельств дела установлено, что истец является обладателем патента на полезную модель N 113625 "Керамический нагреватель для инфракрасных кабин (саун)" с датой приоритета от 03 октября 2011 года, который содержит следующую независимую формулу полезной модели - керамический инфракрасный нагреватель для инфракрасной кабины (сауны), состоящий из корпуса, нагревательного элемента и защитной сетки, отличающийся тем, что корпус нагревателя выполнен совместно с отражателем в виде единой конструкции, и химически обработанный для получения матовой поверхности, с защитной сеткой и декоративными пластинами, закрывающими изоляторы нагревательного элемента (т.2 л.д.54).

Истец считает, что ответчик без его согласия рекламирует, изготавливает, предлагает к продаже и продает оборудование для инфракрасной сауны, включающее керамические инфракрасные нагреватели, изготовленные по патенту на полезную модель N 113625.

Истец представил товарную накладную N 697 от 15.07.2013 года, которой подтверждается факт приобретения истцом у ответчика комплекта оборудования, включающего 6 нагревателей.

ИП Кошкин С.С. так же является обладателем патента на полезную модель N 132291 "Инфракрасный нагреватель" с датой приоритета от 14 января 2013 года, который содержит следующую независимую формулу полезной модели - инфракрасный нагреватель, состоящий из отражателя, нагревательного элемента, защитной сетки и защитных пластин, отличающийся тем, что отражатель выполнен керамикоподобным покрытием и имеет трапециевидный профиль (т.2 л.д.57).

Определением от 04 апреля 2014 года судом первой инстанции назначена комплексная судебная экспертиза с целью установления факта использования принадлежащей истцу полезной модели N 113625 в нагревателях, производимых и реализуемых ответчиком.

Экспертами сделан вывод о том, что объект "Инфракрасный нагреватель", представленный в суд ИП Екимовым С.В., содержит каждый признак полезной модели "Керамический нагреватель для инфракрасных кабин (саун)" по патенту РФ N 113625, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, а также содержит каждый признак полезной модели "Инфракрасный нагреватель" по патенту РФ N 132291, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Представленный на экспертизу объект "Инфракрасный нагреватель" произведен по патенту на полезную модель N 113625 и по патенту N 132291. Эквивалентные признаки не выявлены (т.2 л.д.70).

Суд первой инстанции правомерно при разрешении спора руководствовался данным заключением, поскольку нарушений при проведении экспертизы не допущено, выводы экспертов не противоречат материалам дела.

Доказательств, опровергающих выводы экспертов, истцом в суд не представлено.

Судом первой инстанции протокольным определением от 24 марта 2015 года отклонено ходатайство истца о проведении дополнительной экспертизы, в решении суда указано на отсутствие необходимости в проведении дополнительных исследований.

Заявление истца о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, выразившееся в том, что судом в виде отдельного судебного акта не вынесено определение об отклонении ходатайства о проведении дополнительной экспертизы, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку истец ошибочно полагает, что такое определение подлежит обжалованию.

Истец указывает, что суд не предоставил экспертам по их запросу (т.2 л.д.14) необходимые для проведения экспертизы и имеющиеся в деле материалы. Между тем, эксперты дали заключение по поставленным вопросам при наличии существующих материалов для проведении экспертизы и из заключения не следует, что отсутствие материалов дела повлияло на исследование и выводы экспертов. Истец считает, что эксперт Боровкова А.О. не обосновала материаловедческую часть экспертизы. Однако, данный эксперт был допрошен судом первой инстанции в судебном заседании и дал ответы на вопросы суда и представителей сторон, в том числе по методам, способам и средствам, использованным ею при исследовании объекта, пояснив, какими измерительными приборами пользовалась и какими способами исследовала покрытие отражателя. Оснований полагать, что используемые ею методы и способы для разрешения поставленных вопросов, не привели к достоверному результату или привели к неправильному результату, не имеется.

Истец считает, что исходя из поверхности (покрытия) отражателя нагревателя, в приобретенном у ответчика изделии использованы все признаки полезной модели его патента и не использованы признаки патента ответчика. То есть истец считает, что поверхность (покрытие) отражателя изделия ответчика соответствует независимому признаку патента истца - отражатель химически обработанный для получения матовой поверхности, в то время как у ответчика в формуле изобретения значится отражатель из керамикоподобного покрытия.

Суд апелляционной инстанции не соглашается с позицией истца, поскольку экспертизой установлено, что отражатель имеет матовую поверхность, пригодную для выполнения функций отражателя. Характер поверхности свидетельствует о наличии оксидного слоя с образованием керамикоподобного покрытия, полученного с помощью метода химической либо электрохимической обработки (стр.12-13 заключения, т.2 л.д.69-70).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для проведения дополнительной экспертизы.

Согласно п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Отказывая в иске, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что не представлено доказательств зависимости патента ответчика от патента истца, выводы экспертов также не свидетельствуют об этом; соответствующего решения Роспатента о зависимости патента ответчика от патента истца не имеется.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2015 года по делу N А40-175814/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын