Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2007 г. N 02АП-1415/07

г. Киров

31 мая 2007 г.

Дело N А28-6996/2006

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2007 года.

Постановление в окончательной форме изготовлено 31 мая 2007 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Поляковой С.Г.,

Судей Тетервака А.В., Дьяконовой Т.М.

При ведении протокола судебного заседания судьей Поляковой С.Г.,

При участии:

От истца - по доверенности Бусоргина А.Ю.

От ответчика - по доверенности Жупанова И.Ю.

Рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировский хладокомбинат" на решение Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 г. по делу N А28-6996/06-360/17, принятое судьей Пономаревой Е.Л.

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Джина"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировский хладокомбинат"

о пресечении действий, нарушающих права обладателя товарного знака

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Джина" (далее истец, ООО "Джина") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировский хладокомбинат" (далее - ответчик, ООО "ТД Кировский хладокомбинат") о запрете ответчику распространять контрафактное мороженое с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Мальвина", принадлежащим истцу, о возложении обязанности снять с реализации мороженое "Мальвина", взыскании с ответчика 300 000 руб. денежной компенсации и возмещении судебных расходов.

В уточненном исковом заявлении истец просит запретить ответчику распространять мороженое с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Мальвина", обязать ответчика снять с реализации мороженое с контрафактным названием "Мальвина", взыскать денежную компенсацию в размере 300 000 руб., расходы по оплате услуг представителя и уплате государственной пошлины.

Иск обоснован требованиями статей 4,45, 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и мотивирован тем, что ООО "Джина" принадлежат права на товарный знак "МАЛЬВИНА" по свидетельству РФ N 304323 с приоритетом от 13.04.2004 г. в отношении товаров 30 класса - йогурт замороженный; мороженое; мороженое фруктовое, однако ОАО "Кировский хладокомбинат" производит мороженое под названием "МАЛЬВИНА". ООО "ТД "Кировский хладокомбинат" реализует данную продукцию, что подтверждается упаковкой производимого мороженого, прайс-листами, ассортиментом товара в магазинах. По мнению истца, ответчик использует словесную составляющую "МАЛЬВИНА" незаконно, соглашение об его использовании сторонами не достигнуто.

Ответчик исковые требования не признал, считает, что обозначение "Мальвина", которое он использует, не содержит сходства до степени смешения.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 года исковые требования удовлетворены, ответчику запрещено распространять мороженое, содержащее слово "Мальвина" в наименовании мороженого, возложена обязанность снять с реализации мороженое с контрафактным наименованием "Мальвина" в срок до 15 апреля 2007 года, взыскано с ООО "ТД "Кировский хладокомбинат" денежная компенсация в пользу ООО "Джина" в сумме 70 000 руб. за нарушение прав обладателя товарного знака, судебные расходы.

Суд при вынесении решения указал, что ответчик не представил доказательства правомерности реализации мороженого "Мальвина", сходного с обозначением "Мальвина" в зарегистрированном товарном знаке на упаковках мороженого. Судом признано наличие схожести до степени смешения исходя из одинаковой словесной составляющей - слова "Мальвина", которое является охраняемым элементом в товарном знаке.

Не согласившись с принятым решением, ООО "ТД "Кировский хладокомбинат" обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт: в удовлетворении исковых требований отказать.

При этом заявитель указывает, что сходство до степени смешения отсутствует в силу разного графического оформления товарного знака истца и обозначения продукции заявителя, совпадение отдельных элементов обозначений само по себе не является основанием для признания факта нарушения исключительного права.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу считает доводы жалобы несостоятельными, а решение суда законным и обоснованным.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 г. по данному делу проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном в статьях 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, изучив доводы жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что имеются основания для отмены вынесенного судом первой инстанции решения в силу следующего.

Согласно свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 6 апреля 2006 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован товарный знак N 304323, правообладателем которого является ООО "Джина".

Перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, - в отношении 30-го класса, - йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое.

Цветовое сочетание товарного знака - малиновый, розовый, сизый. Желтый, белый. Неохраняемые элементы - Все цифры, буквы, слова, кроме "Мальвина, Джина".

При рассмотрении дела установлено, что ОАО "Кировский хладокомбинат" изготавливает мороженое-пломбир "Мальвина" с 1991 г. Наименование "Мальвина" присутствовало в названии рецептуры, по которой ОАО "Кировский хладокомбинат" изготавливает данный товар (ТУ 10.16.0015.005-90, "Мороженое технические условия", зарегистрировано МЦСМ Госстандарта 22.05.1990 г. за N 005\021928).

Факт использования в наименовании реализуемого товара слова "Мальвина" подтверждается представленными упаковками от мороженого-пломбир шоколадного и ванильного и ответчиком не оспаривается.

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

На основании пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

На основании пункта 2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденное Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05 марта 2003 г. N 32 (далее - Правила) в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида, изобразительных, словесных, объемных и т.д.

В силу пункта 2 статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта (б) пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Истец, полагая, что использование ООО "ТД "Кировский хладокомбинат" при реализации мороженого в качестве элемента на упаковке слова "Мальвина", нарушает его исключительное право на товарный знак, обратился с настоящим иском.

Оценив и проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции находит доводы истца, изложенные в исковом заявлении и в отзыве на апелляционную жалобу о нарушении действиями ответчика прав обладателя товарного знака, несостоятельными.

Как установлено, товарный знак, право на который зарегистрировано за истцом, является комбинированным, то есть состоящим из словесных и изобразительных обозначений.

При этом суд признает, что изображение на товарном знаке элементов - цветок (роза) на определенном цветовом фоне - не ассоциируется с изображениями на упаковке мороженого, выпускаемого ответчиком, то есть является отличным по содержащимся на изображении значимым (доминирующим) элементам. Упаковка ОАО "Кировский хладокомбинат" содержит рисунок девочки, цветка (не розы), иной цветовой фон, иное сочетание цвета.

Одновременно суд считает, что охраняемым словесным обозначением товарного знака истца является сочетание слов "Мальвина, Джина", что является существенным обстоятельством, по мнению суда, для индивидуализации товара истца.

Указанное словосочетание ответчиком не используется.

Кроме того, является различной и методика графического написания конкретного слова "Мальвина". На товарном знаке истца - написание письменным шрифтом с определенным наклоном. Ответчик использует написание данного слова печатными рисованными буквами без наклона.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что словесное обозначение "Мальвина" на товарных упаковках мороженого, реализуемого ответчиком, не выполняет отличительной функции, присущей товарному знаку истца, и не может быть признано сходным до степени смешения обозначения товара, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак истца.

В связи с изложенным требования истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим истцу, отклоняются апелляционным судом.

Доводы истца, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу о том, что использование только одного словесного обозначения "Мальвина" уже является нарушением исключительного права ООО "Джина", несмотря на различное изобразительное оформление упаковок мороженого истца и ответчика, не соответствует требованиям закона и установленным фактическим обстоятельствам. В силу установленных фактических обстоятельств достаточных оснований для признания факта использования обозначения до степени смешения не имеется.

При совокупности вышеизложенных обстоятельств суд находит доводы апелляционной жалобы обоснованными, а ее требования подлежащими удовлетворению.

С учетом указанного имеются основания для отмены решения арбитражного суда и вынесения решения об отказе в удовлетворении иска.

В соответствии со статьями 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционным жалобам относятся на Общество с ограниченной ответственностью "Джина".

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, пунктом 2 статьи 269, 270 и статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 года по делу N А28-6996/2006-360/17 отменить.

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью "Джина" к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировский хладокомбинат" о пресечении действий, нарушающих права обладателя товарного знака, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Джина" в пользу Открытого акционерного общества "Кировский хладокомбинат" госпошлину в размере 1000 руб. Выдать исполнительный лист.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев.

Председательствующий судья

А.В. Тетервак