Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2015 г. N 09АП-30128/15

город Москва

24 августа 2015 г.

Дело N А40-165569/14

Резолютивная часть постановления объявлена 17 августа 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 августа 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Е.Б. Расторгуева, В.Р. Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А, Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 апреля 2015 года

по делу N А40-165569/14

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры"

(ОГРН 1035008257745, 143969, МО, г. Реутов, Юбилейный пр-д, д. 54)

к Закрытому акционерному обществу "Сандоз"

(ОГРН 1027739159601, 121170, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1)

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Смирнов А.В. (приказ N 20 от 02.03.2015)

от ответчика: Озолина И.Г (доверенность от 14.10.2014)

Залесов А.В. (доверенность от 14.10.2014)

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу "Сандоз" о запрете использования товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству N 315834 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 апреля 2015 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Заявитель указал, что судом неверно применены нормы материального права. Кроме того, суд не выяснил, являются ли товары ответчика однородными товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак "МАТРИКС", а также пришел к неверному выводу, что продукция "лекарственные средства" неоднородна товарам "биологически активные добавки".

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить, заявил ходатайство о назначении по делу экспертизы, в удовлетворении которого протокольным определением суда отказано.

Ответчик возражал по доводам жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьей 266, частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда.

Судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству N 315834 в отношении товаров (услуг) 5 класса МКТУ с приоритетом от 24.01.2005 г.

Истец в обоснование иска указал, что ответчиком незаконно используется товарный знак "МАТРИКС", поскольку ответчик вводит в оборот лекарственное средство "Фентадол Матрикс" в двенадцати формах выпуска (различные виды пластыря), в Инструкции по применению лекарственною препарата "ФентадолR Матрикс" указано, что производителем является Гексал АГ. Германия. Указанное также подтверждают следующие доказательства: Регистрационное удостоверение N : ЛП-000279 от 17.02.2011 г., полученное компанией Сандоз.; Свидетельство о регистрации товарного знака N 373607; лицензионный договором Ж5ДО 118330 от 04.02,2013 г. согласно которому ЗАО "Сандоз" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "Фентадол", зарегистрированный для товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Применительно к настоящему спору предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным при одновременном наличии следующих обстоятельств: во-первых, наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков; во-вторых, при однородности товаров (услуг), применительно к которым зарегистрированы конкурирующие товарные знаки; в- третьих, при более раннем приоритете защищаемого товарного знака.

Однородность признается по факту, если товары либо услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Между тем товары, для которых истец использует свой товарный знак (биологически активные добавки), не однородны лекарственным средствам, содержащим наркотические вещества, поскольку истец не производит лекарственные средства, содержащие наркотические анальгетики

По правилам п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, Лекарственный препарат "Фентадол Матрикс" является трансдермальной терапевтической системой, содержащей в качестве активного действующего вещества анальгетик фентанил. Фентанил является наркотическим анальгетиком, который внесен в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 25.10.2014) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

В соответствии с нормами статьи 25 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 04.06.2014) "О наркотических средствах и психотропных веществах", отпуск лекарственного препарата "Фентадол Матрикс" из аптек физическим лицам строго лимитирован: такие лекарственные препараты отпускаются строго по рецепту аптечными организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности, причем рецепт на указанное средство должен быть не старше пяти дней.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству N 315834 в отношении части товаров 5 класса МКТУ: "фармацевтические препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства".

Истец производит биологически активную добавку "Матрикс", в связи с чем, применительно к лекарственным средствам спорный товарный знак истцом не используется.

Кроме того, как указал суд первой инстанции, производимые истцом биологически активные добавки, реализуются без рецепта врача как через аптечную сеть, так и через специализированные отделы торговой сети.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно указал, что истец не доказал факт нарушения исключительных прав истца, поскольку "диетические вещества для медицинских целей, детское питание" и "лекарственные средства, содержащие наркотические вещества" относятся к разным видам товаров, имеют разные потребительские свойства, разное функциональное назначение, различный вид материала, разные условия их реализации, а также разные способы использования.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны приводимым в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 апреля 2015 года по делу N А40-165569/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 20 000 рублей, перечисленные на основании платежного поручения N 123 от 07 августа 2015 года.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Н.Садикова

Судьи

Е.Б.Расторгуев В.Р.Валиев