Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2015 г. N 09АП-29767/15

г. Москва

27 августа 2015 г.

Дело N А40-122668/14

Резолютивная часть постановления объявлена 06 августа 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 августа 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей О.Н. Лаптевой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества "Конти-Рус"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2015 года

по делу N А40-122668/14, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Акционерного общества "Конти-Рус"

(ОГРН: 1024600942959; 305000, г. Курск, ул. Золотая, д. 13)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Келби"

(ОГРН: 1037715035632; 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2, стр. 2)

третье лицо: ООО "Лекорна"

о взыскании 1 400 680 рублей 80 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Уванушко Г.И. (доверенность от 08.04.2015)

от ответчика: Герасимова Ю.А. (доверенность от 30.12.2014)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Конти-Рус" (далее - ЗАО "Конти-Рус", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Келби" (далее - ООО "Келби", ответчик) о взыскании 1 400 680 рублей 80 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Лекорна".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 28.05.2015 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано 50 000 рублей компенсации.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 28.05.2015 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на непредставление ответчиком в суд контррасчета стоимости контрафактного товара, суд безосновательно снизил размер компенсации. Указывает, что статистическая стоимость товара, указанная в декларации, составляет не 19 379, 03 рублей, а 19 379,03 долларов США, данное обстоятельство неверно отражено в судебном акте.

Ответчик представил письменные пояснения по апелляционной жалобе.

В заседании суда апелляционной инстанции 06.08.2015 представитель истца поддержал апелляционную жалобу, просил отменить оспариваемое решение.

Представитель ответчика с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение законным и обоснованным.

Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного заседания, в суд не явилось, жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2015 подлежит оставлению без изменения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, истец являлся правообладателем товарного знака "День и ночь", по свидетельству РФ N 355495, приоритет - 09.04.2007, дата регистрации - 23.07.2008, в отношении товаров 30 класса МКТУ - конфеты, карамель, вафли, галеты, крекеры, печенье, помадки, пралине, шоколад, кондитерские изделия.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2015 по делу N СИП-1014/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 355495 досрочно прекращена в отношении товара 30 класса МКТУ "вафли".

Решением Арбитражного суда Брянской области от 23.01.2015 по делу N А09-13062/14 подтвержден факт незаконного использования ООО "Келби" товарного знака, принадлежащего истцу, ответчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 года решение Арбитражного суда Брянской области от 23.01.2015 по делу N А09-13062/14 оставлено без изменения.

Материалами дела N А09-13062/2014 установлено, что 19.03.2014 года ООО "Келби" на Александровском таможенном посту Брянской таможни задекларировал в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления по ДТ N 10102120/190314/0001309 товар - "изделия кондитерские мучные - вафельные облатки..., вафли вафельные коржи "День и ночь", 112 2 А09-13062/2014 г, арт. 03874 -200 картонных коробок по 18 упаковок в коробе"; код ТН ВЭД ТС 1905329900, товарный знак "Лекорна". Изготовителем и отправителем товара является ООО "Лекорна" (Украина. 61007, г. Харьков, ул. Второй Пятилетки, 18). Декларантом, получателем и лицом, ответственным за финансовое урегулирование, является ООО "Келби".

В отношении товара был проведен таможенный досмотр, составлен акт таможенного досмотра от 19.03.2014 N 10102120/190314/000187, в ходе которого при вскрытии коробов было установлено, что внутри находится товар идентичный заявленному ООО "Конти-Рус" в декларациях, в частности, вафли, вафельные коржи "День и ночь", 112 г, арт. 03874 - 200 картонных коробок по 18 упаковок в коробе. Одновременно, при досмотре было произведено фотографирование товара. 28.03.2014 товар выпущен в свободное обращение в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Далее товар был оприходован ООО "Келби" и реализован различным лицам.

В Брянскую таможню поступило обращение правообладателя товарного знака "День и Ночь" "Конти-Рус" N 5068/11 от 14.07.2014, согласно которого ввозимые товары не являются оригинальной, лицензионной продукцией правообладателя. В связи с поступлением в таможенные органы материалов, указывающих на наличие события административного правонарушения в виде незаконного использования товарного знака, Брянской таможней 17.09.2014 было возбуждено дело об административных правонарушениях N 10102000-1742/2014 в отношении ООО "Келби" по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ. С целью исследования объекта интеллектуальной собственности "ДЕНЬ И НОЧЬ" на предмет сходства до степени смешения и однородности продукции, маркированной вышеуказанным товарным знаком и заявленной в ДТ N 10102120/190314/0001309, была назначена таможенная экспертиза, о чем 25.09.2014 вынесено определение.

Согласно заключению эксперта N 4248 от 17.10.2014 словесное обозначение "ДЕНЬ И НОЧЬ", размещенное на изображенном на представленных фотоиллюстрациях и задекларированном в ДТ N10102120/190314/0001309 товаре - "изделия кондитерские мучные - вафельные облатки, вафли, вафельные коржи" является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "ДЕНЬ И НОЧЬ", правообладателем которого является ЗАО "КОНТИ-РУС" (свидетельство N 355495).

Эксперт пришел к выводу, что задекларированный в ДТ N 10102120/190314/0001309 товар - "изделия кондитерские мучные - вафельные облатки..., вафли вафельные коржи" и изображенный на представленных фотоиллюстрациях. Согласно заключению эксперта N 4248 от 17.10.2014 товарный знак "ДЕНЬ И НОЧЬ", зарегистрированный по свидетельству N 355495, является словесным, состоит из двух слов и одного союза, выполненных в две строки, первые буквы в словах заглавные остальные строчные, выполнены простым вертикальным шрифтом с засечками черного цвета. Товарный знак зарегистрирован для ряда товаров и услуг 30 класса МКТУ, в том числе для товара "вафли, кондитерские изделия". Товарный знак является действующим на момент проведения исследования. При этом эксперт пришел к выводу, что словесные обозначения "ДЕНЬ И НОЧЬ", размещенные на представленных фотоиллюстрациях товара, являющегося предметом административного правонарушения, сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 355495.

Полагая, что используемое ответчиком при реализации товаров обозначение является сходными до степени смешения с товарным знаком их правообладателя, истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании компенсации по мотиву контрафактного использования обозначенного товарного знака.

Как правильно указал суд первой инстанции, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак установлен вступившим в законную силу судебным актом, поэтому данное обстоятельство не подлежащим доказыванию по настоящему делу в соответствии со ст. 69 АПК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно статье 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Судебная коллегия отклоняет довод заявителя жалобы о необходимости взыскания компенсации заявленном объеме по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, данным в пунктам 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, пунктом 1 части 4 статьи 1515 или пунктом 1 части 2 статьи 1537 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Из представленной Центральным информационно-техническим таможенным управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации информации о декларировании товара следует, что в ДТ N 10102120/190314/0001309 стоимость товара указана 700 340 рублей 40 копеек.

Отклоняя довод о необходимости взыскания с ответчика двукратного размера стоимости товара (700 340 руб. 40 коп. х 2 = 1 400 680 руб. 80 коп.), суд апелляционной инстанции принимает во внимание то обстоятельство, что по ДТ N 10102120/190314/0001309 ответчиком был задекларирован не только товар вафельные коржи "ДЕНЬ И НОЧЬ", но и иной товар, как например, вафельные коржи "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ", вафельные коржи "МАЛЕНЬКАЯ СЕМЬЯ", тарталетки "ВАФЕЛЬНАЯ КОРЗИНКА", тарталетки "ВАФЕЛЬНЫЙ ОРЕШЕК", и другие товары.

На основании изложенного суд не может придти к выводу о том, что стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца, составляет именно 700 340 рублей 40 копек, поскольку материалами дела подтверждается, что помимо товара, содержащего товарный знак истца, ответчиком по данной ДТ был задекларирован и иной товар, без нанесенного товарного знака истца.

Указание в решении Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2015 в качестве статистической стоимости товара 19 379 руб. 03 коп., а не в долларах США, не нарушило прав истца и не привело к принятию неправильного решения.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба АО "Конти-Рус" удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2015 года по делу N А40-122668/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

О.Н. Лаптева Е.Б. Расторгуев