Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2015 г. N 09АП-27895/15

г. Москва

26 августа 2015 г.

Дело N А40-214210/14

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 августа 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Н.В. Лаврецкой, А.А. Солоповой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. (LLI GANCIA& C.S.p.F )

на решение Арбитражного суда города Москвы от 12 мая 2015 года

по делу N А40-214210/14, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой,

по иску Акционерного общества Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. (LLI GANCIA& C.S.p.F, Итальянская Республика)

(Италия, Корсо Либерта, 66 И-14053 Чанелли)

к Компании ВТМ Истеблишмент (WTM Establishment, Княжество Лихтенштейн)

третье лицо: Роспатент

о признании действий актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом

при участии в судебном заседании:

от истца: Орлянский М.В. (доверенность от 30.04.2015)

от ответчика: Захаров Р.А. (доверенность от 27.04.2015)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. (далее - истец) обратилось исковыми требованиями к Компании ВТМ Истеблишмент (WTM Establishment) (далее - ответчик) о признании действий по регистрации товарного знака "ROMANOV" по свидетельству N 518431, дата регистрации 22.07.2014, дата приоритета 26.04.2013, зарегистрированного в отношении товаров 33-го класса МКТУ, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 05.05.2015 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение, удовлетворить заявленные им требования.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на тот факт, что до начала споров с истцом по поводу товарных знаков "ROMANOV" ответчик не совершал никаких действий по подготовке к использованию ни "старших" товарных знаков, ни вновь зарегистрированного. Кроме того, ответчик не мог не знать, что продукция истца в широком ассортименте с 2011 года регулярно поставляется в Российскую Федерацию. Полагает, что ответчиком не осуществляется основная цель использования товарного знака - доведение маркированного этим знаком товара до конечного потребителя.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам, просил отменить оспариваемое решение.

Представитель ответчика возражал против доводов жалобы, считает решение законным и обоснованным.

Представитель третьего лица, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в заседание суда апелляционной инстанции не явился, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2015 на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 22.07.2014 на имя ВТМ Истеблишмент зарегистрирован товарный знак "ROMANOV" по свидетельству N 518431, дата приоритета 26.04.2013 года в отношении товаров 33-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве о регистрации.

Истец указывает, что Компания Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. является владельцем товарных знаков, зарегистрированных для товаров 33-го класса МКТУ (алкогольная продукция) по всему миру, включая Россию. Истцу принадлежит товарный знак "Romanoff", зарегистрированный в Аргентине, Австрии, Бенилюксе, Чешской Республике, Египте, Франции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне, Монако, Марокко, Польше, Румынии, Испании.

Истец является лицом, заинтересованным в использовании на территории Российской Федерации обозначения "Romanoff" и его регистрации в качестве товарного знака, поскольку является компанией, осуществляющей производство и реализацию различных алкогольных напитков по всему миру. В настоящее время истец выпускает за рубежом алкогольную продукцию под обозначением "Romanoff" с использованием обновленной концепции и обновленного дизайна. Алкогольная продукция под обозначением "Romanoff" планируется к продаже в Российской Федерации.

Из материалов дела усматривается, что Компании ВТМ Истеблишмент принадлежала серия товарных знаков, объединенных единым словесным элементом "ROMANOW". Ответчик не использовал указанные товарные знаки в течение трех лет подряд в период с 03.06.2011 по 03.06.2014.

Ответчиком 26.04.2013 была подана заявка N 2013714405 на регистрацию спорного товарного знака - за 10 месяцев до истечения трехлетнего периода неиспользования товарных знаков ответчика по свидетельствам NN 429730, 429731, 429732 (начиная с даты регистрации названных товарных знаков - 08.02.2011 г.). Спорный товарный знак зарегистрирован 22.07.2014 года.

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец ссылается на то, что спорный товарный знак не является самостоятельным обозначением, а входит в серию идентичных товарных знаков "РОМАНОВ", "ROMANOW", "POMAHOFF" и "ROMANOFF". Полугодовой период неиспользования спорного товарного знака (начиная с даты его регистрации - 22.07.2014) нельзя рассматривать в отрыве от доказанного предшествующего трехлетнего периода неиспользования "старших" товарных знаков серии "ROMANOW".

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Положениями части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено следующее.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, судам следует иметь в виду, в частности, следующее.

В силу части 2 статьи 14 Закон о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Как правильно указал суд первой инстанции, недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции. Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом.

Указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд (разъяснения пункта 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства").

По мнению истца, квалифицирующими признаками недобросовестной регистрации спорного товарного знака, в частности, являются:

- неиспользование "старших" товарных знаков, сходных до степени смешения с вновь зарегистрированным спорным товарным знаком, в течение длительного периода времени - более трех лет;

- подача заявки на регистрацию спорного товарного знака заблаговременно до истечения трехлетнего срока неиспользования "старших" сходных товарных знаков - за десять месяцев;

- неиспользование нового спорного товарного знака.

Регистрация спорного товарного знака нацелена на неправомерное удержание монополии на обозначения, идентичные обозначению "ROMANOV".

Суд апелляционной инстанции, при отсутствии сформулированных на уровне действующего законодательства и сложившейся судебной практики критериев оценки действий стороны, отвечающей по такого рода искам, полагает указанные выводы истца узконаправленными, лишь частично входящими в предмет доказывания по настоящему спору.

По мнению суда апелляционной инстанции, по заявленному иску не подлежит установлению факт использования либо не использования зарегистрированного товарного знака, поскольку может впоследствии являться преюдициальным для споров в предмет доказывания которых входят данные обстоятельства.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, соглашается с выводами суда первой инстанции о недоказанности недобросовестности действий ответчика при регистрации товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2014 по делу N СИП-531/2014 по иску АО Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. к Компании ВТМ Истеблишмент прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 379264, N 429730, N 429731, N 429732 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков со словесным обозначением: "РОМАНОВ", "RОМАNОW", "РОМАNОFF".

Иск по указанному делу был подан 03.06.2014.

Материалами дела не подтверждается, что, обращаясь 26.04.2013 за регистрацией товарного знака "ROMANOV" по свидетельству N 518431 в отношении товаров 33-го класса МКТУ ответчик знал или должен был знать об осуществлении деятельности истца по производству и реализации однородной продукции с использованием товарного знака "Romanoff" и намерении истца использовать его на территории Российской Федерации. Ссылка истца на то, что он является всемирно известной компанией, осуществляющей производство и реализацию алкогольных напитков, сама по себе не свидетельствует об известности (в частности, известности ответчику) факта использования истцом соответствующего товарного знака. Соответственно, не представлено доказательств, свидетельствующих об обоснованности довода истца о регистрации ответчиком товарного знака исключительно с намерением нарушить права истца, воспользоваться его репутацией и узнаваемостью обозначения.

Мнение истца о том, что нарушение его прав в данном случае выражается в том, что заявка на регистрацию товарного знака "ROMANOV" была подана в целях воспрепятствования приобретению прав на это обозначение любым третьим лицом, включая истца, которое потенциально могло подать заявку на такое же или сходное обозначение, является предположительным.

Довод истца об отсутствии объективных предпосылок для регистрации нового товарного знака "ROMANOV". Заявка на регистрацию знака "ROMANOV" была подана за несколько месяцев до истечения трехлетнего периода неиспользования "старших" товарных знаков "ROMANOV", что является признаком так называемой перерегистрации товарного знака. Перерегистрация является способом защиты от утраты прав на товарные знаки в условиях их неиспользования.

Суд апелляционной инстанции полагает, что "перерегистрация" товарного знака ответчиком является правом юридического лица и не противоречит действующему законодательству.

При этом суд принимает во внимание, подачу заявки ответчиком на регистрацию товарного знака до возникновения спора в Суде по интеллектуальным правам.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что "фактически доводы истца сводятся к тому, что ответчик получил права на товарный знак, но фактически его не использует, что препятствует истцу в использование принадлежащих ему прав на другие товарные знаки".

В настоящем деле предметом иска являются требования к суду о признании действий ответчика по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Согласно статье 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Таким образом, истец, ссылаясь на недобросовестность ответчика в гражданских правоотношениях, обязан в соответствии со стстатьей 65 АПК РФ доказать обоснованность своих доводов. Истец в порядке статьи 65 АПК РФ не представил относимых, допустимых, достаточных и достоверных доказательств, совокупность которых подтвердила бы недобросовестность действий истца по регистрации товарного знака. При таких обстоятельств не может быть сделан вывод о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом.

В соответствии со статьей 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, то есть имеет преюдицию.

Преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

Согласно разъяснениям пункта 5 Постановления Пленума ВАС N 13 от 31.10.1996 арбитражные суды должны учитывать, что преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров.

Поскольку судом первой инстанции установлен факт использования товарного знака, что не входит в предмет иска о признании действий по регистрации знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом по настоящему делу, что в силу статей 16, 69 АПК РФ может являться преюдициальным, судебная коллегия считает необходимым исключить выводы суда первой инстанции об установлении обстоятельств использования товарного знака из мотивировочной части решения, а именно: "Последующее после регистрации товарного знака поведение правообладателя свидетельствует о его намерении реально использовать спорный товарный знак при производстве и реализации алкогольной продукции.

Ответчик представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие о совершении им действий, направленных на использование товарного знака. Так, между ВТМ Истеблишмент и ООО "Постнофф и Ко" 26.08.2014, было подписано дополнительное соглашение к действующему лицензионному договору на использование ряда товарных знаков (зарегистрирован Роспатентом 14.10.2010 за N РД0071190), предусматривающее расширение предмета лицензионного договора дополнением его новыми товарными знаками, в том числе товарным знаком ROMANOV. Данное дополнительное соглашение было подано на регистрацию в Роспатент 23 октября 2014 года. Роспатент зарегистрировал данное соглашение 17 марта 2015 года за N РД0169285). Между ООО "Постнофф и Ко" и ОАО "Ликеро-водочный завод "Ярославский" 09.09.2014 был заключен сублицензионный договор, предусматривающий, в том числе, предоставление права на использование товарного знака ROMANOV. Данный сублицензионный договор был зарегистрирован Роспатентом 17 марта 2015 за N РД0169296.

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований считать, что истец не совершил на момент рассмотрения дела действий, направленных на фактическое использование товарного знака.

Доводы истца о создании ответчиком видимости использования товарного знака при производстве и реализации продукции оцениваются судом как необоснованные.

Товарный знак зарегистрирован 22.07.14, Дополнительное соглашение к лицензионному договору об использовании товарного знака подписано 26.08.14. Регистрация дополнительного соглашения в Роспатенте и действия по согласованию выпуска продукции с ОАО ""Ликеро-водочный завод "Ярославский" совершались параллельно. Производителем утверждена рецептура водки "Романов" 19.03.15, соответствующая технологическая инструкция по производству, дизайн этикетки, внешнего вида продукции. Соответствующая продукция фактически произведена в апреле 2015 г. Дело рассматривается в мае 2015 г. С учетом времени регистрации Роспатентом соответствующих дополнений к лицензионным договорам действия по выпуску продукции являются вполне адекватными.

Ссылка истца на письмо ОАО "Ликеро-водочный завод "Ярославский" от 29.04.15 N 481 не свидетельствует об обоснованности доводов истца. Указанным письмом производитель подтверждает факт заключения сублицензионного договора и факт выпуска продукции. То обстоятельство, что производитель не имеет информации о ее доведении до конечных потребителей, не опровергает факта использования товарного знака и введения продукции в гражданский оборот.

Производитель не сообщил, что выпущенная продукция находится у него до настоящего времени, что свидетельствует о выпуске им продукции в гражданский оборот. Незначительный объем выпуска не может приниматься во внимание с учетом незначительного периода времени производства. Наличие или отсутствие дальнейших планов по производству Обществом "Ликеро-водочный завод "Ярославский" водки под товарным знаком по свидетельству N 518431 не является свидетельством недобросовестных действий ответчика, поскольку может быть вызвано иными обстоятельствами. Судом также принимается во внимание, что истцом не представлено в дело запроса, ответом на которое являлось письмо Общества, в связи с чем содержание ответа не может быть воспринято однозначно как опровергающее факт использования товарного знака при выпуске реальной продукции".

Безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ суд относит на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 мая 2015 года по делу N А40-214210/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.А. Солопова