Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2015 г. N 15АП-14610/15

город Ростов-на-Дону

17 сентября 2015 г.

дело N А53-32425/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 сентября 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ванина В.В.

судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от истца: представитель Кладовая О.А., паспорт, по доверенности от 09.12.2014;

от ответчика: представитель Аксенова О.В., паспорт, по доверенности от 15.07.2015;

от третьего лица: представитель не явился, извещено;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сармат-Торнадо"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 07 июля 2015 года по делу N А53-32425/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "Батайский завод строительных материалов"

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Сармат-Торнадо"

при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Сармат"

о защите исключительных прав по патенту на полезную модель,

принятое в составе судьи Корха С.Э.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Батайский завод строительных материалов" (далее - завод, истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сармат-торнадо" (далее - общество, ответчик) о признании факта нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель "Перемычка" по патенту N 133856, запрете совершать действия, нарушающие исключительные права на полезную модель "Перемычка" по патенту N 133856, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, изъятии и уничтожении за счет ответчика продукции - изделий "Перемычка", в которых использована полезная модель, защищенная патентом N 133856, обязании опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также на своем официальном сайте решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в течении двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сармат" (далее - общество "Сармат", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.07.2015 иск удовлетворен в части: суд запретил обществу совершать действия, нарушающие исключительные права завода на полезную модель "Перемычка" (патент N 133856, дата приоритета 01.10.2012), в том числе изготавливать продукцию по формуле полезной модели, предлагать ее к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот; суд решил изъять у общества и уничтожить за его счет изделия "Перемычка", в которых использована полезная модель, защищенная патентом N 133856, принадлежащим заводу; общество присуждено к исполнению обязанности по опубликованию в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" решения суда о допущенном нарушении исключительных прав завода на полезную модель "Перемычка" (патент N 133856, дата приоритета 01.10.2012) в двухмесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда. В остальной части иска отказано. Распределены судебные расходы по уплате госпошлины и судебной экспертизе.

Общество обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просило решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Суд первой инстанции не принял во внимание, что общество не является надлежащим ответчиком ввиду того, что не производит, не реализует и не сохраняет полезную модель по патенту N 133856 "Перемычка" ни собственную, ни принадлежащую третьим лицам. Судом первой инстанции проигнорированы в совокупности и взаимосвязи все существенные факты и обстоятельства: от изобретения данной модели в 2003 году, фактического массового производства указанных изделий на оборудовании, изготовленном обществом, аффилированным по отношению к последнему третьим лицом, как до, так и после регистрации патента завода. Суд первой инстанции не принял во внимание представленные ответчиком доказательства территориального разграничения используемых в деятельности ответчика и третьего лица территорий, производства и реализации содержащей спорную полезную модель продукции третьим лицом с 2008 года. Третьим лицом к заводу в настоящее время предъявлен иск о признании права преждепользования тождественного полезной модели технического решения (А53-15230/2015). Судом первой инстанции не принято во внимание, что вопрос о новизне полезной модели и обоснованности выдачи патента заводу рассматривается по жалобе третьего лица в Палате по Патентным спорам Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации.

В отзыве на апелляционную жалобу завод просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Третье лицо, надлежащим образом уведомленное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьего лица в порядке статьи 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, завод является обладателем патента N 133856 на полезную модель "Перемычка", приоритет полезной модели установлен с 01.10.2012 сроком действия до 01.10.2022. Полезная модель зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.10.2013 на основании заявки N 2012141833. Формула полезной модели: перемычка, в виде объемного тела прямоугольной формы, выполненная из неавтоклавного пенобетона, армированного волокном, отличающаяся тем, что имеет ширину от 75 до 380 мм и длину, превышающую ее высоту не более чем в 23 раза, дополнительно содержит плоский или пространственный каркас из металлической или неметаллической композитной арматуры.

Данные факты лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Как следует из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Как установлено судом первой инстанции, на официальном сайте ответчика (http://www.sarmat-tornado.ru) в разделе "Изделия из фибропенобетона" под заголовком "Перемычки из фибропеножелезобетона для оконных и дверных проемов общественных и жилых зданий и сооружений" представлена продукция - армированные перемычки из фибропенобетона с указанием их геометрических и физических параметров, а также стоимости и соответствия их производства условиям предусмотренным ТУ 5828-004-27216490-2010, утвержденных третьим лицом.

Данный вывод сделан судом первой инстанции на основании скриншотов с официального сайта ответчика, протокола осмотра доказательств 61АА332184 от 17.12.2014, совершенного в порядке досудебного обеспечения иска нотариусом Ларионовой Александрой Филипповной. Основания для вывода о недопустимости данного доказательства с точки зрения статьи 102 Основ законодательства о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 отсутствуют.

С учетом правовой позиции, выраженной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2014 по делу N А65-12993/2013, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что указанные доказательства в связи с устойчивостью сложившейся формы делового оборота, предполагающей прямое использование электронного предложения для целей введения в гражданский оборот конкретных объектов, подтверждают использование ответчиком соответствующих изделий (предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот).

Заключением судебной экспертизы, проведенной на основании определения суда первой инстанции, установлено, что ТУ 5828-004-27216490-2010 "Перемычки из фибропеножелезобетона для оконных и дверных проемов общественных и жилых зданий и сооружений" от 01.03.2010, утвержденные третьим лицом, содержат каждый признак полезной модели по патенту N 133856 "Перемычка" с приоритетом от 01.10.2012, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Основания для вывода о недопустимости либо недостоверности заключения судебной экспертизы с точки зрения доводов ответчика и третьего лица отсутствуют.

Изделия, разработанные по ТУ 5828-004-27216490-2010 "Перемычки из фибропеножелезобетона для оконных и дверных проемов общественных и жилых зданий и сооружений" от 01.03.2010, утвержденным третьим лицом, предлагаются к продаже ответчиком на его сайте.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании ответчиком полезной модели, исключительное право на которую принадлежит истцу.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчиком не осуществляется производство изделий, содержащих спорную полезную модель, не опровергает данный вывод суда первой инстанции, поскольку согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ предложение о продаже, продажа, а равно иное введение в гражданский оборот продукта, в котором использована полезная модель, являются самостоятельными способами использования полезной модели, осуществление которых лицом без согласия патентовладельца является достаточным для вывода о нарушении исключительных прав последнего. Довод апелляционной жалобы о территориальном разграничении используемых в деятельности ответчика и третьего лица территорий подлежит отклонению как не имеющий юридического значения, поскольку в силу пункта 1 статьи 1231 ГК РФ охраняемые в Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности действуют на всей территории Российской Федерации.

При этом суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в условиях непредоставления ответчиком и третьим лицом достоверных доказательств тому, что ответчик занимается только предложением к продаже спорных перемычек, с учетом особенностей правовых экономических связей между ответчиком и третьим лицом, действия по введению в оборот спорных изделий могут приобретать различные формы в целях обеспечения доведения их до потребителя. Такие способы и формы совершения действий по отношению к содержащим охраняемый объект изделиям являются достаточно подтвержденными доказательством, обеспеченным нотариусом, и непредставлением ответчиком и третьим лицом данных о структуре бизнеса, исключающей возможность учета как производства, так и последующих действий с объектом ответчика или третьего лица. Поскольку представление таких доказательств зависит исключительно от указанных лиц, именно они несут последствия их непредставления. При этом вывод суда первой инстанции о запрете ответчику совершать любые действия по отношению к патенту истца, включающие в том числе и производство, достигают цели механизма правового регулирования в сфере защиты патентных прав, не причиняя дополнительных негативных последствий лицу, на которое возложен такой запрет, является обоснованным.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Доказательства согласия истца как патентовладельца на использование ответчиком спорной полезной модели способами, факт осуществления которых установлен судом первой инстанции, в деле отсутствуют; соответствующий довод ответчиком не приводился.

Основания для вывода о том, что использование ответчиком спорной полезной модели способами, факт осуществления которых установлен судом первой инстанции, возможно в силу ГК РФ в отсутствие согласия истца как патентовладельца с точки зрения имеющихся в деле доказательств и доводов ответчика и третьего лица отсутствуют.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции проигнорированы в совокупности и взаимосвязи все существенные факты и обстоятельства: от изобретения данной модели в 2003 году, фактического массового производства указанных изделий на оборудовании, изготовленном обществом, аффилированным по отношению к последнему третьим лицом, как до, так и после регистрации патента завода, а также о том, что третьим лицом к заводу в настоящее время предъявлен иск о признании права преждепользования тождественного полезной модели технического решения (А53-15230/2015), подлежат отклонению, поскольку не имеют юридического значения для настоящего дела. Содержание права преждепользования выражается в праве лица дальнейшего безвозмездного использования тождественного запатентованному решения без расширения объема такого использования (пункт 1 статьи 1361 ГК РФ); разрешения вопроса о наличии такого права у третьего лица в судебном порядке не влияет на существование исключительного права, охраняемого патентом. Кроме того, в рамках дела А53-15230/2015 разрешается вопрос о праве преждепользования третьего лица, а не общества, в силу чего результаты рассмотрения данного дела не могут повлиять на сделанный судом первой инстанции вывод о незаконности использования спорной полезной модели ответчиком.

Довод апелляционной жалобы о том, что вопрос о новизне полезной модели и обоснованности выдачи патента заводу рассматривается по жалобе третьего лица в Палате по патентным спорам Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации, подлежит отклонению как не свидетельствующий о незаконности или необоснованности решения суда первой инстанции, поскольку не порочит исключительное право истца на день разрешения спора по настоящему делу. Поскольку на день разрешения спора по настоящему делу патент на полезную модель не признан недействительным в установленном законом порядке, постольку доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для рассмотрения дела о прекращении нарушения патента (пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"). При этом в силу правовой позиции, выраженной в пункте 12 указанного информационного письма, рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны объекту исключительных прав не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот объект; решение по итогам рассмотрения возражений в силу статьи 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

Примененные судом первой инстанции способы защиты исключительного права истца на полезную модель соответствуют пункту 1 статьи 1252 ГК РФ.

В части отказа в иске решение суда лицами, участвующими в деле, не оспаривается; доводы о незаконности либо необоснованности судебного акта в судебном заседании апелляционного суда сторонами не приводились.

В силу правовой позиции, выраженной в пункте 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях и возражениях на жалобу, и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

В силу вышеизложенного основания для отмены или изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы отсутствуют. Нарушения процессуального права, определенные частью 4 статьи 270 АПК РФ в качестве безусловных оснований отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлены.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 07 июля 2015 года по делу N А53-32425/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

В.В. Ванин

Судьи

Н.В. Ковалева Б.Т. Чотчаев