Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2015 г. N 17АП-1090/14

г. Пермь

29 октября 2015 г.

Дело N А71-9014/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 октября 2015 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Григорьевой Н.П., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мастель Я.И.,

при участии:

от истца (индивидуальный предприниматель Кулигин Егор Владимирович): Благодатских А.Г. (паспорт, доверенность от 20.10.2015),

от ответчика (ООО "Энергетическая сетевая компания"): не явились

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,

ООО "Энергетическая сетевая компания",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 27 июля 2015 года

по делу N А71-9014/2013,

принятое судьей Ветошкиной М.А.,

по иску индивидуального предпринимателя Кулигина Егора Владимировича, (ОГРНИП 304183235600087, ИНН 183209040526)

к ООО "Энергетическая сетевая компания" (ОГРН 1041803705855, ИНН 1834031576)

о запрете ответчику производить, продавать, размещать на сайтах в сети "Интернет" и иным способом использовать результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит истцу,

по встречному иску ООО "Энергетическая сетевая компания"

к индивидуальному предпринимателю Кулигину Егору Владимировичу

о признании права преждепользования на полезную модель N 116808 "Линия по производству материала и устройство для формовочной смеси", без расширения такого использования,

установил:

индивидуальный предприниматель Кулигин Егор Владимирович (далее - ИП Кулигин Е.В., истец) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к ООО "Энергетическая сетевая компания" (далее - ООО "ЭСК", ответчик) о запрете ответчику производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит истцу.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.12.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 решение суда первой инстанции от 09.12.2013 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2014 вышеуказанные судебные акты, принятые по делу N А71-9014/2013 судами первой и апелляционной инстанций, отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Определением суда от 14.08.2014 дело N А71-9014/2013 принято к новому рассмотрению судом первой инстанции.

Определением суда от 29.09.2014 по ходатайству представителя ответчика, ООО "ЭСК", по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту автономной некоммерческой организации "Агентство независимой экспертизы и оценки "ПрофЭксперт" Стерхову А.Ю. с постановкой перед экспертом вопроса: "Используется ли патент N 116808 на полезную модель "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси" в разработке ответчика "Экструдер-004Э?"

31.10.2014 в адрес суда из автономной некоммерческой организации "Агентство независимой экспертизы и оценки "ПрофЭксперт" поступило экспертное заключение, согласно которому в представленном на экспертизу изделии "Экструдер-004Э" не используется независимый пункт 1 формулы полезной модели "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси". В конструкции изделия "Экструдер-004Э" использованы все признаки независимого пункта 5 формулы полезной модели по патенту N 116808. Экспертом сделан вывод, что в разработке ответчика "Экструдер-004Э" использован патент N 116808 "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси".

Определением суда от 12.11.2014 в порядке ст. 132 АПК РФ для совместного рассмотрения с первоначальным иском принят встречный иск ООО "ЭСК" к ИП Кулигину Е.В. о признании права преждепользования на полезную модель N 116808 "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси", без расширения такого использования.

Определениями суда от 05.02.2015 производство по настоящему делу на основании п. 1 ст. 144 АПК РФ приостановлено в связи с назначением по ходатайству представителей сторон комиссионной судебной экспертизы, проведение которой поручено эксперту ООО "Независимая экспертиза" Шилову В.В. и эксперту Удмуртской торгово-промышленной палаты Кулемину А.С. с постановкой перед экспертами вопроса о том, возможно ли из материалов, указанных в представленных ООО "ЭСК" документах, изготовить экструдеры-004Э, реализованные по договору поставки N 6 от 02.06.2010 (в количестве 1 штуки), договору поставки N 19 от 15.12.2009 (по товарной накладной N 1 от 11.03.2010 в количестве 1 штуки), переданные по акту N 1 приема-передачи оборудования от 03.04.2011 к соглашению N 1 от 03.04.2011 (в количестве 2 штук).

24.03.2015 и 26.03.2015 в адрес суда поступили экспертные заключения.

Определением суда от 21.05.2015, с учетом мнения представителей сторон, производство по делу возобновлено на основании ст. 146 АПК РФ; в порядке ст. ст. 55, 86, 159 АПК РФ по ходатайству представителей сторон в судебное заседание вызваны эксперт ООО "Независимая экспертиза" Шилов В.В., эксперт Удмуртской торгово-промышленной палаты Кулемин А.С. для дачи пояснений относительно экспертных заключений.

В заседании суда первой инстанции в порядке ст. 55, 86, 159 АПК РФ заслушаны пояснения эксперта ООО "Независимая экспертиза" Шилова В.В., эксперта Удмуртской торгово-промышленной палаты Кулемина А.С. Пояснения зафиксированы посредством аудиозаписи, которая приобщена к материалам дела.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.07.2015 первоначальные исковые требования удовлетворены, судом запрещено ООО "Энергетическая сетевая компания" производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной собственности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит Кулигину Егору Владимировичу, в удовлетворении встречных исковых требований отказано. С ООО "Энергетическая сетевая компания" в пользу индивидуального предпринимателя Кулигина Егора Владимировича взыскано 4 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, 39 600 руб. в возмещение судебных расходов по оплате стоимости экспертизы.

Дополнительным решением от 02.10.2015 с ООО в пользу Автономной некоммерческой организации "Агентство независимой экспертизы и оценки "ПрофЭксперт" взыскано 22 500 руб. в возмещение расходов по оплате экспертизы; в пользу ООО "Независимая экспертиза" 3 000 руб. в возмещение расходов эксперта.

Экспертной организации - Автономной некоммерческой организации "Агентство независимой экспертизы и оценки "ПрофЭксперт" перечислена сумма в размере 10 000 руб., внесенная на депозитный счет Арбитражного суда Удмуртской Республики ответчиком (ООО "Энергетическая сетевая компания") в счет оплаты за выполненную по делу N А71-9014/2013 судебную экспертизу.

Ответчик, не согласившись с решением суда от 27.07.2015, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда полностью, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ООО "ЭСК" по встречному иску о признании права преждепользования на полезную модель N 116808 "Линия по производству материала и устройство для формовочной смеси", без расширения такого использования. В апелляционной жалобе ответчик ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, и несоответствие выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела. Суд первой инстанции, принял экспертное заключение Кулемипа А.С. в качестве надлежащего доказательства того, что из представленных ООО "ЭСК" документов невозможно изготовить экструдер-004Э, при этом, не приняв объяснения эксперта Шилова В.В., который в судебном заседании пояснил, что при даче заключения принимал во внимание возможность взаимозаменяемости комплектующих и материалов для изготовления экструдера-004Э. Суд вынес решение даже не рассматривая эти и иные обстоятельства и доказательства имеющиеся в материалах данною арбитражного дела. Такие как, результат проведения проверки КУСП N19428 от 25.07.2012 отделом полиции N 4, которым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12.2012. Кроме того, выводы суда опровергает и сам истец, подав исковое заявление о запрете ответчику производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит истцу, следовательно, истец был информирован о наличие нарушений его права в части изготовления, продажи, рекламы изделия). В экспертном заключении N054-04-50 от 11.12.2012, предоставленного истцом (ИП Кулигиным Е.В.) в материалы дела, в приложение к исковому заявлению, в главе объекты исследования, имеющегося в материалах данного арбитражного дела указано, что экспертом исследовалась техническая документация на изделие "Агрегат плавильно-нагревательный", "Экструдер-004" и паспорт "Экструдер-004Э" ООО "ЭСК", что повреждает изготовление технической документации ответчиком ООО "ЭСК". Также две экспертизы (05.02.2015, и 29.09.2014), назначенные судом и проведенные в рамках арбитражного дела подтверждают само наличие, в том числе, изготовление экструдера ООО "ЭСК". Данные обстоятельства стороной истца (ИП Кулигиным Е.В.) никак не опровергнуты в ходе судебного заседания. Фактическое введение в гражданский оборот доказываются договорами поставки. Ни один из экспертов не отразил в экспертных заключения тот факт, что по соглашению N 1 от 03.04.2011 экструдеры, согласно акта приема-передачи, имеющегося в материалах данного арбитражного дела, передавались бывшие в употреблении, некомплектные. Данные сделки истцом не оспорены, не признаны недействительными (ничтожными). Ответчик обращает внимание суда на временной факт. ООО "ЭСК" изготовило техническую документацию, фактически ввело в гражданский оборот изделие экструдер до даты приоритета (22.07.2011). Доказательством данного факта служат вышеуказанные документы, имеющиеся в материалах данного арбитражного дела. Таким образом, право преждепользования у ООО "ЭСК" возникло на основе добросовестного тождественного решения, при этом на момент фактического изготовления, ООО "ЭСК" не знало и не могло знать, что в дальнейшем кем-то будет получен патент, в котором тождественное решение будет его составной частью.

Истец, представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором отклонил приведенные в жалобе доводы. Просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Явившийся в заседание апелляционной инстанции представитель истца с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным. Просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке ст. 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, своего представителя для участия в судебное заседание не направил, что в порядке ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266,268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, Кулигин Егор Владимирович является обладателем патента на полезную модель N 116808 "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси", зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.06.2012, заявка N 2011130506, дата приоритета 22.07.2011, срок действия патента истекает 22.07.2021.

Формула полезной модели:

1. Линия по производству изделий из композитного материала, включающая размещенные последовательно и технологически связанные между собой устройство для подготовки формовочной смеси, осуществляющее продвижение смеси по двум сформированным в его корпусе разнотемпературным зонам при одновременном перемешивании, и устройство формования, представляющее собой гидравлический пресс, отличающаяся тем, что разнотемпературные зоны устройства для подготовки формовочной смеси выполнены с возможностью обеспечения последовательно-постепенного нагрева смеси и дальнейшего поддержание температуры, соответствующей температуре плавления вязкого связующего, при этом протяженность зон находится в зависимости от интенсивности перемешивания и скорости прохождения смеси, а устройство формования выполнено с верхней подвижной плитой пресс-формы и нижней неподвижной плитой.

2. Линия по производству изделий из композитного материала по п.1, отличающаяся тем, что перед устройством для подготовки формовочной смеси включено технологически связанное с ним устройство для измельчения.

3. Линия по производству изделий из композитного материала по п.1, отличающаяся тем, что корпус устройства для подготовки формовочной смеси расположен горизонтально.

4. Линия по производству изделий из композитного материала по п.1, отличающаяся тем, что корпус устройства для подготовки формовочной смеси расположен наклонно к выходной зоне формовочной смеси.

5. Устройство для подготовки формовочной смеси, включающее установленный на станине и снабженный терморегулирующим устройством, содержащим электронагреватели, датчики температуры и устройство управления, корпус, в котором с возможностью вращения установлен вал с расположенными на нем лопастями с образованием трех зон механической обработки, подразделяемых по расположению лопастей на валу, отличающееся тем, что лопасти расположены по линии, охватывающей вал спирали, витки которой уплотняются в выходной зоне, при этом, плотность расположения лопастей в ряду уменьшается к выходной зоне, а электронагреватели установлены снаружи корпуса и содержат защищенные кожухом как минимум два нагревательных элемента, каждый из которых имеет отдельное электропитание.

6. Устройство для подготовки формовочной смеси по п. 5, отличающееся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде уложенного на корпус поверх изолирующей прокладки нагревостойкого кабеля.

7. Устройство для подготовки формовочной смеси по п. 5, отличающееся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде индукционных катушек.

Данный факт подтвержден материалами дела и ООО "ЭСК" документально не опровергнут.

Факт продажи данного оборудования ответчиком подтверждается товарными накладными. В подтверждение факта публичного предложения к продаже ответчиком экструдера, входящего в область патента истца, последний также представил протокол обеспечения доказательств осмотра Интернет страниц сайта ООО "Энергетическая сетевая компания" - http://escl8.ru/, составленный нотариусом г.Ижевска Удмуртской Республики Соболевой С.М.

Истцом в адрес ответчика направлялись уведомления о прекращении использования патента, исключительные права на который принадлежат истцу. Уведомления оставлены ответчиком без внимания.

ИП Кулигин Е.В., указывая, что в нарушение прав патентообладателя, ООО "ЭСК" организовало производство, предложение к продаже и реализацию Экструдеров-004Э, входящих в область патента ИП Кулигина Е.В. N 116808 с датой приоритета 22.07.2011, обратился в суд с настоящими исковыми требованиями о запрете ответчику производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит ИП Кулигину Е.В.

ООО "ЭСК", указывая, что до даты приоритета на полезную модель по патенту N 116808 оно, независимо от Кулигина Е.В., изготовило пять Экструдеров-004Э, четыре из которых реализовало по договору поставки N 6 от 02.06.2010, договору поставки N 19 от 15.12.2009, по акту N 1 приема-передачи оборудования от 03.04.2011 к соглашению N 1 от 03.04.2011, обратилось в суд с настоящими встречными исковыми требованиями о признании права преждепользования на полезную модель N 116808 "Линия по производству материала и устройство для формовочной смеси", без расширения такого использования.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования и отказывая в удовлетворении встречного иска, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В силу п. 2 ст. 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право, право авторства.

В соответствии с п. 3 ст. 1345 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе, право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Согласно ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1354 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе, способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

Таким образом, при разрешении спора о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по делу входит установление обстоятельств использования в Экструдере-004Э, производимом и предлагаемом к продаже ООО "ЭСК", каждого признака полезной модели "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси" по патенту N 116808, приведенного в независимых пунктах формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного им и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

В рамках настоящего дела проведена судебная экспертиза, по результатам которой получено заключение эксперта автономной некоммерческой организации "Агентство независимой экспертизы и оценки "ПрофЭксперт" Стерхова А.Ю. в представленном на экспертизу изделии "Экструдер-004Э" не используется независимый пункт 1 формулы полезной модели "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси". В конструкции изделия "Экструдер-004Э" использованы все признаки независимого пункта 5 формулы полезной модели по патенту N 116808.

Экспертом сделан вывод, что в разработке ответчика "Экструдер-004Э" использован патент N 116808 "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси".

В заключении эксперта N 054-04-050 Удмуртской торгово- промышленной палаты Воротовой Л.А. от 11.12.2012, составленном на основании письма начальника отдела полиции N 4 Управления МВД России по г. Ижевску, о проведении патентоведческого исследования по использованию патента N 116808, также установлено, что в оборудовании ООО "ЭСК", экструдере, используется пункт 5 независимой формулы полезной модели "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси" по патенту N 116808.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, в экструдере-004Э ответчика используется патент истца N 116808 на полезную модель "Линия по производству изделий из композитного материала и устройство для подготовки формовочной смеси".

Факт производства, изготовления ООО "ЭСК" экструдеров-004Э, входящих в область патента истца, фактически не оспаривается и подтверждается документально, в том числе, факт изготовления экструдера-004Э подтверждается материалами проверки КУСП N 19428 от 25.07.2012 по заявлению Кулигина Е.В. в отношении руководителя ООО "ЭСК" Кудрявцева К.А. по факту неправомерных действий, выразившихся в использовании авторских прав на полезную модель.

Материалы проверки КУСП N 19428 исследованы судом первой инстанции в ходе рассмотрения дела.

Так, в ходе проверки КУСП N 19428, при осмотре места происшествия от 04.10.2012 по адресу: пос. Смирново, ул. Новосмирновская, изъят экструдер и оставлен Кудрявцеву К.А. на хранение.

При производстве двух экспертиз по настоящему делу экструдер также находился у ООО "ЭСК".

Представитель ООО "ЭСК" в заседании суда первой инстанции не отрицал, что данный экструдер, как и еще четыре других экструдеров, произведены ООО "ЭСК". Четыре экструдера реализованы, а один находится у ООО "ЭСК".

В подтверждение факта публичного предложения к продаже ООО "ЭСК" экструдеров, входящих в область патента истца, ИП Кулигин Е.В. представил протокол обеспечения доказательств осмотра Интернет страниц сайта ООО "Энергетическая сетевая компания" - http://escl8.ru/, составленный нотариусом г. Ижевска Удмуртской Республики Соболевой С.М.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции представитель ООО "ЭСК" указанные доказательства не оспорил, доказательств удаления сведений об экструдере с сайта ООО "ЭСК" в материалы дела не представил.

Согласно ст. 1406 ГК РФ споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры: 1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 2) об установлении патентообладателя; 3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца; 5) о праве преждепользования; 6) о праве послепользования; 7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с ГК РФ; 8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ.

Исключительное право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого права способом является прерогативой правообладателя (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

В силу п. 1 ст. 1252, абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ действующее законодательство охраняет законные интересы правообладателя, гарантируя ему в случае нарушения исключительного права (в том числе, и на товарный знак) возможность судебной защиты путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также право потребовать выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Приняв во внимание изложенное, суд первой инстанции правомерно удовлетворил первоначальные исковые требования ИП Кулигина Е.В. о запрете ООО "ЭСК" производить, продавать, размещать на сайтах в сети Интернет и иным способом использовать результат интеллектуальной собственности, защищенный патентом N 116808, исключительное право на который принадлежит Кулигину Е.В.

Не оспаривая факт изготовления пяти экструдеров-004Э, входящих в область патента ИП Кулигина Е.В., продажу четырех из них, ООО "ЭСК" указывает, что изготовление и продажа осуществлена, независимо от ИП Кулигина Е.В., до даты приоритета патента полезной модели, то есть до 22.07.2011.

В силу п. 1 ст.1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой; б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель"; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

В целях доказывания права преждепользования представитель ООО "ЭСК" представил договор поставки N 6 от 02.06.2010, договор поставки N 19 от 15.12.2009, товарную накладную N 1 от 11.03.2010, соглашение N 1 от 03.04.2011, акты приема-передачи оборудования, согласно которым реализованы экструдеры в количестве четырех штук.

В качестве доказательств изготовления пяти экструдеров до даты приоритета представитель ООО "ЭСК" представил товарные накладные N 3-228 от 24.03.2010, N 3642 от 25.03.2010, N Т-0294 от 31.03.2010, N 201 от 31.03.2010, N 754 от 31.03.2010, N 213 от 02.04.2010, N Т-0343 от 12.04.2010, N Т-0345 от 12.04.2010, N Т-0342 от 12.04.2010, N 414 от 11.06.2010, N 782 от 15.06.2010, N 454 от 25.06.2010, N 944 от 28.06.2010, N 13 от 30.06.2010, N 1268 от 22.07.2010, N 519 от 23.07.2010, N 10581 от 26.07.2010, N 643 от 09.08.2010, N БИ-11683 от 25.08.2010, N 12988 от 30.08.2010, N БИ-11682 от 25.08.2010, N 616 от 03.09.2010, N 2506 от 10.09.2010, N 13877 от 10.09.2010, N 795 от 14.09.2010, N 14234 от 16.09.2010, N 14563 от 21.09.2010, N 14815 от 23.09.2010, N 6549 от 23.09.2010, N Т-0960 от 24.09.2010, N 859 от 29.09.2010, N 9-467 от 30.09.2010, N 946 от 14.10.2010, N 8402 от 24.11.2010, N 3281 от 25.11.2010, N 3023 от 26.11.2010, N 11-361 от 30.11.2010, N 1144 от 30.11.2010, N 19830 от 07.12.2010, N 3462 от 10.12.2010, N 1218 от 15.12.2010, N 20295 от 15.12.2010, N 9045 от 15.12.2010, N 0663 от 22.12.2010, N 20782 от 22.12.2010, N 3638 от 24.12.2010, N 3656 от 28.12.2010, N 12-326 от 28.12.2010, N 1012 от 24.03.2010, N 934 от 11.03.2010, N 35 от 22.09.2010.

По ходатайству представителей сторон судом назначена комиссионная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "Независимая экспертиза" Шилову В.В. и эксперту Удмуртской торгово-промышленной палаты Кулемину А.С. На разрешение экспертам поставлен вопрос: "Возможно ли из материалов, указанных в представленных ООО "Энергетическая сетевая компания" документах (товарные накладные N 3-228 от 24.03.2010, N 3642 от 25.03.2010, N Т-0294 от 31.03.2010, N 201 от 31.03.2010, N 754 от 31.03.2010, N 213 от 02.04.2010, N Т-0343 от 12.04.2010, N Т-0345 от 12.04.2010, N Т-0342 от 12.04.2010, N 414 от 11.06.2010, N 782 от 15.06.2010, N 454 от 25.06.2010, N 944 от 28.06.2010, N 13 от 30.06.2010, N 1268 от 22.07.2010, N 519 от 23.07.2010, N 10581 от 26.07.2010, N 643 от 09.08.2010, N БИ-11683 от 25.08.2010, N 12988 от 30.08.2010, N БИ-11682 от 25.08.2010, N 616 от 03.09.2010, N 2506 от 10.09.2010, N 13877 от 10.09.2010, N 795 от 14.09.2010, N 14234 от 16.09.2010, N 14563 от 21.09.2010, N 14815 от 23.09.2010, N 6549 от 23.09.2010, N Т-0960 от 24.09.2010, N 859 от 29.09.2010, N 9-467 от 30.09.2010, N 946 от 14.10.2010, N 8402 от 24.11.2010, N 3281 от 25.11.2010, N 3023 от 26.11.2010, N 11-361 от 30.11.2010, N 1144 от 30.11.2010, N 19830 от 07.12.2010, N 3462 от 10.12.2010, N 1218 от 15.12.2010, N 20295 от 15.12.2010, N 9045 от 15.12.2010, N 0663 от 22.12.2010, N 20782 от 22.12.2010, N 3638 от 24.12.2010, N 3656 от 28.12.2010, N 12-326 от 28.12.2010, N 1012 от 24.03.2010, N 934 от 11.03.2010, N 35 от 22.09.2010), изготовить экструдеры-004Э, реализованные по договору поставки N 6 от 02.06.2010 (в количестве 1 штуки), договору поставки N 19 от 15.12.2009 (по товарной накладной N 1 от 11.03.2010 в количестве 1 штуки), переданные по акту N 1 приема-передачи оборудования от 03.04.2011 к соглашению N 1 от 03.04.2011 (в количестве 2 штук)?"

Иных вопросов для подтверждения права преждепользования, объема преждепользования представителем ООО "ЭСК" при назначении экспертизы не предложено.

Представитель ООО "ЭСК" настаивает, что до даты приоритета изготовлено пять экструдеров, четыре из которых проданы также до даты приоритета.

При этом, все пять экструдеров изготовлены из материалов, приобретенных по накладным, представленным в материалы дела, и переданным экспертам.

По итогам проведения экспертизы экспертом ООО "Независимая экспертиза" Шиловым В.В. сделан вывод, что из материалов, указанных в представленных товарных накладных, возможно изготовить один экструдер. Большее количество изделий (экструдеров-004Э) изготовить не представляется возможным по причине недостатка материала и комплектующих, указанных в товарных накладных.

Экспертом Удмуртской торгово-промышленной палаты Кулеминым А.С. сделан вывод, что из материалов, указанных в представленных товарных накладных, изготовить экструдеры-004Э, реализованные по договорам поставки N 6 от 02.06.2010, N 19 от 15.12.2009, переданные по акту N 1 от 03.04.2011 к соглашению от 03.04.2011, изготовить невозможно.

В заседании суда первой инстанции эксперты поддержали выводы, изложенные в экспертных заключениях.

Исследовав в судебном заседании экспертные заключения, заслушав пояснения экспертов и представителей сторон, суд пришел к выводу о том, что из представленных ООО "ЭСК" документов невозможно сделать вывод об изготовлении ООО "ЭСК" даже одного экструдера, входящего в область патента ИП Кулигина Е.В., до даты приоритета патента на полезную модель. Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции апелляционный суд не усматривает.

Суд правомерно принял в качестве надлежащего доказательства по делу заключение эксперта Кулемина А.С. в связи со следующим.

При вынесении заключения экспертом Кулеминым А.С. учтено, что часть комплектующих и материалов по накладным приобретена по времени после реализации экструдеров по договору поставки N 6 от 02.06.2010 (в количестве 1 штуки), договору поставки N 19 от 15.12.2009 (по товарной накладной N 1 от 11.03.2010 в количестве 1 штуки), по акту N 1 приема-передачи оборудования от 03.04.2011 к соглашению N 1 от 03.04.2011. Экспетом Шиловым В.В. данное обстоятельство не учитывалось.

Экспертом Кулеминым А.С. при вынесении заключения учтено, что приобретенные по товарным накладным основные материалы и комплектующие не соответствуют по техническим характеристикам материалам и комплектующим, указанным в конструкторской и технической документации (паспорт на 61 листе с чертежами). При этом, эксперт пояснил, что если изготовителем заменяются какие-либо материалы, если они не нарушают взаимозаменяемость изделия с изделиями, изготовленными ранее, то в конструкторскую документацию должны быть внесены изменения. Если хотя бы для одного изделия изменение документа окажется неприемлемым, то на изменяемое изделие должен быть выпущен новый документ с новым обозначением согласно п. 4.2, 4.4 ГОСТ 2.503-2013 "Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений".

Эксперт Шилов В.В. в судебном заседании пояснил, что при даче заключения принимал во внимание возможность взаимозаменяемости комплектующих и материалов по данным из сети Интернет. Между тем, доказательств возможности взаимозаменяемости комплектующих и материалов для изготовления экструдера-004Э, входящего в область патента ИП Кулинина Е.В., суду не представлено.

Кроме того, в судебном заседании представитель ИП Кулигина Е.В. представил возражения на заключение эксперта Шилова В.В. (исх. б\н и без даты), в которых указал, что в его заключении имеется таблица N 4, в которой соотносятся материалы, приобретенные по товарным накладным, с деталями экструдера, которые могут быть изготовлены из данных деталей. Между тем, в таблице N 4 указаны номера накладных, по которым приобретены детали, но в этих накладных таких деталей не имеется.

В судебном заседании эксперт Шилов В.В. пояснил, что данные расхождения являются техническими ошибками.

Ввиду того, что таких расхождений значительное количество, а также в связи с тем, что при проведении экспертизы экспертом Шиловым В.В. не учитывался тот факт, что часть комплектующих и материалов по накладным приобретена по времени после реализации экструдеров по договору поставки N 6 от 02.06.2010, договору поставки N 19 от 15.12.2009, по акту N 1 приема-передачи оборудования от 03.04.2011 к соглашению N 1 от 03.04.2011, суд предложил сторонам выразить свое мнение относительно возможности и необходимости назначения по делу дополнительной экспертизы на основании ст. 87 АПК РФ.

Представители сторон в судебном заседании не выразили готовности и не настаивали на назначении по делу дополнительной, либо повторной экспертизы, и оплаты ее стоимости.

Учитывая изложенное, суд вопреки доводам жалобы ответчика правомерно принял экспертное заключение Кулемина А.С. в качестве надлежащего доказательства того, что из представленных ООО "ЭСК" документов невозможно изготовить экструдер-004Э.

Поскольку иных доказательств наличия права преждепользования ООО "ЭСК" в материалы дела не представлено (ст. ст. 9, 65 АПК РФ), в удовлетворении встречных исковых требований судом правомерно отказано.

При этом, судом учтено, что в ходе рассмотрения спора ООО "ЭСК" настаивало, что до даты приоритета патента на полезную модель им изготовлено пять экструдеров, входящих в область патента ИП Кулигина Е.В., четыре из которых реализовано, а пятый находится у ООО "ЭСК".

Поскольку доказательств того, что данные экструдеры изготовлены и реализованы до даты приоритета патента на полезную модель, один из экструдеров находится у ООО "ЭСК", осматривался при проведении экспертиз, суд первой инстанции правомерно заключил, что он изготовлен после даты приоритета патента на полезную модель (доказательств обратного суду не представлено).

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. Суд правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку, с которой суд апелляционной инстанции согласен. Само по себе несогласие с оценкой исследованных судом документов, о чем идет речь в апелляционной жалобе, основанием для удовлетворения апелляционной жалобы не является.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст.270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по государственной пошлине в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы, в соответствии со ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27 июля 2015 года по делу N А71-9014/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Н.П. Григорьева М.Н. Кощеева