Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2015 г. N 09АП-44727/15

г. Москва

23 ноября 2015 г.

Дело N А40-108877/14

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 ноября 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Профессионалы недвижимости"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 августа 2015 года

по делу N А40-108877/14, принятое судьёй Мищенко А.В.

по иску ООО "Инвестиционная группа "Коперник"

к ООО "Профессионалы недвижимости"

третьи лица: 1.ЗАО "РСИЦ, 2.общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"

о нарушении прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Шулов С.В. (доверенность от 28.05.2015)

Поленова Е.В. (доверенность от 28.05.2015)

от ответчика: Жукова Л.В. (доверенность от 11.11.2014)

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "Коперник" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Профессионалы недвижимости" (с учетом уточнения предмета в порядке ст. 49 АПК РФ) об обязании прекратить использование товарных знаков МИАН по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 и сходных с ними до степени смешения обозначений в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, в том числе: в рекламных кампаниях в сети Интернет, в HTML коде страниц интернет сайтов предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайтов, в гиперссылках и при других способах адресации, предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки МИАН, в качестве ключевых слов в поисковых системах сети Интернет, предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, доменных именах www.mian.ru, миан.рф. в адресах электронной почты и иных средствах электронной связи, используемых в процессе оказания услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, опубликовать в интернет-издании РБК недвижимость на сайте realty.rbc.ru опровержение того, что ООО "Профессионалы недвижимости" являются агентством недвижимости МИАН, работающим с 1995 года и переименованным из МИАН в МИАН24 в 2013 году, взыскании компенсации 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 200573, 354990, 354991, 395056. Кроме того, заявил о возмещении судебных издержек в размере 200 000 руб.

Решением суда от 04 августа 2015 г. исковые требования удовлетворены частично, ООО "Профессионалы недвижимости" обязано прекратить использование товарных знаков МИАН по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 и сходных с ними до степени смешения обозначений в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, в том числе: в рекламных кампаниях в сети Интернет, в HTML коде страниц интернет сайтов предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайтов, в гиперссылках и при других способах адресации, предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки МИАН, в качестве ключевых слов в поисковых системах сети Интернет, предлагающих потребителю товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, доменных именах www.mian.ru, миан.рф. в адресах электронной почты и иных средствах электронной связи, используемых в процессе оказания услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Общество с ограниченной ответственностью "Профессионалы недвижимости" обязано удалить товарные знаки МИАН и сходные с ними до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки МИАН, в том числе с документации, визитных карточек, рекламы, вывесок рекламных объявлениях в сети Интернет.

С общества с ограниченной ответственностью "Профессионалы недвижимости" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "Коперник" взыскано 500 000 руб. компенсации, 11 200 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 100 000 руб. в возмещение судебных издержек. В удовлетворении остальной части иска и возмещении издержек отказано. С общества с ограниченной ответственностью "Профессионалы недвижимости" в федеральный бюджет взыскана госпошлина в размере 1 600 руб. С общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "Коперник" в федеральный бюджет взыскана госпошлина в размере 47 200 руб.

При этом суд пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056.

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, факт использования ООО "Профессионалы недвижимости" товарных знаков по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, не подтвержден, каких-либо доказательств данного факта в материалах дела не имеется, спорным решением данный факт также не установлен.

Судом в резолютивной части решения не указано, какие обозначения были признаны судом сходными до степени смешения в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки.

Судом первой инстанции в решении удовлетворены требования, не заявленные истцом, а именно: "Прекратить использование товарных знаков МИАН по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 и сходных с ними до степени смешения обозначений в доменных именах www.mian.ru, миан.рф" Судом неправильно распределены судебные издержки.

Истец просит решение суда оставить в силе, представил письменные пояснения по апелляционной жалобе.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения от 04 августа 2015 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "Коперник" является правообладателем товарных знаков МИАН, МИАН агентство недвижимости по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 с приоритетом 11.02.2008, 30.07.2008 соответственно, в отношении товаров/услуг 16 (печатная продукция), 36 (операции с недвижимостью) классов МКТУ на основании договора отчуждения N РД0142503.

ООО "Профессионалы недвижимости" является администратором доменных имен mian.ru, миан.рф. что подтверждается справками регистратора и не оспаривается первым.

Согласно протоколу осмотра сайта от 05.06.14 представлена рекламная информация об оказании услуг, однородных услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки, а также однородных товаров.

Помимо данного протокола в дело приобщены печатная продукция Ответчика: флайер двустронний, листовка Нахабино, плакат при входе, фото рекламы Ответчика на штендере, визитка сотрудника Ответчика, фото вывески на здании и в офисе Ответчика.

В этой связи, довод апелляционной жалобы о том, что истцом не доказаны факты нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 отклоняется судебной коллегией.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования, в том числе, о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование своего средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации, осуществляемое без согласия правообладателя, является незаконным.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п.1 ч.3 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В результате сравнительного анализа товарных знаков истца и противопоставленного обозначения mian, миан., используемого в доменном имени, а также рекламе, электронной почте, документации и т.д., суд пришел к обоснованному выводу о сходстве до степени смешения указанного обозначения с товарными знаками и в целом ассоциируется с ними. При этом у ответчика нет каких- либо законных интересов в отношении доменных имен, администрирование доменов, и также иное использование расценивается как действие, способное каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении деятельности истца.

При этом суд исходил из того, что:

-вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования, товарного знака третьими лицами;

-ответчик не является владельцем одноименного товарного знака, доменное имя не отражает его фирменного наименования;

- доменное имя указывается в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, а также для покупки товаров сторонних организаций.

При выборе доменных имен для сети Интернет, владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах, которое обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию фирменного наименования, которое дает возможность отличать соответственно товары одних юридических лиц от однородных товаров и услуг других юридических лиц.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, которое сходно с товарным знаком другого лица, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Действия ответчика создают угрозу нарушения права истца на добросовестную конкуренцию, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право использовать его для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки первого истца, аналогичной его деятельности, приводят к невозможности реализации им своих исключительных прав в сети Интернет как владельца фирменного наименования и товарных знаков;

-доменное имя не является объектом исключительных прав, следовательно, сам факт регистрации домена до даты возникновения исключительных прав на средства индивидуализации не является основанием для отказа в защите исключительных прав;

- доказательства того, что нарушитель прекратил использовать обозначение на документации и т.д. не представлено, при этом отсутствие запрета создает угрозу нарушения в будущем.

Таким образом, требования истца о запрете использовать и взыскании компенсации правомерны.

Вместе с тем суд посчитал возможным снизить размер компенсации до 500 000 руб.

При определении размера компенсации суд:

-исходил из того, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков;

-учел характер допущенного нарушения, срок нарушения исключительных права, степень вины нарушителя, наличие/отсутствие совершенных ранее нарушений исключительных права первого истца, его вероятные убытки;

-исходил из принципов разумности и справедливости.

Действительно, в резолютивной части решения отсутствует перечисление обозначений, сходных с товарными знаками истца до степени смешения.

Между тем, данное обстоятельство не может свидетельствовать о том, что суд первой инстанции не рассмотрел само требование о запрете использования сходных до степени смешения обозначений, так как запрет на их использование присутствует в резолютивной части, а сами обозначения заявлены истцом в основаниях иска.

Соответственно, ответчик в случае неясности того, в отношении каких непосредственно обозначений принято решение, вправе обратиться в суд первой инстанции за его разъяснением (ст. 179 АПК РФ).

Утверждение ответчика о том, что указание в резолютивной части на "прекратить использование товарных знаков МИАН по свидетельствам N N 200573, 354991, 395056 и сходных с ними до степени смешения обозначений в доменных именах www.mian.ru, миан.рф" свидетельствует о рассмотрении дела не по заявленным требованиям, отклоняется судебной коллегией, поскольку суд первой инстанции, применив иной способ изложения заявленных истцом уточненных исковых требований общего характера (п.п. 1, 5, 6, 7, 8), по сути, их конкретизировал с целью ясности и исполнимости судебного акта, а не выходил за их пределы, как необоснованно считает заявитель жалобы.

Соответственно, положения ст. 49 АПК РФ судом первой инстанции не нарушены.

Мнение ответчика о неверном распределении судебных расходов отклоняется судом апелляционной инстанции, так как при частичном удовлетворении требований неимущественного характера установление арифметической пропорции невозможно.

С учетом того, что сам ответчик в жалобе признает обоснованность расходов на оплату услуг представителя в сумме 140 000 руб., отнесение на него - 100 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, исходя из того, что большинство требований неимущественного характера были удовлетворены, не может нарушать положений ст. 110 АПК РФ.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 августа 2015 года по делу N А40-108877/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова