Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2015 г. N 06АП-5752/15

г. Хабаровск

17 декабря 2015 г.

А73-4343/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 декабря 2015 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Иноземцева И.В.

судей Гричановская Е.В., Дроздовой В.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бутенко А.А.

при участии в заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь": не явились;

от Общества с ограниченной ответственностью "Агентство печати "Экспресс": Глухов И.С., директор;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Агентство печати "Экспресс"

на решение от 28.08.2015

по делу N А73-4343/2015

Арбитражного суда Хабаровского края

принятое судьей Бутковским А.И.

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Агентство печати "Экспресс"

о взыскании 50 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ОГРН 1107746373536, ИНН 7717673901, место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 3, далее- ООО "Маша и Медведь", истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Агентство печати "Экспресс" (ОГРН 1052701315996, ИНН 2721132078, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9, далее- ООО "Агентство печати "Экспресс", ответчик) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Маша" по свидетельству N 505856, "Медведь" по свидетельству N 505857, "Маша" по свидетельству N 388157, "Медведь" по свидетельству N 385800, аудиовизуальное произведение "Весна пришла!" (по 10 000 руб. за каждое нарушение), расходов на приобретение вещественного доказательства- в размере 70 руб. (с учетом уточнения иска, принятого судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 28.08.2015 иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда, ООО "Агентство печати "Экспресс" обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

В обоснование жалобы приводит доводы о недоказанности введения в оборот пенала со спорными изображениями, не совершении ответчиком действий, связанных с их производством, поскольку пенал приобретен легально по договору у оптового поставщика.

По мнению ответчика, истец обязан был представить доказательства незаконного введения товара в оборот производителем, который не установлен, поскольку упаковка от товара не представлена. При легальном введении товара в оборот, все последующие перепродажи исключительных прав истца не нарушают.

Также указывает, что одинаковые изображения "Маши" и "Медведи" зарегистрированные в качестве товарных знаков, теряют свою различительную способность, и их тиражирование правообладателем является злоупотреблением правом. По указанным основаниям, можно утверждать только о нарушении прав и взыскании компенсации за незаконное использование двух товарных знаков.

Отзыва на жалобу не предоставлено.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2015 апелляционная жалоба принята к производству, дело к судебному разбирательству назначено на 09 часов 40 минут. Информация об этом размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика настаивал на доводах жалобы и отмене решения суда.

ООО "Маша и Медведь", извещенное о рассмотрении апелляционной жалобы надлежащим образом, явку своего представителя не обеспечило. В соответствии с правилами статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится без участия истца.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Согласно сведений Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ООО "Маша и Медведь" является правообладателем исключительного права на товарный знак "Маша" в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (свидетельство от 31.08.2009 N 388157, приоритет товарного знака 20.01.2009, дата истечения срока правовой охраны 20.01.2019); товарный знак "Медведь" в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (свидетельство N 385800, приоритет товарного знака 20.01.2009, дата истечения срока правовой охраны 20.01.2019); товарный знак "Маша" в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ (свидетельство N 505856, приоритет товарного знака 14.09.2012, дата истечения срока действия исключительного права 14.09.2022); "Медведь" в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ (свидетельство N 505857, дата приоритета от 14.09.2012, дата истечения срока действия исключительного права 14.09.2022) (далее - товарные знаки).

ООО "Маша и Медведь" на основании лицензионного договора N ЛД-1/2010 от 08.06.2010, заключенным с Кузовковым О.Г. (лицензиар), на срок до 30 июня 2025 года переданы исключительные права использования созданных единоличным творческим трудом лицензиара рисунков "Маша" и "Медведь", которые используются при создании персонажей аудиовизуального произведения - анимационного сериала "Маша и Медведь", в том числе воспроизводить произведения на любые промышленные изделия (сувениры, предметы галантереи, текстильные, трикотажные изделия, игры, игрушки и т.п. ( пункт 2.2.1 договора).

Приложением N 1 к договору являются рисованные изображения "Маши", "Медведя".

С использованием созданных Кузовковым О.Г. персонажей (рисунков) "Маша" и "Медведь" ООО Студия "АНИМАККОРД" был создан мультипликационный сериал "Маша и Медведь" (свидетельство на товарный знак N 388156 от 31.08.2009).

ООО Студия "АНИМАККОРД" исключительные права на мультипликационный сериал "Маша и Медведь" переданы ООО "Маша и Медведь", что подтверждается договором N 010601-МиМ от 08.06.2010, Приложением к свидетельству на товарный знак N 388156 от 23 ноября 2010.

В соответствии с пунктом 2 Приложения N 1 к указанному договору, истцу одновременно с передачей прав на аудиовизуальные произведения переданы в полном объеме исключительные права на все юридически значимые охраняемые элементы аудиовизуального произведения (включая, но не ограничиваясь названием произведения и его отдельных серий, графическим изображением, рисованными изображениями персонажей аудиовизуального произведения, их именами, текстом), независимо от того, поименованы ли они в приложениях к договору.

Исключительное право ООО "Студия "АНИМАККОРД" как лица, организовавшего создание аудиовизуального произведения, возникло на основании договоров авторского заказа, заключенных с режиссёром постановщиком Нефедовой М.Г. (договор N 1/03/09 от 02.03.2009), сценаристом О. Кузовковым (договор N ОК-2/2008 от 01.04.2008) и композитором В. Богатыревым (N АД4/2008 от 16.07.2008).

09.06.2014 ООО "АП "Экспресс" осуществлена реализация товара - пенала, с изображением на нем персонажей сходных до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу по свидетельствам N 505856, N 505857, N 385800, N 388157. В подтверждение факта реализации представлен товарный чек, содержащий сведения о дате покупки, наименовании товара-" пенал детский", количестве товара - 1, цене 70 руб., наименовании продавца, ИНН продавца -2721132078.

В целях самозащиты гражданских прав истцом произведена видеозапись процесса приобретения товара, которая представлена на DVD -диске с видеозаписью процесса покупки. Видеозапись исследована судом.

Товар, в качестве доказательств неправомерного использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу, также был представлен в материалы дела.

На пенале также имеется изображение части аудиовизуального произведения "Весна пришла!". В подтверждение данного факта истец представил скриншот части аудиовизуального произведения.

ООО "Маша и Медведь", полагая, что ответчик нарушает его исключительные права на товарные знаки по свидетельствам N 505856, N 505857, N 385800, N 388157, а также исключительные права на использование аудиовизуального произведения "Весна пришла!", обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, выслушав позицию представителя ответчика изучив материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1477, статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака.

Истцу принадлежат исключительные права на товарные знаки, поэтому ему, как правообладателю, на основании статьи 1484 ГК РФ принадлежит исключительное право их использования в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Не соглашаясь с решением суда, ответчик приводит доводы о том, что регистрация в качестве разных товарных знаков одинаковых персонажей, не имеющих как таковых внешних различий, является злоупотреблением правом.

Вместе с тем, согласно разъяснений, изложенных в пунктах 62 и 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией только в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На момент рассмотрения спора решения антимонопольного органа о нарушении ответчиком части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не имеется.

В пункте 1 статьи 1515 ГК РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, действия лица по распространению контрафактных экземпляров образует самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающих.

Таким образом, продажа товара, для индивидуализации которого используется чужой товарный знак, свидетельствует о неправомерности такого использования.

Приобретение товара для дальнейшей перепродажи по договору поставки, не исключает обязанности сторон такого договора по оформлению правоотношений в связи с использованием исключительных прав на товарные знаки в соответствии с требованиями закона.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора (статья 1489 ГК РФ). Судом установлено, что права на использование товарных знаков ответчику не предоставлялись.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2

Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее -Методические рекомендации) определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Оценив степень схожести реализованного ответчиком товара-пенала с изображенными на ней персонажами "Маша", "Медведь", тождественность графического изображения, внешней формы, сочетания цветов, апелляционный суд приходит к выводу о том, что изображенные на пенале персонажи имеют схожесть до степени смешения с товарными знаками "Маша", "Медведь", принадлежащим истцу по свидетельствам N 505856, N 505857, N 385800, N 388157.

Поскольку установлено, что истец не предоставлял ответчику прав на использование товарных знаков, судом, на основании статей 1225, 1229, 1477, 1484 ГК РФ, обоснованно признан доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав, принадлежащих обществу.

В отношении доводов о нарушении исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Весна пришла!".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1263 ГК РФ, аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ, аудиовизуальные произведения относятся к объектам авторских прав.

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают вышеназванным требованиям (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в том числе аудиовизуального произведения), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (часть 1 статьи 1270 ГК РФ).

Установлено, что истец является обладателем исключительных прав на персонажи (рисунки) "Маша" и "Медведь", и обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение - мультипликационный сериал "Маша и Медведь", включая его персонажей "Маша" и "Медведь".

Права на использование персонажа аудиовизуального произведения "Медведь" ответчику не передавались. Тем самым установлен факт нарушения ООО "Агентство печати "Экспресс" исключительных прав, принадлежащих истцу.

В соответствии с частью 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, указанных в настоящем пункте.

Как предусмотрено в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в редакции на момент совершения нарушения).

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 2).

По правилам, предусмотренным статьей 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение, автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), также вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Ввиду установления факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, требование о взыскании компенсации исходя из минимального размера, установленного законом (10 000 руб. за каждый факт нарушения) в сумме 50 000 руб. удовлетворено правомерно.

В ходе повторной оценки имеющихся доказательств, с учетом доводов заявителя жалобы и установления всех юридически значимых обстоятельств, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установлено.

Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы по жалобе относится на заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 28.08.2015 по делу N А73-4343/2015 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

Е.В. Гричановская В.Г. Дроздова