Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2015 г. N 09АП-51998/15

город Москва

17 декабря 2015 г.

Дело N А40-53708/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 декабря 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.Н. Садиковой, М.Е. Верстовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Бумага СИТИ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2015 года

по делу N А40-53708/2015, принятое судьей Мищенко А.В. (шифр судьи 110-423)

по иску СКА Хайджин Продактс АБ (С-405 03 Гётеборг, Швеция)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бумага Сити"

(ОГРН 1097746078550, 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35/42)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Терес-Сервис"

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Мельников А.В. (доверенность от 09.12.2015),

Сандо Д.В. (доверенность от 09.12.2015)

от ответчика: Гиков С.В. (доверенность от 28.05.2015)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Компания СКА Хайджин Продактс АБ (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Бумага Сити" (далее - ответчик) о запрете использовать промышленный образец N 64483 компании СКА Хайджин Продактс АБ, в том числе предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей втулки артикул: БС-1-200-ПМ, в том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ; об обязании уничтожить товар - втулки артикул:

БС-1-200-ПМ, том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ; опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании промышленного образца; взыскании компенсации в размере 300.000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Терес-Сервис".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2015 года, с учетом определения Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2015 года об исправлении опечатки, исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено использовать промышленный образец N 64483 компании СКА Хайджин Продактс АБ, в том числе предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей втулки артикул: БС-1-200-ПМ, в том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ; на ответчика возложена обязанность уничтожить товар - втулки артикул: БС-1-200-ПМ, том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150.000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что истцом документально не подтвержден источник происхождения втулок, которые являлись предметом экспертного исследования, и их реализация именно ответчиком, в связи с чем заключение патентного поверенного не может являться достаточным и допустимым доказательством, подтверждающим факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Считает, что судом первой инстанции сделан необоснованный вывод об использовании ответчиком двух товарных знаков и, как следствие, неверное определение подлежащей взысканию с ответчика компенсации.

Истец в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на промышленный образец "ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ЦИЛИНДРА" (далее - промышленный образец), зарегистрированный в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16.10.2007 г., с датой приоритета от 18.05.2006 г., патент Российской Федерации N 64483.

Объектом охраны по патенту является заглушка торцевая для цилиндра, характеризующаяся наличием корпуса на основе цилиндра с дискообразным основанием; наличием призматических выступов на боковой поверхности корпуса; отличающаяся наличием трапециевидных углублений в дискообразном основании корпуса и на его боковой поверхности; расположением соответствующих трапециевидных углублений дискообразного основания корпуса и его боковой поверхности на одной прямой; наличием стержня, перпендикулярно выступающего из дискообразного основания, состоящего из трех цилиндрических частей разного диаметра и связанного с дискообразным основанием корпуса усеченно-конической частью.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что в 2013 - 2015 годах ответчик на сайте bumagacity.ru предлагал к продаже и фактически осуществлял продажу полотенец рулонных MATIC на втулке, БС-1-200 П-MATIC, в подтверждение чего истцом представлены протоколы обеспечения доказательств N 77 АБ 4993609 от 11.11.2014 г. и N77 АБ 4993720 от 19.11.2014 г., справка Общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ РУ" от 12.11.2014 г. о принадлежности доменного имени bumagacity.ru; счет на оплату N793 от 22.05.2013 г., товарная накладная N929 от 23.05.2013 г., счет-фактура N854 от 23.05.2013 г.; прайс-лист Общества с ограниченной ответственностью "Бумага-сити" от 01.11.2014 г., товарная накладная N2041 от 27.10.2014 г., счет-фактура N2041 от 27.10.2014 г., счет на оплату N1977 от 24.10.2014 г.; нотариальный протокол осмотра вещественных доказательств N7-135 от 30.01.2015 г., нотариальное свидетельство N 7-129 от 30.01.2015 г., акт N7-130 от 30.01.2015 г. к нему, нотариальное свидетельство N 7-132 и актом N7-133 к нему, в том числе, содержащиеся в них документы: счет на оплату N 106 от 28.01.2015 г., товарная накладная N114 от 30.01.2015 г., счет-фактура N114 от 30.01.2015 г.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 30.01.2015 г.

Согласно заключения патентного поверенного Василец А.К. об использовании промышленного образца "Заглушка торцевая для цилиндра" по патенту Российской Федерации N 64483 во втулке БС-1-200-ПМ (в желтом и белом цветах), в том числе, вместе с полотенцами, система МАТИК, "во Втулке БС-1-200-ПМ (в желтом и белом цветах), введенной в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью "Бумага Сити", 23.05.2013 г., 27.10.2014 г. и 30.01.2015 г. использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 64483.

Поскольку истец не предоставлял ответчику своего согласия на использование промышленного образца по патенту во Втулках БС-1-200-ПМ (в желтом и белом цветах), действия ответчика по предложению их к продаже являются незаконными, нарушают исключительные права истца, что послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы иском по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пункт 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимной связи, установив, в том числе, что введенный оборот ответчиком товар содержит все существенные признаки промышленного образца "Заглушка торцевая для цилиндра" по патенту Российской Федерации N 64483 во втулке БС-1-200-ПМ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о запрете использовать промышленный образец N64483 компании СКА Хайджин Продактс АБ, в том числе предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей втулки артикул: БС-1-200-ПМ, в том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ, а также возложении на ответчика обязанности уничтожить контрафактный товар - втулки артикул: БС-1-200-ПМ, том числе продаваемые совместно с полотенцами, система МАТИК БС-1-200ПМ.

Частично удовлетворяя требования истца о взыскании компенсации в размере 150.000 руб., суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в виде компенсации предусматривает статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции правомерно уменьшил сумму взыскиваемой с ответчика компенсации до 150.000 руб.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом документально не подтвержден источник происхождения втулок, которые являлись предметом экспертного исследования, и их реализация именно ответчиком, в связи с чем заключение патентного поверенного не может являться достаточным и допустимым доказательством по делу, подтверждающим факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, не принимаются апелляционным судом, поскольку опровергаются совокупностью представленных и исследованных судом первой инстанции доказательств. В суде первой инстанции судом с участием сторон исследованы втулки, приобретенные в ходе закупок, а также установлено, что данные втулки идентичны втулкам, исследованным патентным поверенным, что подтверждается фотографиями в заключении патентного поверенного (т.1, л.д. 68-78), отчете детектива (т.1, л.д. 38), протоколе обеспечения доказательств N 77 АБ 4993720 от 19.11.2014 г. (т.1, л.д.130, 151, 162), нотариальном протоколе осмотра вещественных доказательств N 7-135 от 30.01.2015 г. (т.2, л.д. 3, 4,10,11,12). Судом первой инстанции с учетом пункта 3 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации также произведен собственный анализ соответствия всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец N64483 - непосредственно в самих ВТУЛКАХ БС-1-200 П-MATIC (желтый и белый цвет), их фотографиях в заключениях эксперта, отчете детектива, протоколе обеспечения доказательств, нотариальном протоколе осмотра вещественных доказательств. Таким образом, суд первой инстанции, наряду с представленным заключением патентного поверенного, самостоятельно исследовал представленные образцы продукции и пришел к выводу об использовании промышленного образца в изделии. Возможность определения судом использования промышленного образца в продукции, вводимой им в гражданский оборот, подтверждается действующей судебной практикой, в частности, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2015 г. по делу N А40-92869/2013. Судом первой инстанции также установлена связь ВТУЛОК БС-1-200 П-MATIC (желтый и белый цвет) с товаросопроводительной документацией, подтверждающей их ввод в гражданский оборот ответчиком в ходе закупок (т.1, л.д. 14-16, т.1, л.д. 62-65, т.2, л.д. 3,4,10,11,12,107-111). Доказательств обратного ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции сделан необоснованный вывод об использовании ответчиком двух товарных знаков и, как следствие, неверное определение подлежащей взысканию с ответчика компенсации, отклоняются апелляционным судом, поскольку данная техническая опечатка (указание на товарные знаки, а не на промышленный образец) исправлена судом в порядке части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно определению об исправлении опечатки от 12.10.2015 г., что не повлекло за собой изменение его содержания. Оценив представленные доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о присуждении истцу компенсации в размере 150.000 руб., исходя из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, вероятные убытки истца, с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2015 года по делу N А40-53708/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.Н. Садикова М.Е. Верстова