Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2015 г. N 01АП-8330/15

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Владимир

24 декабря 2015 г.

Дело N А11-5155/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 декабря 2015 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Мальковой Д.Г., судей Бухтояровой Л.В., Александровой О.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочуевой К.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" на решение Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015 по делу N А11-5155/2015, принятое по иску Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. (Италия) к обществу с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" (ОГРН 1133316000740) о взыскании компенсации и обязании изменить фирменное наименование,

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Фарал-Рус" - Глюзицкой С.К. по доверенности от 01.06.2015 сроком действия один год, Симонова П.Е. по доверенности от 01.06.2015 сроком действия один год;

от Ф.И.Р. Фабрика Итальяна Радиатори С.р.л. - Гришаева А.В., Разбегаева П.В. по доверенности от 09.12.2014 сроком действия три года,

установил:

Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" (далее - ООО "Фарал-Рус") об обязании ответчика прекратить использовать обозначение "ФАРАЛ" в своем фирменном наименовании ООО "Фарал-Рус" любым способом, изменить фирменное наименование ООО "Фарал-Рус" и взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "FARAL" в составе фирменного наименования в размере 4 568 494 руб.

Решением от 21.10.2015 Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил заявленные требования в полном объеме: обязал ООО "Фарал-Рус" прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" путем исключения данного буквосочетания из фирменного наименования "Фарал-Рус", взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 4 568 494 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Фарал-Рус" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своих возражений заявитель сослался на отсутствие звукового (фонетического), графического (визуального), семантического (смыслового) сходства товарного знака истца и фирменного наименования ответчика. Полагает, что при вынесении обжалуемого решения суд необоснованно не принял во внимание представленные ответчиком результаты социологического исследования. Также обратил внимание апелляционного суда на то обстоятельство, что ООО "Фарал-Рус" помимо производства радиаторов и котлов отопления осуществляет иные виды деятельности, тогда как решением суд фактически запретил ответчику осуществлять все виды деятельности под фирменным наименованием "Фарал-Рус".

Представитель ООО "Фарал-Рус" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение и принять по делу новый судебный акт. Представитель Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. указал на законность и обоснованность принятого по делу решения и несостоятельность доводов заявителя, просил оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав доводы апелляционной жалобы и материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены данного судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. является правообладателем товарного знака, представляющего собой буквенное написание "FARAL", выполненное печатными прописными буквами. Слева от буквенного написания расположены три стилизованные вертикальные линии. Товарный знак может быть воспроизведен в любом цвете и в любом цветовом сочетании.

Данный товарный знак зарегистрирован в Международном бюро всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за N 1032192. Дата регистрации товарного знака - 24.12.2009, ожидаемая дата истечения срока регистрации/продления регистрации - 24.12.2019.

В силу пункта 1 статьи 4 Мадридского соглашения, с даты регистрации, произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Российская Федерация, как правопреемница Союза ССР, является участницей Мадридского соглашения с 01.07.1976.

Статьей 5 Мадридского соглашения закреплено право национального патентного ведомства заявлять о том, что охрана не может быть предоставлена знаку на территории страны полностью либо в части.

Правовая охрана товарному знаку истца на территории Российской Федерации предоставлена 18.02.2011.

Действие вышеуказанного товарного знака распространяется на товары 11 класса МКТУ - устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, печи; радиаторы, содержащие стальные трубы или трубы из литой стали, конвекторы и теплообменники; рамы, компоненты и дополнения к вышеуказанным товарам.

ООО "Фарал-Рус" был зарегистрирован в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации N 11 по Владимирской области 27.06.2013.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что исключительное право истца на товарный знак возникло ранее регистрации ответчика за оспариваемым истцом фирменным наименованием.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации от 31.12.2009 N 197), предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что словесный элемент "Фарал" оспариваемого фирменного наименования является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает начальное положение в соответствующем словосочетании, является оригинальным элементом, который не носит описательного характера. Различие противопоставляемых обозначениях за счет включения в состав оспариваемого фирменного наименования дополнительного словесного элемента "Рус", занимающего последнее место в целом, не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства.

В соответствии с подпунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 N 197 к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

В соответствии с абзацем 5 пункта 3 Методических рекомендаций N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения.

Анализ сравниваемых обозначений (товарного знака "FARAL" и фирменного наименования "Фарал-Рус" по фонетическому критерию показывает, что они являются сходными за счет наличия тождественной части, на которой акцентируется внимание при восприятии.

Согласно подпункту 3 пункта 42 Правил смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В спорном случае самостоятельность значения слова "FARAL/ФАРАЛ" заключается в том, что оно является фантазийным (не несет в себе определенного смысла), то есть является отличимым от других обозначений за счет своей оригинальности.

Довод заявителя апелляционной жалобы о наличии у обозначения "FARAL" по товарному знаку истца определенной семантики носит надуманный характер, в связи с чем подлежит отклонению.

Графические отличия сравниваемых элементов (словесный элемент оспариваемого фирменного наименования "Фарал" в кириллице и принадлежащий истцу товарный знак "FARAL" в латинице), с учетом их фонетического и семантического сходства, не свидетельствуют об отсутствии сходства указанных обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу о сходстве до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца, поскольку в данном случае имеется полное вхождение словесного элемента товарного знака в спорное фирменное наименование, которое прямо относится подпунктом 1 пункта 42 Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных обозначений сходными до степени смешения в целом.

В выписке из торгово-промышленной палаты г. Модены (Приложение N 3 к иску) в статье 4 говорится о том, что "предметом деятельности общества является производство и продажа радиаторов и оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции помещений, а также инженерной сантехники и строительных материалов в целом" (страница 42 Приложения 3 к иску).

Таким образом, истец является юридическим лицом, основным видом экономической деятельности которого являются производство и продажа радиаторов и оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции помещений.

Согласно выписке на ответчика среди кодов ОКВЭД указаны следующие:

28.22 - производство радиаторов и котлов отопления;

28.5 - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроение;

45.33 - производство санитарно-технических работ;

51.47 - оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;

51.53.21 - оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием;

51.54.2 - оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;

52.46.2 - розничная торговля санитарно-техническим оборудованием;

52.62 - розничная торговля в палатках и на рынках;

52.63 - прочая розничная торговля вне магазинов.

При установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Проанализировав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело документы: выписки на истца и ответчика, сведения из сети Интернет, Сертификат соответствия N РОСС RU.AB51.Н00062, а также пояснения представителя ответчика о характере осуществляемой им деятельности, данные в том числе в суде апелляционной инстанции, коллегия судей также приходит к выводу о том. что ответчик является производителем и осуществляет деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.

Наряду с этим судом первой инстанции обоснованно не приняты во внимание результаты социологического исследования, представленные в дело ответчиком, поскольку поставленные перед респондентами вопросы касались сходства или различия непосредственно произведенных истцом и ответчиком однородных товаров (радиаторов), тогда в рамках настоящего дела истец защищает свое право на использование товарного знака в фирменном наименовании.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца об обязании ООО "Фарал-Рус" прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" путем исключения данного буквосочетания из фирменного наименования "Фарал-Рус".

Довод заявителя жалобы о том, что данное требование подлежало удовлетворению лишь в части, а именно в отношении деятельности по производству радиаторов и котлов отопления, является несостоятельным, поскольку анализ иных видов деятельности ответчика показывает, что все они по существу касаются однородных товаров, следовательно, аналогичны видам деятельности истца.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Фарал-Рус" за нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 1032192, определен истцом в сумме 4 568 494 руб. и эквивалентен сумме недополученных истцом лицензионных платежей.

Исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения, приняв во внимание нарушение ответчиком прав истца на товарный знак, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно счел законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации в сумме 4 568 494 руб.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы и аргументы проверены судом апелляционной инстанции и подлежат отклонению на основании вышеизложенные.

Оспариваемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015 по делу N А11-5155/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.Г. Малькова

Судьи

Л.В. Бухтоярова О.Ю. Александрова