Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2016 г. N 09АП-55358/15

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: исковые требования удовлетворены, решение суда первой инстанции отменено

город Москва

20 января 2016 г.

Дело N А40-91934/15

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества "Конструкторско-Технологическое бюро бетона и железобетона"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 октября 2015 года

по делу N А40-91934/15, принятое судьей

по иску Акционерного общества "Конструкторско-Технологическое бюро бетона и железобетона" (ОГРН 1127747141510)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое

Бюро натурных исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций"

(ОГРН 1097847228379)

о защите права на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Захаревич Е.Н. (доверенность от 17.05.2015)

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Конструкторско-Технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций" об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству N 417719 в сокращенном фирменном наименовании в виде запрета на его использование в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования, а также о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 417719 в размере 2 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2015 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 23 октября 2015 года, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Заявитель ссылается на то, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца просил апелляционную жалобу удовлетворить.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие не явившегося ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы считает, что судебный акт подлежит отмене на основании следующего.

Судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака "КТБНИИЖБ" по свидетельству N 417719 с датой приоритета 24.09.2009, зарегистрированного для услуг 37 класса МКТУ (установка и ремонт оборудования) и 42 класса МКТУ ( научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, экспертиза инженерно-техническая).

В обоснование своих требований истец указал, что ответчиком незаконно используется товарный знак "КТБНИИЖБ", поскольку сокращенное наименование ответчика - ООО "КТБ НИИЖБ СК", при этом оказывает услуги по оценке технического состояния и инженерно- геологическим изысканиям. Вышеуказанное подтверждается сведениями, размещенными на официальном сайте госзакупок, об участии ответчика в запросе предложений на выполнение работ по теме "Оценка технического состояния несущих конструкций и инженерно-геологических изысканий на объектах ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", а также квалификационной анкетой ответчика для участия в работе по геотехническому мониторингу строящегося здания и договорной документацией ответчика с указанием сокращенного фирменного наименования.

Сокращенное наименование ответчика - ООО "КТБ НИИЖБ СК" подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что сравнение товарного знака истца и сокращенного фирменного наименования ответчика не дает достаточных оснований о сходстве или тождестве обозначений; сокращенное наименование ответчика написано через пробел и имеет дополнение СК, в связи с чем, визуально обозначение различно.

Кроме того, суд указал, что документы, подтверждающие договорные отношения ответчика с ПАО "Группа компаний ПИК", не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств, поскольку представлены копии, а не оригиналы доказательств.

Суд апелляционной инстанции не согласен с указанными выводами суда первой инстанции.

В части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации оговорено исключительное право лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, работ, услуг, позволяет покупателю отождествлять маркированные товары, работы, услуги с конкретным лицом, вызывает определенное представление о продукции, работах, услугах.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет" (пункт 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Правообладатель вправе по правилам статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя авторских прав, определен в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей право правообладателя требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Законодатель предоставил правообладателю право требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество согласно пункту шестому статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя.

Товарный знак имеет приоритет от 24.09.2009.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 26.08.2009. Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика следует, что сведения о полном и сокращенном наименованиях внесены в единый реестр юрлиц 10.07.2013.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком суд апелляционной инстанции руководствуется Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482. Согласно п.42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. (п.41)

В п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Сравнение товарного знака истца "КТБ НИИЖБ" и сокращенного фирменного наименования ответчика "КТБ НИИЖБ СК" позволили суду апелляционной инстанции прийти к выводу, что имеющиеся отличия, в виде дополнительных "СК" и пробела при написании КТБ НИИЖБ, носят характер второстепенных отличий. Высокая степень сходства обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений друг с другом при использовании в отношении однородных услуг, то есть используемое обозначение в сокращенном фирменном наименовании и товарный знак неизбежно должны восприниматься потребителем, как принадлежащие одному и тому же лицу.

Поскольку нарушение ответчиками исключительных прав истца установлено, судебная коллегия приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований истца в части взыскания с ответчиков суммы компенсации и полагает необходимым взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций" в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в 100 000 руб.

При этом, определяя сумму компенсации, судебная коллегия исходит из принципа разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

На основании изложенного, в силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции от 23 октября 2015 года подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении исковых требований.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2015 года по делу N А40-91934/15 отменить, иск удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций (ООО "КТБ НИИЖБ СК") прекратить незаконное использование товарного знака "КТБНИИЖБ" по свидетельству N 417719 в сокращенном фирменном наименовании в виде запрета на его использование в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования.

Взыскать с ООО "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций (ООО "КТБ НИИЖБ СК") в пользу Акционерного общества "Конструкторско-Технологическое бюро бетона и железобетона" компенсацию в размере 100 000 (ста тысяч) руб., расходы по госпошлине в сумме 7 800 (семь тысяч восемьсот) руб., в остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын