Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2016 г. N 09АП-55330/15

г. Москва

05 февраля 2016 г.

Дело N А40-51226/14

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 февраля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Е.Б. Расторгуева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "КукБукс" и Хазановой Ирины Игоревны на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2015 по делу N А40-51226/14, принятое судьёй Хатыповой Р.А., по иску ООО "Издательство АСТ" к ООО "Кукбукс", третьи лица - ООО "Издательство Астрель", Хазанова Ирина Игоревна, о взыскании 5 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Монаков П.А. (доверенность от 30.07.2015),

от ответчика - Фуфурин Е.А. (доверенность от 10.09.2015),

от третьих лиц - от Хазановой И.И. - Колдашов А.В. (доверенность от 06.10.2015), от ООО "Издательство Астрель" - Монаков П.А. (доверенность от 27.05.2015),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью "Издательство АСТ" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "КукБукс" (далее - ответчик), с учетом увеличения размера исковых требований, об обязании ответчика удалить с сайта cookbooks.ru предложения к продаже книг в серии "шаг за шагом": ISBN: 978-5-98837-031-4; выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями, ISBN: 978-5-98837-030-7; Быстро и просто. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-048-2, Итальянская кухня. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-049-9; Азиатская кухня. Шаг за шагом с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "шаг за шагом", и о взыскании 24 760 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 решение от 07.10.2014 и постановление от 29.12.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость исследования вопроса об использовании ответчиком обозначения "шаг за шагом" в предложении к продаже серии книг на своем сайте, на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права в части охраны авторских прав переводчика, на необходимость оценки названия "шаг за шагом" в качестве самостоятельного творческого труда с учетом права заказчика перевода предъявить требование о доработке или исправлении перевода в случае его непригодности для работы и/или обнародования, а также права на согласованное с переводчиком изменение названия произведения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2015 иск удовлетворен частично: ответчик обязан удалить с Интернет-сайта cookbooks.ru предложения к продаже книг в серии "шаг за шагом": ISBN: 978-5-98837-031-4; выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями, ISBN: 978-5-98837-030-7; Быстро и просто. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-048-2, Итальянская кухня. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-049-9; Азиатская кухня. Шаг за шагом с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "шаг за шагом", взыскано 300 000 рублей компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции сослался на статьи 1252, 1259, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение "Шаг за шагом" являются сходными до степени смешения, в связи с чем возможно их смешение потребителем; товары, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товары, на которых используется спорное обозначение ответчиком, относятся к одному классу, имеют одно назначение, одни условия сбыта, широкий круг потребителей, следовательно, ответчиком нарушается исключительное право истца на товарный знак. Размер компенсации определен судом с учетом характера правонарушения, срока незаконного использования товарного знака истца, степени вины нарушителя, с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Не согласившись с принятым решением, ответчик и третье лицо Хазанова Ирина Игоревна подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал на то, что суд первой инстанции, по его мнению, необоснованно отклонил доводы ответчика о том, что обозначение "шаг за шагом", нанесенное на обложки книг, выпущенных ответчиком, является частью названия литературных произведений - перевода с английского языка на русский язык, выполненного третьим лицом Хазановой И.И., и пользуется правовой охраной (неприкосновенность произведения); переводчик своим творческим трудом создал самостоятельные произведения с собственными названиями (наименованиями); перевод названия произведений имеет оригинальность, что подтверждается представленным ответчиком заключением специалиста. Утверждает, что вывод суда о сходности до степени смешения спорных обозначения и товарного знака не соответствует материалам дела, поскольку товарный знак является комбинированным, а не словесным, сходности расположения названия и товарного знака на обложке книг, характера их изображения, используемых цветов не наблюдается.

Третье лицо - Хазанова И.И. в своей апелляционной жалобе указала на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. Заявитель утверждает, что переведенные на русский язык названия книг ответчика созданы творческим трудом переводчика, являются оригинальными; при осуществлении перевода переводчик не знал и не мог знать о нарушении чьих-либо прав на товарный знак. Полагает, что применению при разрешении спора подлежат нормы гражданского законодательства о защите авторских прав; внесение изменений в произведение без согласия его автора является не допустимым.

В отзыве истца на апелляционные жалобы содержатся возражения на доводы жалоб.

Другие отзывы на апелляционные жалобы лицами, участвующими в деле, не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители ответчика и третьего лица Хазановой И.И. доводы своих апелляционных жалоб поддержали в полном объеме, просили решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца и третьего лица ООО "Издательство Астрель" возражал по доводам, изложенным в жалобах, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2015 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истцу на основании лицензионного договора от 29.08.2012 принадлежат исключительные права на товарный знак "ШАГ ЗА ШАГОМ" по свидетельству N 292308 в отношении товаров и услуг 16 (в том числе книги), 28 и 41 (издание книг, обеспечение воспитательного процесса) классов МКТУ. Приоритет товарного знака 29.07.2004.

Ответчиком осуществлено издание и выпуск в гражданский оборот книг "Выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями", "Быстро и просто. Шаг за шагом", "Итальянская кухня. Шаг за шагом", "Азиатская кухня. Шаг за шагом". Данные произведения предлагаются ответчиком к продаже в сети Интернет на сайте cookbooks.ru.

Истец полагает, что размещенное на книгах словесное обозначение "Шаг за шагом" нарушает исключительные права истца на товарный знак "Шаг за шагом".

Третье лицо Хазанова И.И. утверждает, что ею как переводчиком осуществлен творческий перевод с английского языка четырех книг со следующими оригинальными названиями: "Frame by Frame. Baking", "Frame by Frame. Quick & Easy", "Frame by Frame. Italian", "Frame by Frame. Asian". При этом фраза "Frame by Frame" буквально в английском языке обозначает "кадр за кадром", что не вполне соответствует стилистике русского языка, по мнению переводчика больше отвечает смысловым и стилистическим нормам русского языка фраза "шаг за шагом", которая и была использована в названии переведенных произведений.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что спорное обозначение и товарный знак истца сходны до степени смешения, товары истца и товары ответчика относятся к одному классу, имеют одно назначение, одни условия сбыта, широкий круг потребителей; имеющаяся сходность может вызвать смешение у покупателей, следовательно, ответчиком нарушается исключительное право истца на товарный знак, предназначенный для индивидуализации именно его товаров.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению ввиду следующего.

Фонетическое (звуковое) и семантическое (смысловое) сходство товарного знака истца и части наименования переведенных произведений ("Шаг за шагом") не вызывают сомнения. Ответчик ссылается на отсутствие графического (визуального) сходства.

Действительно, графическое изображение товарного знака истца и части наименования спорных произведений в переводе на русский язык имеют существенное различие по шрифту, расположению на обложке книг, цвету.

Пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о запрете использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком, является вероятность смешения товаров в глазах потребителя.

Истцом представлены доказательства издания им книг, на обложки которых нанесен спорный товарный знак, доказательства введения таких книг в гражданский оборот, то есть истцом доказано наличие в общей товарной массе его товаров, индивидуализированных спорным товарным знаком, в отношении которых могут быть совершены незаконные действия.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что способность обозначения в целом ввести в заблуждение определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе; решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком; формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, оценив возможность смешения товаров истца и товаров ответчика с точки зрения обычного покупателя, пришла к выводу о возможности смешения, с учетом более сильной различительной способности звукового и смыслового факторов в силу широкого употребления и распространенности словосочетания "шаг за шагом".

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что товарный знак "Шаг за шагом" зарегистрирован в установленном законом порядке ранее заключения договоров авторского заказа на перевод оригинальных книг с английского языка (01.02.2012).

Доводы апелляционных жалоб о том, что название переведенных литературных произведений подлежит правовой охране как неотъемлемая часть объектов авторского права, подлежат отклонению ввиду следующего.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами заявителей жалоб о том, что названия произведений созданы творческим трудом переводчика, являются оригинальными с учетом многозначности английской фразы frame by frame и соответствия фразы "шаг за шагом" смысловым и стилистическим нормам русского языка.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции в постановлении от 14.05.2015 не согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что название произведения не может нарушать исключительные права на товарный знак, и прямо указал на неправильное применение апелляционным судом норм материального права, поскольку иск заявлен о нарушении исключительных прав истца на товарный знак, спорное правоотношение в рассматриваемом деле касается использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, спор о защите авторских прав отсутствует.

В силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене судебных актов нижестоящих судов, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

С учетом установленного по настоящему делу спорного правоотношения, суд апелляционной инстанции, отклоняя доводы апелляционных жалоб, отмечает следующее.

Использование в названии книг одной и той же повторяющейся фразы (слова, выражения) создает серийность, а, следовательно, различительную способность книг определенной тематической направленности, что с экономической точки зрения (арбитражный суд является судом, осуществляющим правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) способствует продвижению товара (в данном случае, книг) на рынке сбыта.

В соответствии с пунктами 3.4, 3.6 договоров авторского заказа от 01.02.2012 ответчик (заказчик), в случае непригодности произведения для работы и/или обнародования вправе предъявлять требования о его доработке или исправлении, а также согласовывать с переводчиком изменение названия произведения, ранее согласованное в двустороннем акте.

Ответчик как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, заказавшее перевод книг с английского языка с целью дальнейшего

получения прибыли, действуя разумно, добросовестно и предусмотрительно, мог и должен был узнать, что наименование серии книг в созданном третьим лицом переводе нарушает зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак истца; мог и должен был согласовать с переводчиком, действовавшим по заказу ответчика, изменение названия произведения либо иным способом отказаться от использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2015 по делу N А40-51226/14 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Е.Б. Расторгуев Д.Н. Садикова